Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5078362-87.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SIMONE VILLACA AGUIAR (OAB RJ132231)
ADVOGADO(A): JORGE NOGUEIRA PINTO (OAB RJ079778)
ADVOGADO(A): KEISY INACIO NOGUEIRA (OAB SP475810)
APELANTE: BARRY CALLEBAUT AG (AUTOR)
ADVOGADO(A): SIMONE VILLACA AGUIAR (OAB RJ132231)
ADVOGADO(A): JORGE NOGUEIRA PINTO (OAB RJ079778)
ADVOGADO(A): KEISY INACIO NOGUEIRA (OAB SP475810)
APELADO: ZIMBRO CAFE E CHOCOLATE LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): GABRIEL SALDANHA DE PAIVA (OAB RJ182378)
ADVOGADO(A): MATHEUS CARNEIRO CARDOSO (OAB RJ176315)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por BARRY CALLEBAUT AG E BARRY CALLIBAUT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., com fulcro no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 34 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 70).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO PELO INPI. CONFLITO ENTRE MARCAS MISTAS "Q FERMENTATION" E "CHOCOLATE Q". APLICAÇÃO DOS INCISOS XIX E XXIII DO ART. 124 DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por BARRY CALLEBAUT AG E BARRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra sentença que manteve decisão do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), proferida em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), declarando a nulidade do registro da marca mista "Q FERMENTATION" (registro nº 910.804.931) com fundamento no art. 124, incs. XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A anulação foi requerida por ZIMBRO CAFÉ E CHOCOLATE LTDA., titular da marca "CHOCOLATE Q" (registro nº 830.765.808).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na anulação do registro da marca “Q FERMENTATION”, diante da anterioridade da marca “CHOCOLATE Q”; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da LPI para fundamentar o ato administrativo anulatório praticado pelo INPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza ou imite, total ou parcialmente, marca alheia registrada, quando tal semelhança for suficiente para causar confusão ou associação no público consumidor.
4. O artigo 124, XXIII da LPI também impede o registro de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, especialmente diante de prova da prévia ciência da existência do sinal concorrente.
5. As marcas “Q FERMENTATION” e “CHOCOLATE Q” apresentam identidade no principal elemento distintivo – a letra estilizada “Q” – e estão inseridas na mesma classe de produtos (classe 30), o que potencializa a confusão e a associação indevida por parte do consumidor médio.
6. As expressões “FERMENTATION” e “CHOCOLATE” são descritivas e comuns ao segmento, não conferindo distintividade suficiente para afastar a similitude dos sinais.
7. Restou comprovado nos autos que a apelante tinha conhecimento prévio da marca “CHOCOLATE Q”, o que reforça a incidência do art. 124, XXIII da LPI.
8. A existência de registros de terceiros que contenham a letra “Q” não garante direito subjetivo à manutenção do registro da apelante, sobretudo quando não há identidade de contextos ou elementos distintivos suficientes.
9. A tentativa de caracterizar a marca “Q FERMENTATION” como indicador de processo e não de produto não se sustenta, pois o registro foi requerido como marca de produto e inclui expressamente chocolates e derivados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reprodução de elemento distintivo idêntico em marcas que atuam na mesma classe e segmento mercadológico, com risco de confusão ao consumidor, justifica a nulidade do registro nos termos do art. 124, XIX da LPI.
2. O prévio conhecimento da existência de marca concorrente impede o registro de novo sinal semelhante, atraindo a incidência do art. 124, XXIII da LPI.
3. Elementos descritivos ou genéricos utilizados em conjunto com sinais distintivos idênticos ou semelhantes não afastam o risco de confusão.
4. A nulidade administrativa do registro de marca é legítima quando demonstrada a similitude entre sinais e a má-fé ou conhecimento prévio do requerente.
Os seus embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, busca-se que o Superior Tribunal de Justiça "possa estabelecer a interpretação correta para os enunciados do artigo 122 e inciso II, do artigo 124, da Lei nº 9.279/96 e a sua aplicação aos casos: concreto e análogos para afastar os dispositivos aplicados contidos nos Enunciados dos incisos XIX e XXIII, do art. 124 da Lei mencionada".
Alega que o acordão aplicou as regras contidas nos enunciados dos incisos XIX e XIII, do artigo 124 da Lei nº 9.279/06, mas deixou de observar as limitações contidas no inciso II, do mesmo artigo, que proíbe o registro de letras isoladamente, só o permitindo se revestido de suficiente forma distintiva.
Afirma que o decisum "desprezou a norma da registrabilidade contida no artigo 122, que estabelece a regra, nuclear segundo a qual, a diferença e, a contrario sensu, a imitação, deve ser visualmente perceptível, deslocando, eventual, semelhança gráfica e fonética para fora do plano legislativo, podendo, não obstante, ser objeto de estudo no plano doutrinário, quando for necessário alcançar a finalidade precípua de proteger consumidor, o que não é o caso. Então, a matéria que se pretende submeter ao conhecimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é a aplicação defeituosa dos incisos XIX e XXIII, do art. 124, que contrariaram a norma contida no inciso II, do mesmo e o artigo 122, todos da Lei nº 9.279/96".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Pelas razões expostas, é a presente para requerer:
i) o Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mande processar o presente Recurso Especial e após, vindas ou não, as Contrarrazões, seja o mesmo admitido e remetido ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para conhecimento e julgamento da matéria submetida;
ii) ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, seja recebido e distribuído o presente Recurso Especial para uma das Turmas de Direito Privado;
iii) aos Exmos. Srs. Ministros da Turma:
a) seja dado provimento ao presente Recurso Especial para se anular o v. acórdão recorrido pelas razões expendidas para que outro seja proferido coma integração das questões omissas narradas;
b) caso V. Exas., diante da declaração do acórdão sobre o elemento de destaque das marcas ser a letra “Q”, que é uma impropriedade, pois contraria a norma contida no inciso II, do artigo 124 e, diante da diferença demonstrada entre os itens 50 e 51, que atrai a aplicação do artigo 122, ambos da Lei de Propriedade Industrial, entendam possível aplicar de imediato as normas mencionadas, seja dado provimento ao Recurso Especial para julgar procedente o pedido das Recorrentes;
c) sejam majorados os honorários advocatícios na forma da lei processual.
Contrarrazões nos Eventos 87 e 89.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a'', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
No caso em apreço, deve ser analisado possível conflito entre as marcas mistas e, ambas atuantes no ramo alimentício de chocolates.
Quanto à anterioridade, não há dúvidas de que milita em favor do registro de titularidade da ré/apelada, uma vez que depositada em 2010 e concedida no ano de 2014, ao passo que o pedido de registro das autoras/apelantes foi depositado apenas em 2016.
Como se pode observar, ambas as marcas assinalam produtos ligados ao cacau e têm em comum a presença da letra "Q", que exerce papel preponderante nos sinais. Os demais elementos das marcas "fermentation" e "chocolate" por serem inerentes aos produtos assinalados pelas marcas, não são capazes de imprimir diferenciação aos conjuntos. À mesma conclusão se pode chegar analisando os elementos figurativos de ambos os sinais, visto que a presença do desenho do cacau na marca da apelante não a diferencia da anterioridade.
As apelantes alegam que a marca "Q FERMENTATION" não é utilizada para identificação de um produto final, mas sim para indicar um processo de qualidade na fermentação do cacau. No entanto, tal argumentação contrasta com a realidade do registro concedido, que inclui expressamente os produtos da classe 30, como cacau, cacau em pó, chocolate e derivados.
Assim, as apelantes requereram o registro da marca "Q FERMENTATION" como marca de produto, vinculada a chocolates e derivados. Se seu objetivo fosse a identificação de um processo de qualidade, deveria tê-la registrado como marca de serviço (classe 42), ou de certificação, o que não foi feito. O seu pedido de registro identifica cacau, cacau em pó, produtos à base de cacau, bebidas e aditivos alimentares à base de cacau ou principalmente constituídos de cacau e chocolate.
O INPI, no âmbito do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), concluiu pela nulidade do registro n.º 910.804.931, ao entender que as marcas em conflito possuem o mesmo elemento distintivo – a letra "Q" – e são aplicáveis a produtos da classe 30, consistindo, portanto, em sinais semelhantes para identificar produtos idênticos ou muito semelhantes, o que geraria risco de confusão e associação indevida por parte dos consumidores (processo 5078362-87.2022.4.02.5101/RJ, evento 22, OUT2).
Portanto, no que tange a possibilidade de convivência entre os sinais, identifica-se facilmente que os registros em conflito apresentam identidade total no que diz respeito ao seu elemento distintivo, a letra "Q" em forma estilizada, além do que ambas são acompanhadas dos termos comuns "FERMENTATION" e "CHOCOLATE", o que sugere no consumidor que são marcas complementares, pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Chamo a atenção que ainda que a marca da ré/apelada não inicie com a letra "Q", a impressão geral é que são marcas complementares, pois o elemento "Q" é o que atrai a atenção do público: (...)
Além disso, embora o registro anulando também seja de apresentação mista, não é dotado de elementos capazes de lhe conferir distintividade em relação à marca da ré/apelada, já que o elemento principal de ambas é o termo "Q", que se encontra em sinal de destaque, seguidos de expressões descritivas para o segmento de chocolates (fermentation; chocolate), portanto, irregistráveis.
Destaco que, ao contrário do que argumenta o apelante, alguns dos registros de terceiros mencionados na apelação contendo a letra "Q" estão extintos e/ou possuem suficiente distintividade no seu conjunto, situação que não se assemelha ao conflito dos autos, pelo que não há que se falar em violação à isonomia. Mesmo que fosse o caso de eventual equívoco anterior da autarquia na concessão dos registros apresentados, tal não confere ao autor/apelante o direito subjetivo de exigir o restabelecimento do registro da sua marca, uma vez que a isonomia não pode se pautar na ilegalidade.
Sustenta a apelante ser incabível a aplicação do inciso XXIII, artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, no decisium combatido proferido pela 1ª Ré, pois muito antes das litigantes outras titulares utilizavam “Q” para assinalar chocolates, pois a data mais antiga que está em destaque no quadro acima data de 1982!
Extrai-se do inciso XXIII do artigo 124 da LPI a existência de um amplo mecanismo de proteção: (i) à marca não registrada, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão da sua atividade; (ii) ao consumidor final, que fica suscetível de confundir ou associar as marcas objeto de indevida imitação ou reprodução; (iii) à livre concorrência, uma vez que se busca extirpar determinado comportamento parasitário relacionado a ativos intelectuais.
A incidência do inciso XIX do art. 124 da LPI já é suficiente para a nulidade da marca ""Q FERMENTATION", no entanto, como demonstrado pela ré/apelada, a autora/apelante possuía conhecimento da existência da marca da autora, o que atrai a incidência do inciso em questão (XXIII).
De acordo com e-mail juntado pela apelada no processo 5078362-87.2022.4.02.5101/RJ, evento 36, ANEXO15, verifica-se que no ano de 2011, no dia 12 de maio, a Chef Samantha Aquim, do "CHOCOLATE Q", foi convidada para ministrar uma palestra na Universidade de São Paulo – USP, oportunidade em que esteve presente um representante da autora/apelante (Fábio Mello), o qual fez elogios à palestra, tendo inclusive oferecido carona à Sra. Samantha, sendo certo que após, ambos mantiveram contato por e-mail (processo 5078362-87.2022.4.02.5101/RJ, evento 36, ANEXO15).
No mesmo sentido, o parecer técnico do INPI (processo 5078362-87.2022.4.02.5101/RJ, evento 22, OUT2): (...)
Pontuo que o fato de a apelante ter sua marca registrada em outros países não implica a automática concessão do registro da mesma marca no Brasil, se há prejuízos a registros anteriores de terceiros (Artigo 6 quinquies, B.1 da CUP), circunstância esta que restou evidenciada no caso.
Logo, ao contrário do que defende a autora/apelante, o contexto apresentado pela ré/apelada me permite presumir que a empresa autora/apelante não poderia deixar de razoavelmente conhecer a marca "Q CHOCOLATE", em desacordo com o inciso XXIII do artigo 124 da LPI.
Assim, diante da possibilidade de risco de confusão e associação indevida entre as marcas da apelante e da apelada, já que possuem afinidade mercadológica sendo, portanto, concorrentes, uma vez que são voltadas para atender o mesmo público consumidor, conclui-se pela impossibilidade de convivência pacífica entre os signos marcários.
Em conclusão, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão de nulidade do ato administrativo que anulou o registro nº 910.804.931 para a marca mista da autora/apelante "Q FERMENTATION", uma vez que concedido em desacordo com os incisos XIX e XXIII do artigo 124 da LPI.
Ademais, consignou-se o seguinte no voto condutor dos embargos de declaração:
Observa-se que limitaram-se as embargantes a retomar os fundamentos já expostos em sede de apelação, discordando da interpretação adotada pela Turma, mas sem apontar objetivamente quais matérias relevantes e controvertidas teriam sido efetivamente ignoradas pelo julgado.
Cabe ainda destacar que os embargos de declaração opostos deixaram de apresentar indicação clara e precisa de qual seria o trecho do acórdão que teria incorrido no vício da omissão ou contradição.
É certo ainda que, como destacado pelo embargado ZIMBRO CAFÉ CHOCOLATE LTDA-EPP (evento 59, CONTRAZ1), "a bem da verdade, os presentes Embargos sequer preenchem os requisitos legais para sua admissibilidade, uma vez que não restou apontando de forma clara qual (ou quais) seriam os vícios contidos no v. Acórdão e que precisariam ser sanados".
O acórdão embargado, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, examinou de forma suficiente e adequada os três critérios fundamentais para a análise de colidência marcária: grau de semelhança entre os sinais, semelhança entre os produtos e possibilidade de confusão ou associação pelo público consumidor.
Inclusive, as marcas foram analisadas todas em seus conjuntos, não tendo nenhuma delas a presença isolada da letra "Q", de modo a atrair a aplicação do inciso II do artigo 124 da LPI.
Constata-se, assim, que os argumentos trazidos pela embargante, expostos no relatório, são, na verdade, uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida por este Tribunal, sendo certo que os embargos de declaração não são a via adequada para compelir o mesmo órgão judicante a reexaminar a causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, ressalta-se que a recorrente não suscitou violação ao art. 1.022, seus incisos ou incisos do seu parágrafo único, do CPC na fundamentação recursal, razão pela qual o apontamento de contrariedade ao citado artigo em momento posterior configuraria, em tese, inovação recursal.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.