Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5091270-79.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: SKYFIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): MONICA ELISA MORO SGARBI (OAB SP298437)
ADVOGADO(A): JORGE VACITE NETO (OAB RJ063592)
ADVOGADO(A): DORIVAL PEREIRA JUNIOR (OAB SP175538)
ADVOGADO(A): LUIZ CARLOS DA SILVA NETO (OAB RJ071111)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES (OAB ES007030)
APELANTE: SKY INTERNATIONAL AG (RÉU)
ADVOGADO(A): ANGELA CRISTINA PINHEIRO PALMER (OAB RJ088231)
ADVOGADO(A): WALTER WHELAN PALMER (OAB RJ128814)
ADVOGADO(A): RODRIGO VARGAS LACERDA (OAB RJ176845)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por SKYFIT ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 28 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 80).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA SEM PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO. IRREGISTRABILIDADE DA MARCA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por SKY INTERNATIONAL AG e SKYFIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante SKYFIT em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da Apelante SKY INTERNATIONAL, requerendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 920.201.490, para a marca mista "SKYFIT ACADEMIA", de titularidade da Apelante SKYFIT, por conflitar com registros de marca de titularidade da Apelante SKY INTERNATIONAL, em violação ao art. 124, V e XIX, da LPI. O MM. Juízo julgou improcedente os pedidos autorais, reconhecendo a violação da marca ao art. 124, V e XIX, da LPI, e extinguiu sem julgamento do mérito a reconvenção apresentada pela SKY INTERNATIONAL por entender que a Justiça Federal não tem competência para declarar a abstenção de uso de marca.
2. A Apelante SKY INTERNATIONAL defende a possibilidade de que a Justiça Federal determine a abstenção de uso da marca "SKY" pela empresa SKYFIT, argumentando que isto está implícito no reconhecimento de irregistrabilidade do sinal.
3. A Apelante SKYFIT alega que o seu sinal marcário não se confunde com as marcas da parte adversa, em especial em razão das diferentes atividades exploradas por cada empresa - academia x tv por assinatura. Afirmando que a marca "SKY" é genérica e fraca e que a sua própria marca "possui elementos nominativos e figurativos fortes em se diferenciar do elemento genérico da apelada", a Apelante SKYFIT requer a reforma integral da sentença, com a concessão de seu registro marcário.
II. Questão em discussão
3. A questão da apelação da SKY INTERNATIONAL consiste em saber se a Justiça Federal possui competência para julgar pedido de abstenção de uso de marca desvinculado de pedido de nulidade de registro.
4. A questão da apelação da SKYFIT consiste em saber se o seu sinal marcário viola a hipótese de registrabilidade do art. 124, V, da LPI.
iii. Razões de decidir
5. Não havendo pedido de nulidade de registro de marca, foge da competência da Justiça Federal julgamento de pedido de abstenção do uso de marca, consoante art. 109, I, da CF e Tema Repetitivo nº 950 do STJ.
6. O art. 124, V, da LPI aplica-se quando o sinal cujo registro se pretende efetuar constitua elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial de terceiros, e quando o seu uso, como marca, seja passível de suscitar confusão ou associação indevida. Não há, como se nota, exigência de exploração do mesmo segmento comercial.
7. Embora o termo "sky" seja palavra de língua inglesa que significa "céu", não podendo ser considerada de propriedade intelectual exclusiva da SKY INTERNATIONAL, há relevante semelhança das marcas da empresa de tv a cabo com o sinal marcário da parte adversa, sendo suscetível de causar associação indevida.
8. Havendo suscetibilidade de associação indevida e utilização de elemento característico do título do estabelecimento comercial, a marca em análise não pode ser registrada por ofensa ao art. 124, V, da LPI.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelações desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 55, e 327, §1º, II; LPI, art. 124, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 950, Segunda Seção, j. 13.12.2017; STJ, REsp nº 1.869.962/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.03.2021.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente aponta "as questões federais que a recorrente pretende sejam analisadas" pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:
a) Da contrariedade ao art. 124, inc. V, da LPI – por não existir risco de confusão entre as marcas, que podem conviver harmonicamente, violou-se o art. 124, inc. V, da LPI;
b) Da contrariedade ao art. 122 da LPI - por fragmentar a marca "SKYFIT ACADEMIA" em sua análise, desconsiderando por completo a impressão do conjunto marcário, a decisão recorrida violou o art. 122 da LPI;
c) Violação ao artigo 124, inc. XIX, da LPI - as marcas da recorrente e da recorrida, não obstante serem compostas pelo termo "SKY", são suficientemente distintas nos seus conjuntos, devendo prevalecer a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado, sem qualquer notícia de confusão pelos consumidores;
d) Violação ao § 1º do art. 489 e 1.022 do CPC - apesar de instado, via embargos de declaração, a se manifestar sobre os critérios legais consagrados por este C. STJ para a aferição de colidência entre marcas, o E. TRF-2 limitou-se a, genericamente, rejeitar os referidos aclaratórios.
Alega que "o acórdão recorrido diverge de decisão do próprio E. TRF-4 em caso idêntico, o que enseja a admissibilidade do presente recurso também pela alínea "c" do já referido art. 105, III da Constituição Federal".
Ao final, "requer-se o recebimento e o processamento do presente Recurso Especial, nos termos das alíneas “a” e “c”, do art. 105 da Constituição Federal de 1988" e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões no Evento 101.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Para se conhecer de recurso especial fundado na alínea c do art. art. 105, III, da CRFB/1988, deve a parte recorrente realizar o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Tais requisitos estão previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que "o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas" (AgInt no AREsp 1623496/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020).
Na hipótese vertente, prequestionou-se o art. 124, V, da LPI e recorrente logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados, ou seja, demonstrou a divergência jurisprudencial.
Além disso, demonstrou-se que, no acórdão recorrido, negou-se o registro da marca “SKYFIT ACADEMIA”, em razão de o sinal ser incompatível com registros anteriores titularizados pela empresa SKY INTERNATIONAL, aplicando as hipóteses de vedação previstas no art. 124 da Lei n. 9.279/1996. 97. Inobstante, tal entendimento parece divergir da interpretação conferida pelo Tribunal Federal da 4ª Região ao mesmo dispositivo legal, ''especialmente quanto à necessidade de análise global do conjunto marcário e à possibilidade de coexistência de marcas com elementos semelhantes''.
Ante o exposto, ADMITO o recurso especial.