Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5071069-37.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: STARA S.A.-INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (AUTOR)
ADVOGADO(A): ELIZON DE AQUINO COSTA (OAB RS028277)
APELADO: JULIO ADAM (RÉU)
ADVOGADO(A): ADELINO SOMAVILLA (OAB RS022915)
ADVOGADO(A): LENI RENILDA PENNING (OAB RS088110)
ADVOGADO(A): LEONARDO WILLIAM PENNING NEWINSKI (OAB RS127472)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, com fulcro no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 14.
A seguir, transcreve-se o acórdão recorrido:
Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR O ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas contra sentença da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente pedido de nulidade da patente de invenção PI 0521063-1, intitulada “Chassi para colheitadeira com suspensão flexível e com direção dianteira móvel”. A apelante pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade da patente por ausência de atividade inventiva ou, subsidiariamente, (ii) a realização de nova perícia judicial com especialista em engenharia agrícola e mecânica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a patente PI 0521063-1 deve ser anulada por ausência de atividade inventiva; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia judicial para a adequada apreciação do mérito patentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invenção é patenteável quando reúne simultaneamente os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI, art. 8º).
4. A atividade inventiva se caracteriza quando, para um técnico no assunto, a solução proposta não decorre de forma evidente ou óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13).
5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, arts. 371, 479 e 480).
6. O laudo pericial judicial apresentou inconsistências, especialmente por extrapolar o campo técnico da patente para veículos agrícolas em geral, em desacordo com a especificidade do invento.
7. O parecer técnico do INPI destacou que a invenção atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva, considerando o problema técnico específico das colheitadeiras agrícolas e o efeito técnico proporcionado pela solução patenteada.
8. A perícia realizada e os pareceres técnicos do INPI constituem elementos suficientes para a apreciação do mérito patentário, sendo desnecessária nova perícia, pois não há demonstração de prejuízo ou lacuna probatória.
9. A decisão de primeira instância examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, inexistindo erro material ou nulidade a justificar a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de patente só pode ser anulada quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
2. O magistrado pode valorar livremente os elementos probatórios constantes dos autos, não estando vinculado ao laudo pericial.
3. A manifestação técnica do INPI goza de especial relevância na análise de nulidade de patente, por se tratar de autarquia especializada e desinteressada no resultado econômico do invento.
4. A realização de nova perícia é desnecessária quando os elementos probatórios já são suficientes para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 8º, 11, §§ 1º e 2º, 13 e 46; CPC/2015, arts. 371, 479 e 480; Lei nº 5.648/1970, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.214, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020.
Os embargos de declaração desprovidos (Evento 37).
Nesta sede, afirma-se que a controvérsia diz respeito "à correta valoração jurídica da prova pericial e à aplicação dos dispositivos legais que regem a patenteabilidade, especialmente os artigos 8º, 13 e 46 da LPI e os artigos 370, 479 e 489 do CPC".
Argumenta-se que "em vez de prestigiar a prova pericial imparcial, o juízo e o acórdão recorrido optaram por acolher exclusivamente a manifestação administrativa do INPI – parte diretamente interessada no feito –, sem apresentar fundamentação técnica idônea para afastar as conclusões do expert judicial. Tal conduta viola frontalmente o artigo 479 do CPC, que confere valor probatório à perícia judicial e exige motivação específica para sua desconsideração, bem como o artigo 489, §1º, IV, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os fundamentos relevantes deduzidos pelas partes e evidenciados pela prova técnica".
Destaca-se que "o artigo 46 da LPI estabelece que é nula a patente concedida em desacordo com os requisitos legais. A ausência de atividade inventiva, devidamente constatada por perícia judicial, impõe a nulidade da patente em questão, não podendo prevalecer a presunção relativa de legalidade do ato administrativo do INPI quando há prova técnica em sentido contrário. (...) Portanto, a manutenção da patente PI 0521063-1, apesar da inequívoca ausência de atividade inventiva, representa violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do devido processo legal e da ampla defesa técnica, impondo-se a sua nulidade em respeito ao ordenamento jurídico e à segurança jurídica".
Conclui que "não se trata de revolver fatos ou provas, mas de verificar se houve correta aplicação dos dispositivos legais (arts. 13 e 46 da LPI; arts. 370, 479 e 489 do CPC) diante de prova já incontroversa. A jurisprudência do STJ admite a revaloração da prova como questão de direito, afastando a incidência da Súmula 7/STJ quando o que se discute é a valoração jurídica da prova pericial e não sua rediscussão fática".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:
a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido, declarando a nulidade da patente PI 0521063-1, por ausência de atividade inventiva (arts. 13 e 46 da LPI), ou subsidiariamente, determinar a realização de nova perícia judicial, com especialista em engenharia agrícola e mecânica (art. 370, parágrafo único do CPC).;
b) O reconhecimento das violações aos arts. 13 e 46 da LPI, arts. 370, 479 e 489 do CPC.
Contrarrazões nos Eventos 57 e 59.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu a controvérsia a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo o que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Como muito bem elucidado pelo magistrado de primeiro grau, cumpre registrar que na apreciação da atividade inventiva de uma patente de invenção é observado se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa uma solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é elaborada de tal forma, que um especialista no assunto não a adotaria, consoante art. 13, da LPI.
O teste da motivação criativa determina a presença de inventividade numa patente, ou seja, se a invenção tem ou não o requisito de criatividade que um invento deve possuir, contudo esse não é o único método para determinar a presença de inventividade. Entretanto, esse não é o único método de determinação, e o juiz não está adstrito ao laudo técnico judicial.
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas de forma fundamentada, sem estar adstrito a conclusões que a parte considere mais favoráveis e na livre apreciação da prova, o julgador não se ache adstrito aos laudos periciais, podendo, para o seu juízo, valer-se de outros elementos de prova existentes nos autos.
Em nosso sistema, o direito a haver patente é um direito subjetivo constitucional, conforme preceitua Denis Borges Barbosa quando descreve acerca da Atividade inventiva: objetividade do exame. No caso em tela, não há que se falar em desconsideração sem motivação técnica do magistrado e tão pouco nulidade da patente, pelo fato de não ter sido adotado a análise estabelecida no laudo pericial.
Como muito bem mencionado pelo magistrado da primeira instância, o perito judicial desempenha o trabalho como auxiliar do Juízo, na elucidação da matéria que exige conhecimentos técnicos especiais e se tal requisito é atendido, se um técnico no assunto for capaz de, com base na informação disponível no pedido como depositado, estender o ensinamento específico do relatório a todo o campo reivindicado, usando métodos rotineiros de experimentação ou análise.
Mas segundo os princípios da persuação racional ou do livre convencimento fundamentado (Artigos 479 e 480 do CPC/2015), o juiz não está vinculado e adstrito ao laudo pericial, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, pois pode formar sua convicção com base em outros elementos probatórios coligidos aos autos. Coadunando com o entendimento jurisprudencial do STJ, visto que, no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (artigo 371 do CPC) afere que pode o magistrado indeferir provas que entenda desnecessária, quando ausente justificativa da utilidade do meio de prova pretendido. (STJ, AgInt no AREsp 863214, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020).
O Magistrado destacou ainda a conclusão em sentido contrário do perito judicial foi o entendimento trazido pelo INPI, coadunando com este último, no qual destacou que:
O laudo pericial apresenta inconsistências que afetam diretamente a conclusão apresentada.
(...)
A patente é clara quanto ao problema técnico a ser resolvido em colheitadeiras agrícolas, no entanto, o Perito extrapolou o campo técnico da invenção para qualquer veículo aplicável à indústria agrícola, entendimento este que não possui fundamentação na matéria da Patente em análise.
(...)
Claramente houve um equívoco na determinação do campo técnico da invenção, uma vez que foi desconsiderado que o problema técnico da Patente trata de uma questão específica de colheitadeiras agrícolas, não de veículos agrícolas no geral.
(...)
Constatou-se ainda que o Perito, na análise da atividade inventiva da Patente, em relação aos documentos de anterioridades, deixou de avaliar a invenção como o todo e o efeito técnico proporcionado por esta no campo técnico da invenção em questão, avaliando apenas as características isoladas da reivindicação independente 1, sem contexto com a integralidade da invenção, frente aos documentos do estado da técnica, deste modo, o Perito não avaliou a atividade inventiva da invenção, mas sim a utilização de componentes mecânicos em uma estrutura genérica.
(...)
Diante das inconsistências observadas no Laudo Pericial, sugere-se que o Perito reconsidere a análise realizada, adotando o correto campo técnico da invenção, conforme consta na Patente, bem como realize a análise da atividade inventiva da Patente, observando os critérios estabelecidos na Resolução Nº 169, de 15 de julho de 2016 que institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.
Após a análise do Laudo Pericial, mantém-se a opinião técnica de que a documentação trazida pela Autora na presente Ação não forma impedimento à novidade ou atividade inventiva da matéria protegida pelo PI 0521063-1, nos termos do Art. 8º combinado com Art. 11 da LPI e Art. 8º combinado com Art.13 da LPI, respectivamente.
Dessa forma, sugere-se que seja mantida a Concessão da Patente, em vista das razões apresentadas pela Autora terem sido consideradas insuficientes para a Nulidade da patente de invenção PI 0521063-1" (grifo e destaque nosso).
O entendimento trazido pelo INPI, como acima mencionado, coaduna o entendimento do magistrado de primeira instância, após laudos complementares e análise aprofundada acerca do assunto, bem como, além de considerar que a autarquia possui quadro funcional qualificado e atua, como regra, atuaria de forma desinteressada com relação ao conteúdo econômico da invenção, se manifestou pela manutenção da concessão da patente, tendo apresentado parecer técnico com a conclusão abaixo descrita.
(...)
Com efeito, a sentença apelada enfrentou todas as questões abordadas, fazendo uma análise fundamentada da matéria objeto dos presentes autos. Em verdade, a apelante buscou demonstrar um erro material que não existiu no julgado, por meio de argumentos que são, tão somente, contrários ao entendimento adotado por esta Turma, e se traduzem em mera tentativa de rediscussão da matéria, bem como, a sentença não merece reparos.
Não bastasse isso, o entendimento firmado pelo órgão julgado no sentido de que o juiz não está adstrito às conclusões do perito judicial, podendo, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 e 479 do CPC), valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos constantes dos autos não destoa da compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONJUGADA COM PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL À CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais, sanou omissão apenas para fixar os juros moratórios desde a citação e rechaçou, por inovação recursal, a tentativa posterior de rediscutir ônus sucumbenciais em segundos embargos de declaração.
2. Cerceamento de defesa não configurado, uma vez que a perícia, conjugada com as demais provas, foi considerada técnica e suficiente, e eventual questionamento quanto à imparcialidade do perito não foi arguido oportunamente, a teor do que dispõe o art. 473 do Código de Processo Civil, aplicando-se o livre convencimento motivado previsto no art. 371 do mesmo diploma.
3. Exceção do contrato não cumprido afastada, porque ficou caracterizado o inadimplemento da fornecedora diante de vícios nas embalagens, não havendo prova de obstáculo imputável à contratante, conforme regra do art. 476 do Código Civil.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 2209321 / MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. QUARTA TURMA. DJEN 19/12/2025).
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUSTA RECUSA. INEXISTÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 967/STJ. INADEQUAÇÃO. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
2. O art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao julgador a liberdade de valorar as provas constantes dos autos, desde que de forma fundamentada. A pretensão de rediscutir a valoração das provas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
7. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ. Aplicação das Súmulas 5, 7 e 83/STJ e 284/STF.
8. Agravos conhecidos. Recursos especiais não providos.
(AREsp 2960839 / SP. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO. TERCEIRA TURMA. DJEN 16/12/2025)
Em síntese, o STJ entende que não há violação dos arts. 371 e 479 do CPC quando o acórdão, após examinar a prova pericial, forma convicção própria devidamente motivada. O juiz não está vinculado às conclusões do perito, desde que explicite as razões de sua divergência, como aconteceu no caso em análise.
Assim, a admissibilidade deste apelo especial também esbarra no entrave previsto no Enunciado n. 83 da Súmula do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.