Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5071790-13.2025.4.02.5101/RJ
AUTOR: FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): ALINE SOUZA PERES (OAB RS087050)
ADVOGADO(A): FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)
ADVOGADO(A): MILTON LUCIDIO LEAO BARCELLOS (OAB RS043707)
RÉU: TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA
ADVOGADO(A): RICARDO ABEL GUARNIERI (OAB RJ206794)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S/A em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa TRAMONTINA GARIBALDI SA INDÚSTRIA METALÚRGICA, objetivando a nulidade do ato administrativo de concessão da patente de modelo de utilidade MU BR 20 2018009321-0 "Disposição em caixa organizadora de ferramentas", com base na suposta falta dos requisitos legais de novidade, ato inventivo e ausência das condições legais de suficiência descritiva e fundamentação no relatório descritivo e melhor forma de execução.
Petição inicial (1.1) instruída com procuração, parecer técnico (1.8) e os seguintes documentos, apontados como anterioridades impeditivas:
Documento Título Data LINK
D1 US2010295430 TOOL ORGANIZING DEVICE 25/11/2010 (darta da publicação) 1.5 (com tradução 13.2)
D2 MU7903271 CAIXA-MOCHILA MULTI-USO PARA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COM, ALMOFADA DE ASSENTO E ENCOSTO 03/04/2001 (data de publicação) 1.6
D3 PI 1009599-3 CONJUNTO DE CAIXA DE FERRAMENTAS PARA ARMAZENAMENTO 22/03/2016 (data da publicação Nacional) 1.7
Decisão inicial indeferiu o pedido liminar (4.1).
Contestação da empresa ré (22.1 e 24.1), com procuração, e outros documentos, alegando, preliminarmente, justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica, e, no mérito, a improcedência do pleito autoral.
Contestação do INPI (33.1), com parecer técnico (33.2), arguindo, em preliminar, que sua posição no feito deve ser a de litisconsorte necessário especial, e no mérito, que, reexaminando a questão, por meio da Diretoria competente, entende que não assiste razão à pretensão da demandante.
Petição do INPI (36.1) informando a ocorrência de erro na contagem de prazo em alguns processos no final do ano de 2026, conforme Ofício TRF2 1557771 da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2.ª Região.
Decisão (38.1) tornou parcialmente sem efeito a decisão objeto do evento 30 para afastar a decretação de revelia do INPI.
Réplica (40.1), requerendo a produção de prova pericial.
A empresa ré não se manifestou em provas (47.1), ressaltando resguardar seu direito de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Relatados, decido.
II - Posição do INPI
Entendo, com base em recente e abalizada jurisprudência do e. TRF da 2.ª Região, bem como na Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, que, em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, a posição litisconsorcial de tal autarquia não deve ser a de assistente, mas a de parte ré, sem prejuízo de que eventualmente seja admitida no polo ativo da demanda, caso se faça necessário, com base em precedentes do e. STJ (REsp 1.775.812/RJ, REsp 1.817.109/RJ, REsp 1.865.156/SC, REsp 1.460.516/ES, REsp 1.264.644/RS, REsp 1.378.699/PR, REsp 1.258.662/PR).
III - Pontos controvertidos
Com base na lista de anterioridades fixada no item anterior, delimito os pontos controvertidos da demanda, em que se pretende a nulidade da patente de modelo de utilidade MU BR 20 2018009321-0 para "Disposição em caixa organizadora de ferramentas":
novidade;
ato inventivo;
condições legais de suficiência descritiva e fundamentação no relatório descritivo e melhor forma de execução.
iV - ÔNUS DA PROVA
É ônus da empresa autora a comprovação da ausência dos requisitos de patenteabilidade na concessão da patente de modelo de utilidade BR 20 2018009321-0 para "Disposição em caixa organizadora de ferramentas", ante a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo do INPI concessório da patente.
v - Prova pericial técnica
Defiro o requerimento de produção de prova pericial técnica formulado pela parte autora, nomeando como Perito do Juízo Dr. Luciano Brito Rodrigues, engenheiro mecânico com conhecimentos em propriedade intelectual, e cujo currículo se encontra disponível na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/6141224143641663).
Dê-se ciência ao perito nomeado.
A proposta de honorários deverá ser oportunamente formulada, após a apresentação de quesitos por todas as partes.
No prazo comum de 15 dias (CPC/2015, art. 465, § 1.º), indiquem as partes os seus quesitos e assistentes técnicos.
vi - Metodologia da Prova Pericial
Na elaboração do laudo pericial (CPC/2015, art. 473, III), deverá ser utilizada a metodologia descrita nas Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade (Resolução n. 85, de 11/04/2013).
O perito poderá realizar sua própria busca por documentos. Neste caso, deverá trazer aos autos, em momento anterior à conclusão de seu laudo, aqueles que entender relevantes para o exame da matéria, para que seja oportunizado às partes que sobre eles se manifestem, no prazo previsto no art. 436 do CPC/2015.
vII - Quesitos do Juízo
1. Considerando o disposto no art. 11 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto da patente de modelo de utilidade MU BR 20 2018009321-0?
2. Considerando o disposto no art. 11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica na data do depósito do pedido, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionados pelas partes?
3. Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
4. Considerando o disposto no art. 14 da LPI, a modificação trazida pelo objeto do MU importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto?
5. A matéria do MU importa em melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência? De que maneira?
6. Nos termos do art. 24 da LPI, o relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto? Se for o caso, indica qual a melhor forma de execução?
7. Nos termos do art. 25 da LPI, as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção?
8. Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, é possível reproduzir o objeto da patente com base no relatório descritivo e no quadro reivindicatório?
vIIi - Prova documental
Faculto às partes a produção de prova documental suplementar, no prazo de 15 dias.
Advirto que, após o início dos trabalhos periciais, não mais será admitida a juntada de novos documentos pelas partes, exceto nos termos do art. 435 e seu parágrafo único do CPC/2015, quando devidamente comprovado e motivado que o acesso ao documento não tenha se tornado possível no momento processual próprio para a sua apresentação e que não tenha a parte agido com intuito de ocultação, cabendo de qualquer forma ao Juízo avaliar a conduta de acordo com o princípio da boa-fé (CPC/2015, art. 5º).