Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5069746-26.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA (AUTOR)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 38 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 61).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INPI. SEMELHANÇA FONÉTICA E GRÁFICA ENTRE OS SIGNOS EM CONFLITO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa "INFINITY", na classe 10. O indeferimento fundamentou-se na existência de anterior registro da marca nominativa "INFINITI", pertencente à empresa ré, em razão da similaridade entre os sinais distintivos e do risco de confusão ou associação pelo público consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a distinção entre os signos "INFINITY" e "INFINITI" é suficiente para permitir o registro da marca da apelante; e (ii) avaliar se a especificação dos produtos de cada marca é suficiente para afastar o risco de confusão ou associação, considerando o princípio da especialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise comparativa dos sinais distintivos revela grande similaridade gráfica e fonética entre "INFINITY" e "INFINITI", diferenciando-se apenas pela letra final "Y", o que não é suficiente para conferir distintividade à marca pretendida.
4. O princípio da especialidade não pode ser aplicado para afastar o risco de confusão, pois ambos os sinais assinalam produtos afins, voltados ao setor médico-hospitalar, sendo dirigidos ao mesmo público especializado.
5. A coexistência pacífica das marcas no mercado não garante a ausência de confusão, pois a similaridade entre os sinais pode induzir ao erro quanto à origem dos produtos, comprometendo a segurança do consumidor.
6. O consentimento da titular da marca registrada não vincula o INPI, uma vez que a proteção marcária visa resguardar o interesse coletivo, evitando confusão entre os consumidores, conforme preconiza o art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Os seus declaratórios foram rejeitados (Evento 61).
Nesta sede, a recorrente afirma que o acórdão incorreu em: "(i) violação frontal e direta ao(s): (i.a) arts. 3º, §§ 2º e 3º e 487, III, a’, do CPC – pois a maior interessada, CARDINAL HEALTH (à época, 2010, “CORDIS CORPORATION” – titular da única suposta anterioridade impeditiva apontada pelo INPI, declarou formalmente que concorda com o registro e uso da marca da Recorrente (cf. print abaixo, do referido documento, anexado à inicial da ora Recorrente: anexo 06 do evento 01 dos autos de 1ª instância), tendo concordado tacitamente com a procedência da demanda; (i.b) art. 6º, quinquies, c’ (1), da CUP, pois desconsiderou que a Recorrente utiliza a marca nominativa “INFINITY” para identificar os produtos abarcados em seu pedido de registro há 16 anos – longo período de convivência absolutamente pacífica com a marca da CARDINAL HEALTH, sem qualquer prova de risco de confusão ou associação indevida pelos consumidores: comunidade médica, altamente atenta; (i.c) art. 126 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – pois desconsiderou a fama e projeção mundial da Recorrente e de sua marca “INFINITY’ – que, por sua notoriedade, merece a proteção prevista no referido dispositivo; (i.d) Violou frontalmente o artigo 124, XIX da LPI e o princípio da razoabilidade, pois deu interpretação meramente literal ao artigo e descolada da realidade concreta e da ausência de risco real de confusão; e (ii) aos arts. 11, 371, 489, §1º, I a IV, e 1.022, II inciso II do parágrafo único, e 1.025, do CPC – justamente por ter sido omisso ou carente de fundamentação quanto às premissas supramencionadas, relevantíssimas para a análise e julgamento da apelação interposta pela ora Recorrente – e que, caso tivessem sido devidamente enfrentadas e sopesadas provavelmente conduziriam os i. julgadores a afastar a incidência do art. 124, XIX, da LPI in casu e dar integral provimento ao recurso".
Além disso, "o v. acórdão recorrido atribuiu: (iii) interpretação divergente da atribuída pelo e. STJ sobre a matéria, tendo em vista que há precedente desta Corte no sentido de se permitir a coexistência entre marcas fracas e consideradas evocativas ou sugestivas, ainda que na mesma classe a para identificar produtos idênticos ou afins (especialmente quando há elementos diferenciadores, como in casu: a especificação dos produtos – princípio da especialidade – e alto grau de atenção do público-alvo) – i.e., esta e. Corte entende ser inaplicável o inciso XIX, do art. 124, da LPI em hipóteses como a presente (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020)".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante do exposto, verifica-se que a aplicação literal e descontextualizada da vedação do art. 124, XIX, da LPI, na prática, em restrição desproporcional e injustificada ao direito da Recorrente ao registro de sua marca, com grave prejuízo à livre iniciativa e à função social da propriedade industrial – pilares do sistema brasileiro de marcas.
Por tais razões, requer a Recorrente que esta Colenda Corte corrija a interpretação equivocada do art. 124, XIX, da LPI conferida pelo v. acórdão recorrido, adequando sua aplicação à realidade concreta dos autos, em consonância com os princípios da razoabilidade, especialidade e proporcionalidade.
Ademais, o desprezo à proteção especial assegurada pelo art. 126 da LPI – sobretudo no contexto em que a própria suposta titular da anterioridade reconhece a possibilidade de coexistência – configura violação direta à norma infraconstitucional, e compromete a segurança jurídica e a proteção ao investimento realizado por empresas com projeção internacional no mercado brasileiro.
Diante disso, requer-se a admissão do presente Recurso Especial, com posterior remessa ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para regular processamento e julgamento, a fim de que seja conhecido e, ao final, provido, para:
(i) anular o v. acórdão recorrido, dada a carência de fundamentação (arts. 11, 371, 489, §1º, I a IV, e 1.022, II inciso II do parágrafo único deste dispositivo), determinando-se ao e. TRF2 a prolação de novo acórdão, desta feita cotejando as alegações/fundamentos legais/provas, precisamente reunidos no feito pela Recorrente (especialmente as relativas ao convívio pacífico entre os sinais há quase duas décadas).
Caso assim não entenda, espera e confia a Recorrente que essa Colenda Corte dará provimento ao recurso, para
(ii) reformar o v. acórdão recorrido, em função da violação frontal e direta dos arts. 3º, §s 2º e 3º, 11, 371, 373, 487, III, a’, 489, §1º, IV e VI, 926, 933, e 1.014, do CPC, assim como dos arts. 2º, 122, 124, XIX, 126, 129 e 144, da LPI, e art. 6º quinquies, (C) (1), da CUP, emprestando-se a correta valoração de matéria fática incontroversa; assim como sanando-se a divergência jurisprudencial apontada, em prol da segurança jurídica, prevalecendo o entendimento do e. STJ apresentado.
A fim de que seja reconhecida a perfeita possibilidade de convivência pacífica entre as marcas em questão, determinando-se, por conseguinte, seja anulado ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 828.946.787, para a marca “INFINITY”, com exclusão expressa de “cateteres médicos” de sua especificação.
Por decorrência lógica, a Recorrente requer sejam os ônus sucumbenciais arcados exclusivamente pelo INPI, bem como sejam majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.
Contrarrazões no Evento 76.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, “a”, da CFRB/88, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.
Na hipótese em apreço, há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação.
Sucede que, no que tange à alegação de violação aos artigos 11, 371, 489, 1º, I a IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelo acórdão que julgou os declaratórios opostos pelo ora recorrente) de fato nada falou sobre o art. 126 da LPI ou mesmo sobre a questão a ele subjacente, razão pela qual o recurso deve ter trânsito.
Veja-se que a parte recorrente chamou atenção para a notoriedade e renome mundial da marca em sua apelação, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgara o apelo e no recurso especial que ora se examina.
Observe-se o que disse sobre o assunto em sua apelação:
(...)
30. Como demonstrado na presente demanda, a Apelante é empresa com mais de 100 anos de história, líder mundial na fabricação de uma extensa gama de equipamentos médicos e de segurança, com receita anual que supera a cifra de 3 bilhões de euros.
31. Com efeito, como se extrai da inicial, a Apelante/DRÄGERWERCK é uma empresa alemã que fabrica produtos de tecnologia médica e de segurança, como equipamentos de respiração e proteção, sistemas de detecção e análise de gás e tecnologias não invasivas de monitoramento de pacientes. Os seus clientes incluem hospitais, corporações de bombeiros em todo o mundo, empresas de mergulho e até de mineração.
32. Sua fundação remonta ao ano de 1889, sendo considerada uma empresa pioneira no desenvolvimento de equipamentos de proteção respiratória, o que a levou a Apelante se instalar em 1904 nos Estados Unidos e no Canadá, países em que o uso destes produtos se tornou tão corrente que equipes de resgate em minas passaram a ser popularmente conhecidas como Drägermen7 (palavra que foi até dicionarizada no início do século XX e referenciada, nas décadas seguintes, na história em quadrinhos do “Super-Homem”). Confira-se: (...)
33. Nas últimas décadas, o espectro de produtos fabricados pela Apelante se expandiu e a empresa passou a produzir uma extensa gama de equipamentos médicos e de segurança, identificados por distintos sinais marcários, cujas funções passaram a ir muito além do seu sistema pioneiro de válvula de controle de pressão.
34. Dentro da família de marcas da Apelante, o sinal “INFINITY”, em específico, é utilizado para identificar uma linha de monitores multiparâmetros de cabeceira de leito hospitalar, utilizados para monitoramento dos sinais vitais de pacientes em hospitais e/ou ambulâncias (Monitor Delta Infinity)8, inclusive com emissão de sinais sonoros a qualquer sinal de risco.
35. O signo “INFINITY” também é usado para se referir aos sistemas centrais de rede utilizados pelos hospitais no controle geral destes monitores: (...)
36. A linha de monitores multiparâmetros “INFINITY”, da DRÄGER/Apelante, conquistou o mercado e passou a ser adquirido por todas as grandes redes de hospitais dos principais países do mundo, tornando-a líder global na fabricação do referido produto.
37. E, em casos de marcas famosas, sobretudo quando voltadas a um nicho altamente especializado, o consumidor em geral conhece o fabricante, suas linhas de produtos/serviços, canais de distribuição e até mesmo a linguagem da sua comunicação – o que diminui significativamente a possibilidade de confusão com marcas terceiras, ainda que similares.
38. Pois bem.
39. O produto identificado pelo registro apontado como óbice (catéteres) é igualmente específico e apresenta clara diferenciação daqueles oferecidos pela Apelante.
40. O cateter médico, único produto especificado pela marca supostamente impeditiva apontada na sentença, consiste em um tubo que pode ser inserido em um vaso sanguíneo ou canal, com objetivo diagnóstico ou terapêutico, possibilitando a drenagem ou injeção de fluidos ou ainda o acesso de instrumentos cirúrgicos, utilizado, em sua maior parte, por cirurgiões cardíacos: (...)
41. A comparação lado a lado da descrição dos produtos em questão é suficiente para fulminar qualquer discussão em relação à semelhança/afinidade dos produtos a serem identificados, confira-se:
42. Infere-se, portanto que, no presente caso, (i) os produtos das marcas são evidentemente distintos e conhecidos no mercado; (ii) não há que se falar em consumidores desatentos ou esporádicos, mas sim em um público-alvo com alto grau de atenção e que realizará pesquisas e orçamentos antes de adquirir os produtos assinalados pelas marcas em questão, além de compará-los meticulosamente a outros idênticos ou similares.
43. Dessa forma, embora as empresas titulares das marcas em comento atuem, de fato, no mesmo segmento (médico), os produtos ofertados pela Apelante e o único produto ofertado pela titular da marca supostamente impeditiva são demasiadamente específicos e voltados para empresas e consumidores altamente especializados.
44. Em outras palavras, o fato de que a marca anterior assinala apenas UM produto EXTREMAMENTE ESPECÍFICO já é suficiente para afastar o risco de confusão ou associação pelos consumidores – sobretudo quando somado ao fato de que há diferença quanto à última letra do elemento nominativo das marcas “INFINITY” x “INFINITI” – que se torna uma distinção relevante in casu.
(...)
46. Um profissional médico, em função de seu alto grau de especialização, jamais seria capaz de confundir um catéter com um monitor multiparâmetro, sendo estes produtos facilmente distinguíveis pelo público-alvo em questão
47. Logo, repita-se: embora as marcas em questão estejam inseridas no mesmo segmento de mercado (produtos médicos), não há que se cogitar haver risco de confusão e/ou falsa associação no mercado.
48. Estas peculiaridades, contudo, não foram consideradas pela sentença, tendo o Juízo de primeiro grau incluído produtos tão distintos “no mesmo balaio”, simplesmente por serem da área da saúde, consignando-se de forma absolutamente genérica e simplista que “haveria uma dimensão pública que não pode ser ignorada e que não recomenda a coexistência de sinais que possam atentar contra a capacidade de escolha do destinatário final dos produtos ou serviços envolvidos”.
49. Nada mais absurdo.
50. Além disso, como se verá a seguir, a sentença também não se debruçou sobre o fato de que as marcas em questão convivem há mais de uma década no mercado sem que tenha notícia de qualquer confusão ou associação indevida pelos consumidores – mais uma razão pela qual merece ser reformada in totum.
Porque a questão jurídica em discussão não foi tratada no julgamento de sua apelação, a ora recorrente opôs embargos de declaração para impugnar a omissão:
(...)
6. Outro ponto relevantíssimo, em relação ao qual o acórdão da apelação foi absolutamente omisso, diz respeito à fama e projeção global da Embargante, assim como de sua marca “INFINITY”.
7. A DRÄGER é uma empresa alemã com mais de 100 anos de história, líder mundial na fabricação de uma extensa gama de equipamentos médicos e de segurança, com receita anual que supera a cifra de 3 bilhões de euros. Seus clientes são hospitais, corporações de bombeiros em todo o mundo, empresas de mergulho e até de mineração.
8. Sua fundação remonta ao ano de 1889, sendo considerada uma empresa pioneira no desenvolvimento de equipamentos de proteção respiratória, o que a levou a se instalar em 1904 nos Estados Unidos e no Canadá, países em que o uso destes produtos se tornou tão corrente que equipes de resgate em minas passaram a ser popularmente conhecidas como Drägermen6 (palavra que foi até dicionarizada no início do século XX e referenciada, nas décadas seguintes, na história em quadrinhos do “Super-Homem”). Confira-se: (...)
9. A linha de monitores multiparâmetros “INFINITY”, da DRÄGER/Embargante, conquistou o mercado e passou a ser adquirido por todas as grandes redes de hospitais dos principais países do mundo, tornando-a líder global na fabricação do referido produto.
10. E, em casos de marcas famosas, sobretudo quando voltadas a um nicho altamente especializado, o consumidor em geral conhece o fabricante, suas linhas de produtos/serviços, canais de distribuição e até mesmo a linguagem da sua comunicação – o que diminui significativamente a possibilidade de confusão com marcas terceiras, ainda que similares.
11. A fama global da Embargante neste nicho específico, contudo, foi absolutamente ignorada pelo acórdão embargado. E, por se tratar de mais um critério relevante para se analisar eventual colidência entre marcas, devidamente abarcado pelo Teste 360º (mencionado no capítulo acima), tal omissão também deve ser sanada.
Na oportunidade, a recorrente pugnou fosse "efetuado o devido prequestionamento dos arts. 3º, §s 2º e 3º, 11, 371, 373, 487, III, a’, 489, §1º, IV e VI, 926, 933, e 1.014, do CPC, assim como dos arts. 2º, 122, 124, XIX, 126, 129 e 144, da LPI, e art. 6º quinquies, (C) (1), da CUP, aqui destacados – a fim de possibilitar à Embargante o cumprimento de todos os requisitos para a interposição do competente recurso à instância extraordinária".
Por sua vez, o exame do voto condutor dos declaratórios revela que nada foi mencionado sobre o art. 126 da LPI ou sobre o renome mundial da marca INFINITY.
Nesse passo, considerando-se que, na hipótese, ocorreu o prequestionamento ficto do art. 126 da LPI (art. 1.022 c/c 1.025), deve-se dar trânsito ao presente recurso especial no ponto.
Ante o exposto, ADMITO o recurso especial quanto à suposta violação ao art. 126 da LPI no caso com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.