Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5110530-11.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: I.D. INDUSTRIA DE GELO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA (OAB SP398810)
APELADO: LE'MAGAE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): KENNETH RENE OUCHANA WALLACE (OAB SP171894)
ADVOGADO(A): ISMÊNIA BORGES DE BARROS (OAB SP133295)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso extraordinário interposto por I.D. INDUSTRIA DE GELO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., com fundamento no art. 102, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 23 desta instância (e integrado pelo acórdão do Evento 53).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO PELO INPI. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS SEMELHANTES NA MESMA CLASSE MERCADOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o qual indeferiu o pedido de registro da marca mista da apelante na Classe 32. A negativa do INPI baseou-se na existência de registros anteriores para as marcas de titularidade das apeladas, também na Classe 32. A autora sustenta que sua marca possui distintividade suficiente, principalmente por seus elementos figurativos, e defende a ausência de possibilidade de confusão com as marcas preexistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de registro da marca pelo INPI encontra amparo na legislação vigente, especialmente no art. 124, VI e XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI); e (ii) determinar se há efetiva possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais marcários em conflito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia anteriormente registrada, quando possa haver risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, especialmente no mesmo segmento mercadológico.
4. A marca da apelante guarda semelhança fonética e ideológica com os registros anteriores, todos relativos à Classe 32, que engloba bebidas não alcoólicas, incluindo refrigerantes, águas minerais e bebidas energéticas, evidenciando risco de confusão.
5. A distintividade alegada pela apelante com base nos elementos gráficos da marca não afasta o caráter nominativo dos sinais anteriormente registrados, os quais detêm proteção legal contra registros que possam lhes causar diluição ou confusão mercadológica.
6. Os elementos que compõem a expressão da marca da apelante – palavras comuns e de uso genérico – não são suficientes, por si só, para conferir distintividade marcária, especialmente quando inseridos em mercado homogêneo e competitivo.
7. O INPI, ao indeferir o pedido de registro, observou os parâmetros legais e técnicos previstos na LPI e na Resolução INPI/PR nº 88/2013, com base em análise fundamentada e detalhada da colidência entre os sinais.
8. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a mera possibilidade de confusão entre marcas já é suficiente para justificar a negativa de registro (REsp 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/8/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reprodução de núcleo marcário anteriormente registrado, ainda que com acréscimos gráficos ou nominativos, enseja o indeferimento do novo registro quando houver identidade ou afinidade mercadológica entre os produtos.
2. A proteção conferida às marcas nominativas abrange a vedação à coexistência de sinais que possam causar confusão ou associação indevida junto ao consumidor.
3. A distintividade alegada com base em elementos gráficos não afasta o impedimento legal ao registro de marcas semelhantes no mesmo segmento de mercado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, VI e XIX; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/08/2021, DJe 19/08/2021.
Prequestionaram-se os artigos 5º, caput (princípio da isonomia) e 93, IX, da CRFB/1988, mas os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 53).
Nesta sede, afirma-se que "a presente discussão não demanda a interpretação do art. 124, XIX, da LPI, mas sim o exame, à luz da Constituição, da utilização discriminatória e incoerente da proteção marcária, em afronta direta aos arts. 5º, caput, LIV e XXIX, 37, caput, e 93, IX, da CF".
Diz que o acórdão recorrido viola: "Art. 5º, caput – Princípio da isonomia, pela chancela judicial a tratamento desigual conferido pelo INPI a situações semelhantes; Art. 5º, LIV – Devido processo legal substantivo, pela ausência de critérios objetivos e motivação proporcional no indeferimento do pedido; Art. 5º, XXIX – Proteção à propriedade intelectual, utilizada de modo seletivo e incoerente, sem critérios impessoais, comprometendo a segurança jurídica no sistema marcário nacional; Art. 93, IX – Dever de fundamentação das decisões judiciais, pela omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos argumentos de tratamento desigual demonstrado pela Recorrente".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Ex positis, requer-se o INTEGRAL PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento com análise expressa da alegação de violação ao princípio da isonomia, do devido processo legal e do dever de fundamentação, aplicando os parâmetros constitucionais pertinentes.
Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam presentes nos autos todos os elementos necessários para o deslinde da controvérsia, requer-se a reforma direta do acórdão recorrido para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca ICE FOX, determinandose à Autarquia a concessão do registro requerido, por aplicação direta dos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, devido processo legal substantivo e motivação.
Requer-se, por fim, a condenação dos Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.
Contrarrazões nos Eventos 72 e 73.
Este é o relatório. Passo a decidir.
De acordo com o art. 102, III, 'a', da CRFB/1988, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição.
De início, verifico que o art. 5º, LIV e XXIX, da CRFB/1988, tido por violado pela ora recorrente, não foram objeto de prequestionamento perante a Turma de origem.
Isso porque (a) não foram examinados no voto condutor do acórdão do Evento 23, (b) a parte que recorre não pediu, em seus declaratórios (Evento 34), fossem analisados com vistas à eventual interposição deste extraordinário, (c) nem citados no voto condutor do acórdão resolveu os embargos de declaração, o que atrai o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Ademais, a discussão dos autos restringe-se à matéria infraconstitucional, a ser dirimida com base na Lei n. 9.279, que regulamenta direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, especialmente por meio dos incisos VI e XIX do art. 124.
Logo, a ofensa ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CRFB/1988), ou seja, à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, porquanto em nenhuma passagem da Constituição da República há ordem de não se registrar como marca "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva" ou "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais (Enunciado n. 636 da Súmula do STF).
Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos do STF:
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 697675 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 26-08-2019 PUBLIC 27-08-2019)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.
(ARE 1127665 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1202307 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019)
Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.
No caso, a jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas (Eventos 23 e 53), não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
Pertinente, então, a incidência do Tema n. 339 de Repercussão Geral do STF, quando a Suprema Corte fixou tese no sentido de que o art. 93, IX, da CRFB/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que deu azo ao tema supracitado:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(grifos meus)
Por fim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no tange ao Tema n. 339 da Repercussão Geral do STF e o INADMITO quanto às demais matérias vinculadas neste apelo extraordinário.