Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5025633-84.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: CASA DI CONTI LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR (OAB SP211237)
APELADO: MARCO ANTONIO BARBOSA (RÉU)
ADVOGADO(A): RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA (OAB MG117454)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por CASA DI CONTI LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 30 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCAS. ANTERIORIDADE REGISTRAL. SIMILARIDADE GRÁFICA E FONÉTICA. RISCO DE CONFUSÃO. TEORIA DA DISTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela empresa CASA DI CONTI LTDA contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, em conjunto, julgou improcedentes os pedidos formulados nos processos nº 5024840-48.2022.4.02.5101 e nº 5025633-84.2022.4.02.5101. No primeiro processo, a apelante buscava a nulidade do registro da marca “SMITH” (nº 913986925), pertencente ao apelado Marco Antônio Barbosa, com fundamento na alegada ausência de exclusividade do termo “SMITH”. No segundo, a apelante pleiteava a concessão dos registros das marcas “SMITH 44” (nºs 915104539 e 922398534), indeferidos pelo INPI por causa da anterioridade do registro de titularidade do corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo “SMITH” possui exclusividade distintiva no mercado brasileiro, apta a justificar a manutenção do registro da marca “SMITH CERVEJA PURO MALTE” em favor do apelado;
(ii) estabelecer se a adição do número “44” ao termo “SMITH” seria suficiente para diferenciar os registros requeridos pela apelante e afastar o risco de confusão ou associação com a marca anteriormente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 veda a reprodução ou imitação, ainda que parcial, de marca alheia registrada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida.
O termo “SMITH”, embora comum em países de língua inglesa, possui caráter distintivo suficiente no mercado brasileiro no segmento de bebidas, sendo elemento predominante da marca “SMITH CERVEJA PURO MALTE”, registrada sob nº 913986925.
A adição do número “44” ao termo “SMITH” não atende aos requisitos de diferenciação exigidos pela Teoria da Distância, permanecendo o risco de confusão ou associação indevida entre as marcas em litígio.
A anterioridade do registro da marca do apelado é incontroversa, assim como a identidade de classe (32 – bebidas alcoólicas) entre os produtos, corroborando o fundamento da decisão administrativa do INPI.
A existência de outros registros de marcas contendo o termo “SMITH” não influencia o caso, pois esses sinais possuem elementos adicionais suficientes para afastar o risco de confusão, ao contrário das marcas pleiteadas pela apelante.
A sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a proteção ao titular de registro marcário anterior contra o uso de sinais similares ou suscetíveis de confusão.
Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O termo “SMITH” possui caráter distintivo suficiente no mercado brasileiro de bebidas, não sendo de uso comum ou genérico no contexto nacional.
A adição de elementos numéricos ou genéricos, como o número “44”, não afasta o risco de confusão ou associação indevida quando o elemento principal da marca é idêntico ou similar a outro previamente registrado.
A análise de anterioridade registral e risco de confusão deve considerar a proteção ao consumidor e ao titular da marca, em consonância com o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, XIX; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2ª Região e STJ, precedentes sobre proteção a marcas anteriormente registradas e aplicação do art. 124, XIX, da LPI.
Sobre o cabimento do recurso, assim se manifestou a CASA DI CONTI LTDA.:
38.Verifica-se por todo o arrazoado, tratar-se de questão decidida em última instância pelo Tribunal Regional Federal da 2a. Região, que não reexaminou adequadamente a violação arguida pela Recorrente.
39.Acrescente-se a isso que não há em falar-se em reexame de prova, com óbice na Súmula 07/STJ, mormente estarmos diante de questão exclusivamente de direito, ou seja, da correta interpretação do artigo 24 inciso XIX da Lei de Marcas, sendo que a Recorrente tem o direito de obter registro para a marca “SMITH 44”, tal como tratado neste Recurso Especial
40.Resta finalmente prequestionada toda a matéria de direito pela Recorrente pela questão de contrariedade da Lei Federal 9279/96, do artigo 128 parágrafo único da Lei de Marcas 9279/96
Os pedidos recursais foram assim formulados:
41. Diante de todo o exposto e considerando notadamente que o v. acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a. Região, se constitui numa falha, posto que desconheceu integralmente os elementos preponderantes e cruciais aos direitos da Recorrente, requer-se:
a) preliminarmente, remeta o presente Recurso Especial Turma Especializada do TRF da 2a. Região, para o juízo de retratação previsto no artigo 1030 inciso II do CPC, nos termos da fundamentação acima;
b) não havendo retratação, que conheça e admita este recurso e remeta os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para recebimento, processamento e acolhimento, reformando a decisão recorrida, cumpridas as necessárias formalidades legais, como medida de inteira justiça;
c) que sejam as Recorridas intimadas para, querendo, responder ao presente recurso
42. E no mérito, requer-se aos ilustres Ministros do Superior Tribunal de Justiça:
d) que examinem o mérito, apreciem a matéria de direito posta neste Recurso Especial, com a contrariedade da Lei Federal e sua consequente negativa de vigência, corroborada pela flagrante interpretação divergente do próprio STJ e REFORMEM o v. acórdão, concedendo os registros das marcas “SMITH 44” na forma nominativa sob no. 915104539 e a marca “SMITH 44 + logo”, na forma mista sob no. 922398534, ambas na classe 32.
e) sejam condenadas as Recorridas no pagamento das custas processuais, com a inversão dos honorários advocatícios.
Contrarrazões nos Eventos 43 e 48.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 concluiu pela regularidade do indeferimento dos pedidos de registro das marcas nominativa “SMITH 44” (nº 915104539) e mista “SMITH 44” (nº 922398534), ambos na classe 32, em razão da anterioridade do registro da marca “SMITH CERVEJA PURO MALTE” (nº 913986925), de titularidade do apelado, a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 124, XIX, da LPI.
Confira-se:
(...)
No caso em tela, resta incontroversa a anterioridade do registro da marca “SMITH CERVEJA PURO MALTE” em relação aos pedidos da Apelante.
Ademais, ambos os sinais das marcas em análise visam identificar produtos idênticos na classe 32 (bebidas alcoólicas, incluindo cervejas).
Denota-se que o elemento predominante em ambas as marcas é a palavra “SMITH”, que, apesar de ser um termo comum em países de língua inglesa, possui um caráter distintivo suficiente no contexto nacional, especialmente por sua singularidade no mercado brasileiro de bebidas. Vejamos: (...)
Quanto à aplicação da Teoria da Distância, exige-se que os sinais em litígio apresentem um grau de diferenciação suficiente para afastar qualquer possibilidade de confusão entre os consumidores. Na hipótese, a simples adição do número “44” na marca da Apelante não é suficiente para criar uma identidade própria, permanecendo o risco de associação indevida com a marca anterior do Apelado.
Como bem destacado pelo INPI em sua nota técnica, a presença de registros de outras marcas contendo o termo “SMITH” não interfere no presente julgamento, pois todos esses registros apresentam elementos adicionais ou contextos distintos que os afastam de uma eventual confusão. evento 25, OFIC2
O que se depreende dos autos é a irretocabilidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, na medida que analisou de forma criteriosa e técnica os elementos do caso, concluindo pela impossibilidade de registro das marcas “SMITH 44” com base no art. 124, XIX, da LPI.
A propósito, vale transcrever parte da sentença apelada:
(...)
Nota-se, de plano, que o elemento preponderante nas marcas em comento é a palavra “SMITH”, a qual assume papel de destaque.
Qualquer pessoa que visualiza uma das marcas imediatamente remete-se à referida forma linguística.
Ainda que o elemento figurativo da marca mista da demandante possua considerável distinção em relação à marca do corréu, não há como afastar a preponderância do elemento linguístico, até mesmo em razão de sua singularidade no âmbito nacional.
Não assume relevância, outrossim, se houve ou não oposição no processo administrativo, vez que essa omissão não enseja necessariamente o deferimento da marca pelo INPI.
Com efeito, a análise das marcas pelo INPI não se limita às relações entre as pessoas detentoras das marcas ou dos registros. O sistema marcário tem espectro mais abrangente, eis que visa também proteger o público consumidor, de forma que este não adquira um produto ou serviço de um fornecedor imaginando que seria outro o verdadeiro empreendedor.
Quanto a eventuais marcas deferidas pelo INPI, contendo a expressão em comento, refoge aos limites da presente ação a averiguação das circunstâncias em que teriam ocorrido essas concessões, tampouco a situação atual desses signos marcários, como possíveis questionamentos administrativos ou judiciais.
Pelo exposto, nesse processo igualmente é medida de rigor a improcedência do pedido autoral.
O entendimento do juiz sentenciante está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, que têm reiteradamente reconhecido a necessidade de proteção ao titular de marca anteriormente registrada contra o uso de sinais suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.
(...)
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado (art. 124, XIX, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Em outras palavras: alterar as conclusões em que se assentou o acórdão, para se rediscutir o critério valorativo da prova do processo, implicaria reexaminar o seu conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, destaco que não há de ser considerado como prequestionado art. 128, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, uma vez que tal dispositivo não existe na legislação citada.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, da CPC.