Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5054978-95.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: RODRIGO BARBOSA PENNA DE MORAES CORDEIRO (RÉU)
ADVOGADO(A): MOZART DOS SANTOS BARRETO (OAB DF015666)
APELANTE: BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): MOZART DOS SANTOS BARRETO (OAB DF015666)
APELADO: BET365 GROUP LIMITED. (AUTOR)
ADVOGADO(A): LUISA FERREIRA GONZALEZ PENNA (OAB RJ221943)
ADVOGADO(A): LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)
ADVOGADO(A): MARIANNA GOMES FURTADO DE MENDONCA (OAB RJ114172)
ADVOGADO(A): ANA LUIZA CASTELLO BRIGAGÃO (OAB RJ257621)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO BARBOSA PENNA DE MORAES e por BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 25 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ART. 124, XXIII, LPI. REGISTRO ESPECULATIVO (“BRAND HIJACKING”) EM SEGMENTO IDÊNTICO. CONHECIMENTO PRÉVIO EVIDENTE DA MARCA ESTRANGEIRA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO CESSIONÁRIO (ART. 109, §3º, CPC). MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO INPI DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Rodrigo Barbosa Penna de Moraes Cordeiro e BET365 Loterias do Brasil Ltda. contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que: (i) declarou a nulidade do registro marcário nº 916278271 – BET365; (ii) impôs ao primeiro apelante e à assistente litisconsorcial obrigação de abstenção de uso da marca, sob multa diária; e (iii) condenou o primeiro apelante aos ônus sucumbenciais, excluindo o INPI, na ação ajuizada por BET365 Group Limited, titular estrangeira da marca amplamente utilizada no mercado global de apostas esportivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o registro nacional do signo BET365 viola o art. 124, XXIII, da LPI, diante do conhecimento prévio evidente da marca estrangeira pela parte requerente;
(ii) estabelecer se houve erro na análise da boa-fé do depositante e do momento do depósito;
(iii) determinar se a obrigação de abstenção de uso pode ser estendida à assistente litisconsorcial, cessionária do registro no curso da lide; e
(iv) verificar se há responsabilidade do INPI pelo pagamento de custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124, XXIII, da LPI impede o registro de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, constituindo exceção ao princípio da territorialidade, mesmo sem registro prévio no Brasil.
4. O conjunto probatório demonstra que o primeiro apelante conhecia a marca BET365, diante da notoriedade mundial comprovada, da coincidência integral de sinal e segmento e do depósito simultâneo de outras marcas estrangeiras famosas (BETFAIR e BODOG), caracterizando finalidade especulativa.
5. A coincidência temporal entre a regulamentação das apostas de quota fixa (Lei 13.756/2018) e o depósito do pedido, somada ao comportamento reiterado de apropriação de marcas de terceiros, evidencia má-fé e se enquadra na prática de “brand hijacking”, como reconhecido pelo juízo e pelo parecer técnico do INPI.
6. O sistema atributivo previsto no art. 129 da LPI não afasta a incidência do art. 124, XXIII, que atua justamente para evitar o uso abusivo do registro por quem tenta se antecipar indevidamente no mercado.
7. A transferência do registro para a assistente litisconsorcial após a citação não impede que a obrigação de não fazer lhe alcance, nos termos do art. 109, §3º, do CPC, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.
8. A condenação do INPI em ônus sucumbenciais é incabível, pois a autarquia não deu causa à ação, não aplica de ofício o art. 124, XXIII da LPI e reconheceu em juízo a nulidade do registro impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
10. O art. 124, XXIII, da LPI aplica-se quando o requerente, atuando no mesmo segmento econômico, evidentemente conhece marca estrangeira não registrada no Brasil, configurando vedação a registros especulativos.
11. A prática de depósito sucessivo de marcas mundialmente conhecidas após a regulamentação do setor caracteriza má-fé e enquadra-se como “brand hijacking”.
12. A obrigação de abstenção de uso da marca alcança o cessionário do registro litigioso, conforme art. 109, §3º, do CPC.
13. O INPI não responde por ônus sucumbenciais quando não dá causa à ação e reconhece a nulidade em juízo.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXIX; LPI (Lei 9.279/1996), arts. 124, V e XXIII, 129, 173 a 175; CPC, arts. 90, §4º, 109, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRF2, Apelação Cível nº 5008328-92.2019.4.02.5101, Rel. Paulo Cesar Morais Espírito Santo, Rel. p/ Acórdão Gustavo Arruda Macedo, j. 21.02.2022, DJe 25.05.2022.
Nesta sede, afirma-se que, "ao flexibilizar os requisitos do art. 124, XXIII, da LPI, e mitigar a força do art. 129 da mesma lei, o TRF2 criou um cenário de grave insegurança jurídica, fragilizando o sistema de registros do INPI e o direito de propriedade de milhares de titulares de marcas no país".
Alega-se que, "à luz do REsp 1.994.997/PE, impõe-se reconhecer a violação aos arts. 129 e 124, XXIII, da LPI, pois a anulação do registro careceu de prova robusta da má-fé contemporânea ao depósito. Deve ser reformado o acórdão para afastar a presunção de má-fé e restabelecer a prevalência do sistema atributivo, julgando-se improcedente o pedido de nulidade".
Argumenta-se que "o v. acórdão recorrido também violou o art. 109, §3º, do Código de Processo Civil, ao manter a condenação direta da segunda Recorrente, BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA., a uma obrigação de não fazer (abster-se de usar a marca), sob pena de multa".
Sustenta-se que "o v. Acórdão Recorrido, ao isentar o INPI da condenação nos ônus sucumbenciais, negou vigência ao art. 90 do Código de Processo Civil e contrariou a correta aplicação do princípio da causalidade".
Aponta-se dissídio jurisprudencial.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Ante o exposto, os Recorrentes requerem que este Colendo Superior Tribunal de Justiça:
a) Conheça e dê provimento ao presente Recurso Especial para, reformando o v. acórdão recorrido para restabelecer a vigência dos arts. 129 e 124, XXIII, da LPI, e julgar improcedente o pedido de nulidade do registro da marca nº 916278271, reconhecendo a boa-fé do Recorrente e a validade do ato concessório do INPI;
b) Subsidiariamente, caso mantida a nulidade, que seja reconhecida a violação ao art. 109, §3º, do CPC, para afastar a condenação direta da segunda Recorrente à obrigação de não fazer e ao pagamento de multa;
c) seja reconhecida a violação ao art. 90 do CPC e o dissídio jurisprudencial, para condenar o INPI, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
d) Inverta-se o ônus da sucumbência, condenando a Recorrida BET365 GROUP LIMITED ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por esta Corte.
Contrarrazões nos Eventos 46 e 47.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou artigos do CPC e da LPI.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Do art. 124, XXIII, LPI e sua aplicação ao caso.
O inciso XXIII do art. 124 é exceção expressa ao sistema atributivo e ao princípio da territorialidade, ao impedir o registro de sinal que o requerente “evidentemente não poderia desconhecer” em razão de sua atividade, ainda que a marca estrangeira não esteja registrada no Brasil.
(...)
Nesse ponto, a sentença demonstrou, com precisão, que o primeiro apelante depositou o pedido em 18/12/2018, apenas seis dias após a promulgação da Lei 13.756/2018 (regularização das apostas de quota fixa) no mesmo período, depositou também BETFAIR, cuja anterioridade de titular estrangeiro levou ao indeferimento.
O INPI, em parecer técnico, reconheceu: “o lastro probatório produzido pela autora... corrobora o entendimento de que o réu, de fato, conhecia a empresa da autora”.
Além disso, a própria apelada juntou documentação vasta demonstrando atuação global e notoriedade da marca.
A coincidência temporal entre a regulamentação estatal e o depósito do registro, somada ao comportamento reiterado do apelante (outros registros mundialmente famosos na mesma classe), evidencia a finalidade especulativa que a literatura denomina brand hijacking e que o próprio juízo reconheceu.
Portanto, o quadro probatório subsume-se com exatidão ao art. 124, XXIII da LPI, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.
Do alegado desconhecimento e da boa-fé.
Os argumentos recursais sobre o “desconhecimento” da marca e sobre o “sistema atributivo” não se sustentam.
O sistema atributivo, conforme disposto no artigo 129 da LPI, não elimina o art. 124, XXIII da LPI. Ao contrário e como reconhece o próprio STJ, o dispositivo impede que o sistema seja desvirtuado por quem, ciente da atuação alheia, tenta se antecipar no registro.
A boa-fé não se presume quando há coincidência integral de sinais; coincidência absoluta de segmento econômico; notoriedade anterior demonstrada documentalmente e conduta reiterada de apropriação de marcas de terceiros (BETFAIR, BODOG), depósito logo após a regulamentação da atividade.
A sentença aplicou corretamente o conceito jurídico de má-fé, apoiada em farta prova documental e em parecer técnico do próprio INPI.
Não foi trazido, pelas apelantes, em suas razões de recurso e documentos que poderiam ter sido anexados, qualquer prova que altere essa análise.
Da extensão da obrigação de abstenção à assistente litisconsorcial.
A BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA. ingressou como assistente litisconsorcial por força do art. 109, §§2º e 3º do CPC, após ter recebido o registro litigioso em ato contínuo a citação, em evidente tentativa de esvaziar os efeitos da demanda.
A sentença, corretamente, entendeu que tal transferência não altera a legitimidade, conforme disposto no art. 109 do CPC, mas não impede que os efeitos da decisão alcancem a cessionária, sob pena de tornar o processo inócuo.
O INPI aponta o mesmo entendimento em sua manifestação em suas contrarrazões, a medida preserva a efetividade da tutela jurisdicional e evita comportamento atentatório à dignidade da justiça.
A jurisprudência admite, com tranquilidade, a extensão de obrigações de natureza inibitória ao adquirente de direito litigioso, sobretudo para evitar burla ao sistema de marca.
Logo, não há vício.
Da responsabilidade do INPI pelas verbas de sucumbência.
Os apelantes pretendem incluir o INPI na condenação, contudo, não há fundamento que justifique tal pleito.
Destaca-se que o INPI não aplica de ofício o art. 124, XXIII da LPI, bem como não deu causa à ação. Atuou dentro da presunção de legitimidade dos atos administrativos e reviu seu entendimento após exame da prova produzida em juízo.
Correta, portanto, a exclusão da autarquia dos ônus sucumbenciais.
A sentença analisou cuidadosamente os fatos, aplicou com precisão a legislação e alinhou-se à jurisprudência dominante do STJ e do TRF2. A apelação não apresenta qualquer elemento apto a modificar o julgado.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Sobre a suposta violação do art. 109, § 3º, do CPC, o acórdão recorrido parece não destoar da jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "[...] A assistência litisconsorcial, por outro lado, se dá quando o interveniente é co-titular do direito discutido, no sentido de ter relação jurídica com o adversário do assistido, ou seja, quando será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional [...]" (AgInt no REsp n. 1.552.975/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8/10/2019; grifos nossos).
Desse modo, então, incide à hipótese o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.