Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5076700-20.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: KLABIN S.A.
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
RÉU: STORA ENSO OYJ.
ADVOGADO(A): LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por KLABIN S.A. em face de STORA ENSO OYJ e do INPI, requerendo a nulidade da patente BR 11 2016 007763-6, para “papelão em multicamada”, aos seguintes fundamentos:
a) ausência de novidade: a reivindicação constante da patente BR 11 2016 007763-6, para “papelão em multicamada” compreende uma camada de topo, uma camada traseira e pelo menos uma camada intermediária, em que a referida camada traseira é feita de 100% de polpa de madeira de folhosas (hardwood) não branqueada em que o referido papelão exibe um valor de Ligação Scott de pelo menos 100 J/m2 e um índice de resistência à flexão de pelo menos 5 Nm6/kg3, encontra-se, segundo afirma a autora, totalmente antecipada pelo documento anterior D1 (WO 99/02777), de titularidade da ré STORA ENSO OYJ; tal anterioridade "consiste em fornecer um papelão compreendendo 3 camadas, com características adequadas de rigidez, gramatura e resistência, particularmente útil como material de embalagem, como embalagens de bebidas", de forma que, um papelão multicamada compreendendo polpa de madeira de folhosas (hardwood) não branqueada a 100% já é conhecida no estado da técnica.
b) ausência de atividade inventiva: de acordo com documento D3, "materiais compostos por 100% de fibras de hardwood alcançam as características de força tais como as reivindicadas na patente em análise"; relaciona-se "a um método de polpação de madeira que tem como objetivo a obtenção de fibras que podem ser utilizadas na produção de produtos à base de papel que apresentam maior resistência e rigidez"; partindo de D1, que revela um papelão multicamada que compreende 100% de madeira dura, e baseando-se nas informações constantes em D2 e D3, o técnico no assunto invariavelmente alcançaria a matéria da patente BR112016007763-6, uma vez que as características vantajosas de força proporcionadas pelo não branqueamento e pelo uso de madeira hardwood já se encontravam reveladas.
c) ausência de clareza e precisão do objeto da patente BR 11 2016 007763-6: é reivindicada a proteção para "papelão em multicamadas" sem a descrição adequada de seus elementos, conforme itens 3.42 e 3.44 do Bloco I das Diretrizes de Exame do INPI (Resolução 124/2013; A leitura do relatório descritivo da patente BR112016007763-6 deixa claro que outras características essenciais da invenção são as propriedades de barreira óptica e a presença do amido nas camadas do papelão, um aditivo de força; a reinvidicação é compostas de diversas camadas com amido, como aditivo de força ao papelão, mas também é composto por uma polpa química "característica que não se encontra especificada nas reivindicações conforme concedidas; Dessa forma, uma vez que as características da camada traseira são alguns dos supostos diferenciais da invenção, é essencial que estas estejam descritas nas reivindicações, ou seja, a utilização de polpa química, bem como a presença do amido como aditivo de força, deveriam estar indicados na reivindicação independente, o que não ocorre"; a reivindicação independente define a invenção pelo resultado a ser alcançado, pois não possui clareza e precisão porque define o papelão pelas propriedades alcançadas, particularmente quanto aos valores de Ligação Scott e índice de resistência à flexão, sendo que um papelão multicamada é passível de ser definido pelos seus componentes qualitativos e quantitativos, como por exemplo as características indicadas acima da presença de amido e utilização de polpa química; há reivindicações dependentes (no caso, 4, 5 e 6) que se contradizem entre si e por fim, a patente concedida apresenta como título um “PAPELÃO EM MULTICAMADA”, e suas reivindicações também se referem a um “papelão” em multicamada. Todavia, a prioridade unionista desta patente, o documento SE1300602-8, se refere a um “MULTIPLY PAPERBOARD”
Petição inicial (evento 1) instruída com procuração bem como pagamento de custas.
A ausência de novidade e inventividade da patente em litígio é fundamentada nos seguintes documentos como pertencentes ao estado da técnica:
Documento Título Local nos autos
D1 WO 99/02777 Papelão com grande rigidez e embalagem feita do mesmo. Evento 1, ANEXO 7, com tradução.
D2 Fišerová M. et al. 2009. Relação entre características de fibra e resistência à tração de polpas kraft de madeira de lei e de fibra longa. Evento 1, ANEXO 8, com tradução.
D3 WO 2008/154073 Fibra de alto rendimento e desempenho aprimorado. Evento 1, ANEXO 9, com tradução.
Contestação da empresa ré (evento 13), pela improcedência do pleito autoral.
Contestação do INPI (evento 18), com parecer técnico (18:2), em que suscita preliminar de que sua posição processual é de litisconsórcio necessário especial, e no mérito, dizendo que não assiste razão à pretensão da demandante.
INPI informou não ter provas a produzir (evento 25).
Em provas, a empresa ré requereu a produção de prova pericial, na especialidade de engenharia química (evento 29), enquanto a parte autora também requereu a produção de prova pericial, mas na especialidade de química, bem como a juntada de prova documental suplementar (evento 31).
II - POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI
Entendo, corroborada pela mais recente e abalizada jurisprudência do e. TRF da 2ª Região, bem como na Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, que em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, a posição litisconsorcial de tal autarquia não deve ser a de assistente, mas a de parte ré, sem prejuízo de que eventualmente seja admitido no polo ativo da demanda, caso se faça necessário, com base em precedentes do e. STJ (REsp 1.775.812 / RJ, REsp 1.817.109 / RJ, REsp 1.865.156 / SC, REsp 1.460.516 / ES, REsp 1.264.644 / RS, REsp 1.378.699 / PR, REsp 1.258.662 / PR).
III - PONTOS CONTROVERTIDOS
À luz da causa de pedir na petição inicial e do que foi contestado, verifica-se que há controvérsia entre as partes quanto à presença dos requisitos de novidade e atividade inventiva na patente de invenção BR 11 2016 007763-6, para “papelão em multicamada”.
IV - LISTA DE ANTERIORIDADES
A ausência de novidade e inventividade da patente em litígio é fundamentada nos seguintes documentos como pertencentes ao estado da técnica:
Documento Título Local nos autos
D1 WO 99/02777 Papelão com grande rigidez e embalagem feita do mesmo. Evento 1, ANEXO 7, com tradução.
D2 Fišerová M. et al. 2009. Relação entre características de fibra e resistência à tração de polpas kraft de madeira de lei e de fibra longa. Evento 1, ANEXO 8, com tradução.
D3 WO 2008/154073 Fibra de alto rendimento e desempenho aprimorado. Evento 1, ANEXO 9, com tradução.
V - PROVA PERICIAL
Defiro o requerimento de produção de prova pericial formulado pelas empresas litigantes, nomeando coma perita judicial a Dra. WANISE BORGES GOUVEA BARROSO, engenheira química, com conhecimentos em propriedade intelectual, cujo currículo encontra-se à disposição das partes na Secretaria deste Juízo. Dê-se ciência à perita.
VI - METODOLOGIA DA PROVA PERICIAL
Na elaboração do laudo pericial (CPC, art. 473, III), deverá ser utilizada a metodologia descrita nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patenteabilidade (Resolução n.º 169, de 15/07/2016), bem como, no que cabível, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – Conteúdo do Pedido de Patente (Resolução n.º 124/2013) e as Diretrizes de Exames de Pedidos de Patente na Área de Química (Resolução n.º 208/2017).
VII - QUESITOS DO JUÍZO
Problema e Solução Técnica
1. Qual o problema técnico e a solução técnica reivindicada no pedido de patente de invenção PI BR 11 2016 007763-6?
Estado da Técnica
2. Considerando a matéria reivindicada na patente, qual o estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto à época do depósito?
3. Quais as anterioridades relevantes e quais as semelhanças e as diferenças entre elas e a solução técnica reivindicada que sejam relevantes à análise?
4. Apuração da Novidade
4.1 Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada na patente está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica?
4.2 Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
5. Apuração da Atividade Inventiva (item 4 do Teste de Motivação Criativa – TMC, equivalente à terceira etapa do Teste do INPI - Resolução n.º 169/2016, item 5.9)
5.1 Considerando o disposto no art.13 da LPI, um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte?
5.2 Subsidiariamente, há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade? Exemplos: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
5.3 Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.
5.4 Concluindo pela não obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese.
6. Apuração da Aplicação Industrial: Verificar se a patente de invenção tem aplicação industrial, ou seja, se é: a) dotada de caráter industrial, não incidindo no rol exemplificativo do art. 10 da LPI; b) dotada de repetibilidade, isto é, capaz de ser executada não de forma individual e personalizada, mas reproduzível pelos meios industriais, produzindo resultados constantes e iguais; c) dotada de utilidade.
7. Condições de Patenteabilidade:
7.1 Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, verificar se o relatório descreve clara e suficientemente o objeto reivindicado, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto (LPI, art. 24) e, se for o caso, se indica qual a melhor forma de execução.
7.2 Verificar se as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI, art.25), bem como se há suporte probatório que dê credibilidade à matéria reivindicada.
VIII - QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS
No prazo comum de 15 dias (CPC, art. 465, §1º), indiquem as partes os seus quesitos e assistentes técnicos.
O dever de cooperação exige das partes atuação leal e colaborativa, com vistas à obtenção de uma decisão célere. Recomenda-se, por isso, que evitem a formulação de quesitos irrelevantes, impertinentes, repetitivos ou desnecessários, que possam comprometer a eficiência da perícia.