Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5085161-15.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: LARING S.A. (RÉU)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES (OAB RJ002167A)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR (OAB SP211237)
ADVOGADO(A): MAURO ZUPEKAN (OAB RJ127181)
ADVOGADO(A): FLORIANO DUTRA NETO (OAB DF020499)
APELADO: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A (AUTOR)
ADVOGADO(A): ALISSA SASSAKI (OAB SP448119)
ADVOGADO(A): MARIANA PATANE (OAB SP314854)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 43 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 74).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO DE MARCA PERANTE O INPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória ajuizada pela empresa Petronas para declarar a nulidade de diversos registros marcários da marca "PARAFLU", concedidos à empresa Laring S.A. pelo INPI, sob a alegação de má-fé. A sentença reconheceu a má-fé da apelante, afastou a prescrição prevista no art. 174 da LPI, com base no art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, e declarou a nulidade dos registros. Laring S.A. interpôs apelação para reconhecer a validade dos atos administrativos e a prescrição da pretensão anulatória. O INPI também apelou, buscando a exclusão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada má-fé na aquisição dos registros marcários da marca "PARAFLU" pela empresa Laring S.A., de forma a afastar a prescrição prevista no art. 174 da LPI; (ii) determinar se a ausência de reconhecimento da notoriedade da marca impede a incidência do art. 6º bis, item 3, da CUP como fundamento para afastar a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da má-fé como causa de imprescritibilidade da ação anulatória exige, além da má-fé, o preenchimento do requisito de notoriedade da marca, nos termos do art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris.
4. A sentença expressamente reconhece a ausência de provas da notoriedade da marca PARAFLU, o que inviabiliza a aplicação da imprescritibilidade com base na CUP.
5. A apelada não comprovou de forma robusta a má-fé da Laring S.A. na obtenção dos registros, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A empresa Laring S.A. adquiriu os registros das marcas por meio de arrematação judicial nos autos de falência da Tecnoquímica na Argentina, o que afasta a presunção de má-fé e caracteriza aquisição originária.
7. O registro da marca "GLICIAL-PARAFLU", datado de 1976 e anterior ao registro da apelada Petronas (1979), está acessível em base pública do INPI, sendo fato notório, o que reforça a ausência de má-fé.
8. A discussão acerca da eventual titularidade originária da marca PARAFLU entre Tecnoquímica e Fiat/Petronas não é clara nos autos e não permite juízo de certeza quanto à autoria ou ao uso indevido da marca.
9. Diante da ausência de prova robusta da má-fé e da não comprovação da notoriedade da marca, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 174 da LPI.
10. Reformada integralmente a sentença, o pedido anulatorio deve ser julgado improcedente. Com isso, resta prejudicado o recurso do INPI quanto à verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Pedido improcedente. Recurso do INPI prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A imprescritibilidade da ação anulatória com fundamento no art. 6º bis, item 3, da CUP exige prova da má-fé e o reconhecimento da notoriedade da marca pelo INPI.
2. A ausência de prova robusta da má-fé impede o afastamento da prescrição quinquenal prevista no art. 174 da LPI.
3. A aquisição judicial de marca por arrematação em processo de falência é forma legítima de aquisição originária, afastando eventual presunção de má-fé.
4. Fatos públicos constantes de registro no INPI, como o depósito anterior da marca GLICIAL-PARAFLU, podem ser considerados como notórios e aptos a influenciar o juízo sobre a inexistência de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 126 e 174; CPC/2015, arts. 117 e 373, I; Convenção da União de Paris (Decreto nº 75.572/75), art. 6º bis, item 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.997/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, REsp 1190341, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.02.2014, DJe.
Os embargos de declaração foram desprovidos (Evento 74).
Nesta sede, a recorrente assim explicita os fundamentos deste apelo especial: "(i) inovação recursal indevida (menção tardia à marca “GLICIAL-PARAFLU” apenas na Apelação); (ii) indevida atribuição de efeitos jurídicos a marca já extinta por caducidade; (iii) equívoco ao admitir pretensa “aquisição originária” decorrente de arrematação ocorrida no exterior, em detrimento da legislação brasileira; (iv) erro do acórdão ao supostamente exigir notoriedade da marca da Petronas para aplicar o artigo 124, XXIII, da LPI, e o art. 6º bis (3), da Convenção de Paris; (v) ausência de reconhecimento da prejudicialidade externa de processo diretamente relacionado ao litígio, que discute a vigência do primeiro registro concedido no Brasil para a Petronas com o termo “PARAFLU”; e (vi) divergência do acórdão em relação ao STJ, que estabeleceu previamente que a Laring conhecia a marca “PARAFLU” desde 1978".
Aponta que o acórdão vergastado violou os artigos 7º, 10, 139, I, 313, V, 'a', 336, 435, 489, § 1º, VI, 960, 961 e 1.014, §1º, 1.022, I e II, do CPC, 124, XXIII, 142, III, 143, 175 da LPI, 153 da Lei n. 6.404/76 e 6º bis (3) da Convenção de Paris.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante de todo o exposto, a Recorrente Petronas Lubricants Italy S.P.A. requer respeitosamente:
a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais da Petronas. Em consequência, seja declarada a nulidade dos registros marcários relativos à marca “PARAFLU” em nome da Laring S.A. (Processo nº. 814156541 e outros conexos indicados na petição inicial) e confirmadas as demais obrigações impostas à Recorrida, inclusive a abstenção de uso do signo “PARAFLU” e o consequentemente deferimento do pedido de registro de marca da Recorrente, tudo nos termos da inicial.
b) Alternativamente, caso entendam Vossas Excelências ser necessária a conclusão do julgamento do Processo 5115852-12.2023.4.02.5101 (anulação de caducidade) para o pleno deslinde da causa, requer-se então a determinação de sobrestamento do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado daquele processo – evitando-se, assim, decisões conflitantes e assegurando a correta aplicação da legislação de propriedade industrial.
Contrarrazões nos Eventos 98 e 99.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal..
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 7º, 10, 139, I, 313, V, 'a', 336, 435, 489, § 1º, VI, 960, 961 e 1.014, §1º, 1.022, I e II, do CPC, 124, XXIII, 142, III, 143, 175 da LPI, 153 da Lei n. 6.404/76 e 6º bis (3) da Convenção de Paris.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Recurso de apelação da Laring S.A.
(...)
No presente caso, a controvérsia gira em torno da titularidade do direito de uso da marca PARAFLU. A quaestio iuris é um tanto complexa e não tão simples como pode transparecer. Vejamos:
Da análise dos autos, ficou constatado que a apelante detém o registro vigente da referida marca junto ao INPI desde 1990. No entanto, o Juízo a quo entendeu que esse registro foi concedido de forma indevida, reconhecendo a má-fé da apelante. Com base nessa compreensão, afastou-se a incidência do prazo prescricional previsto no artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, fundamentando-se no artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris (Decreto nº 75.572/75), bem como na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao processo que tramitou junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (processo nº 0079214-34.2014.8.13.0027), cujas partes são as mesmas deste feito.
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade, vejamos: (...)
Importante destacar que, embora o pedido de registro da apelada Petronas (824.187.008) tenha sido protocolado em 05/12/2001, a última decisão administrativa que indeferiu o seu respectivo recurso administrativo somente foi proferida em 14/08/2018. A presente ação foi ajuizada em 07/08/2023, ou seja, dentro do prazo legal. Ressalte-se ainda que o pedido da apelada foi indeferido pelo INPI com base no registro nº 814.156.541 (marca PARAFLU), com fundamento no artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial, cuja titularidade pertence à apelante Laring S.A. Portanto, em relação a essa pretensão específica não há incidência de prazo de prescricional (rectius: decadencial, à luz de pedido desconstitutivo de ato administrativo).
Pois bem.
Da análise atenta dos autos, especialmente dos elementos neles constantes até a sentença, verifica-se que a apelante Laring S.A realizou o primeiro depósito de registro da marca PARAFLU perante o INPI em 20/04/1988, tendo o registro sido deferido pela autarquia em 28/08/1990 (Registro 814.156.541).
A apelada Petronas propôs a presente ação com o objetivo de questionar esse registro, bem como os demais concedidos posteriormente à apelante, sob o argumento de que houve má-fé em sua obtenção - o que, segundo sustenta, afastaria a prescrição quinquenal prevista no artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial.
A sentença acolheu essa tese, reconhecendo a existência de má-fé por parte da apelante, ponto que passo a examinar, na sequência.
Para adequada compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que a empresa Laring S.A, apelante nos presentes autos, é sucessora da Tecnoquímica, tendo adquirido os registros marcários objeto da demanda por meio de arrematação realizada no processo de falência da Tecnoquímica, que tramitou na Argentina. Por outro lado, a apelada, Petronas, figura como sucessora da empresa Fiat Lubrificant/FL Selenia, em razão de reorganizações societárias ocorridas ao longo do tempo.
Inicialmente, é relevante destacar que a apelada buscou, nestes autos, o reconhecimento de marca notoriamente conhecida, com o objetivo de obter a proteção prevista no artigo 126 da LPI.
No ponto, cumpre reconhecer que, como regra, é da autarquia a atribuição legal para proclamar a notoriedade de marca, pois como já decidiu o E. STJ que "Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito." (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1190341 2010.00.69361-0, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: j. 28/02/2014).
No entanto, a sentença não reconheceu tal notoriedade, diante da ausência de provas, motivo pelo qual a apelada não faz jus à proteção conferida por esse dispositivo legal, vejamos o entendimento da sentença: (...)
Assim, cabe destacar que, para a incidência da regra prevista no artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris (CUP), nos termos em que fundamentada a sentença, a fim de afastar a prescritibilidade com base em alegada má-fé, é imprescindível que a marca seja notoriamente conhecida. Contudo, a própria sentença não reconheceu tal notoriedade, o que revela contradição em sua fundamentação.
Especificamente sobre a necessidade de se considerar não somente a má-fé, mas também a notoriedade da marca, para fins de dizer se é ou não imprescritível o pleito de nulidade do registro, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido: (...)
Portanto, inicialmente, ao contrário do fundamento da sentença, para afastar a prescrição, consoante o artigo 6º bis, item 3, da CUP, é necessário também demonstrar a notoriedade da marca, o que não ocorreu no presente caso.
E não é só.
Da análise dos autos, constata-se que o registro mais antigo do produto PARAFLU, em âmbito mundial, remonta a data de 08 de fevereiro de 1966, de acordo com o evento 1, ANEXO27- página 11 - Registro realizado na Espanha, de titularidade da FL SELENIA, empresa da qual a apelada Petronas é sucessora, vejamos: (...)
Já no que se refere ao registro no Brasil, a apelada Petronas possui, como registro mais antigo, o de nº 007.159.587, referente à marca mista PARAFLU 11, depositado em 09/04/1979 e concedido em 25/05/1980. Todavia, esse registro foi objeto de pedido de caducidade formulado pela apelante Laring S.A, tendo a caducidade sido deferida em 13/11/2018 pelo INPI, conforme consta na RPI nº 2497. Atualmente, o referido ato administrativo que extinguiu a marca por caducidade é objeto do processo nº 5115852-12.2023.4.02.5101, em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ação ajuizada pela apelada.
Naquela demanda, ainda em curso e sem trânsito em julgado, a sentença considerou a apelante revel e o INPI manifestou concordância com os pedidos formulados pela apelada. A sentença proferida homologou tal concordância e reconheceu como indevida a caducidade do registro nº 007.159.587 - registro esse que, inclusive, é anterior ao da apelante, vide decisão processo 5115852-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 17, SENT1.
Todavia, naqueles autos, a apelada Laring S.A. não foi devidamente intimada da sentença que a declarou revel. O patrono que a representa, também neste processo, requereu a reabertura do prazo recursal, pleito que foi acolhido conforme decisão proferida no processo 5115852-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 26, DOC1.
Não obstante a revelia, por certo, seus efeitos - presunção de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 344, II) - não poderiam, como não podem, se fazer reconhecidos diante de a matéria envolver questão de ordem pública e interesse público, inerentes à regularidade de registro marcário perante o INPI, constituindo, pois, direito indisponível.
Além disso, há na respectiva ação (processo 5115852-12.2023.4.02.5101/RJ, evento 17, SENT1) liticonsórcio passivo necessário e unitário. Portanto, naqueles autos, não poderia ter sido homologado o reconhecimento jurídico do pedido pelo INPI, apesar de a autarquia ter manifestado a sua concordância com a procedência da pretensão. Nesse sentido, tal manifestação do INPI não proderia - como não pode - produzir qualquer efeito sobre a esfera jurídica da Laring S.A, uma vez que a sentença sequer analisou o mérito, ou seja, se a caducidade incidiria, ou não. Toda essa situação será, por certo, avaliada em grau recursal. Dessa forma, o referido reconhecimento jurídico do pedido pelo INPI, naquela ação, não tem qualquer efeito nesta ação sub examine.
Dessa forma, a título de esclarecimento, a sentença proferida na ação judicial que anulou o ato administrativo de caducidade da marca baseado no reconhecimento do pedido pelo INPI, não pode produzir efeitos contra a empresa apelante Laring S.A, por não ter sido observada a existência de litisconsorciação passiva unitária e necessária (CPC, art. 117).
Assim, a partir da análise dos autos, notadamente dos elementos constantes até a prolação da sentença, verifica-se que a apelada Petronas possuía, de fato, um registro anterior da marca PARAFLU em relação ao registro atualmente vigente da apelante, de nº 814.156.541. Contudo, conforme demonstrado, referido registro da Petronas encontra-se extinto e sem eficácia jurídica, sendo sua validade objeto de controvérsia no âmbito da ação judicial autuada sob o nº 5115852-12.2023.4.02.5101.
Pois bem.
O fato que me chama atenção é que, em razões de apelação, a apelante Laring S.A anexa documentos comprovando que era detentora da marca GLICIAL-PARAFLU, no Brasil, desde 12/11/1976 (registro nº 006.669.751), em decorrência de ter adquirido a referida marca nos autos da falência da empresa Tecnoquímica na Argentina (evento 93, OUT5), ou seja, tal registro é anterior ao registro da apelada (007.159.587 - 1979), o qual foi considerado caduco e a discussão ainda se encontra pendente de julgamento nos autos do processo nº 5115852-12.2023.4.02.5101, conforme já demonstrado acima.
Vejamos o referido documento que comprova a arrematação das marcas:(...)
Dessa forma, o que se conclui nestes autos, agora incluindo novos elementos acostados após a prolação da sentença, é que a Laring S.A possui registro da marca com a expressão GLICIAL-PARAFLU (006.669.751 - depósito em 1976) anterior ao registro da apelada (007.159.587 - depósito em 1979). Sublinhe-se que, atualmente, ambos os registros se encontram extintos por caducidade, o da apelante desde 2005 e o da apelada desde 2018.
A juntada do referido documento demonstra, de forma inequívoca, que não se pode imputar má-fé à apelante Laring S.A. quanto à titularidade dos registros das marcas PARAFLU, uma vez que sua aquisição ocorreu de boa-fé, mediante arrematação regularmente realizada no processo de falência da empresa Tecnoquímica, tramitado perante o Judiciário Argentino.
Não por outro motivo, com base na documentação relativa à arrematação judicial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI procedeu ao registro das marcas PARAFLU em nome da apelante, reconhecendo a validade do negócio jurídico celebrado.
Importa ressaltar que a arrematação judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade, o que implica na transferência do bem livre de quaisquer ônus ou vínculos preexistentes, conferindo ao arrematante plena titularidade sobre o objeto adquirido.
Ademais, como já consignado neste voto, a apelada Petronas não logrou demonstrar que a marca PARAFLU detinha o status de notoriamente conhecida, nos termos do art. 126 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o que reforça a inexistência de má-fé na conduta da apelante ao adquirir os referidos ativos.
Todavia, para sustentar suas alegações, a apelada Petronas aduz que havia uma relação comercial entre a Petronas e a Tecnoquímica. A autora/apelada juntou à petição inicial o documento anexado ao evento 1, ANEXO25 - página 02, o qual possui o seguinte teor: (...)
Pela leitura e interpretação do referido documento, no que se refere ao "item III", entendo que o parágrafo grifado não é totalmente claro na questão de quem criou o produto GLICIAL-PARAFLU. Fica a dúvida se a titularidade era da apelante Laring S.A (Tecnoquímica), que produzia a referida mercadoria para a empresa FIAT, atendendo as necessidades do veículo FIAT 600 ou se GLICIAL-PARAFLU era licenciado pela FIAT para a Tecnoquímica produzir.
Entendo que tal esclarecimento seria de suma relevância para averiguar se, de fato, o produto era de titularidade da FIAT e se a Tecnoquímica efetuou o registro da marca no Brasil de forma indevida.
Dessa forma, no que tange à alegação da apelada de que havia relação comercial anterior entre a Tecnoquímica e sua empresa, e de que a marca PARAFLU teria sido indevidamente registrada, destaca-se que tal assertiva, além de carecer de comprovação nos autos, não é apta a configurar má-fé da Laring S.A., que não participou de eventual vínculo contratual ou negocial com a Petronas.
Ademais, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, anexada ao evento evento 1, ANEXO21, forma um juízo de certeza de que a Tecnoquímica/Laring S.A tinha ciência do uso indevido da marca desde o ano de 1978. Contudo, como confirmar tal veracidade se a apelante possuía a marca GLICIAL-PARAFLU registrada no Brasil desde 1976 (Registro 006.669.751)? Essa informação é pública e não pode ser desconsiderada para efeito de aferição probatória da alegada má-fé da apelante, por mais que não possa, no exame de apelação, per saltum, ser valorada como prova para acolher a sua manifestação.
Observe-se o registro nº 006.669.751, referente à marca GLICIAL-PARAFLU, que consiste no mais antigo dentre os existentes no Brasil e é de titularidade da apelante Laring S.A., conforme consta na base de dados oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
(...)
Ao que me parece, não há certeza quanto à titularidade da criação da marca PARAFLU. Não se me afigura ser possível afirmar, com segurança, se a Tecnoquímica foi a criadora do referido produto, posteriormente fornecido à FIAT para solucionar os problemas do modelo FIAT 600, ou se, ao contrário, a FIAT desenvolveu o produto e licenciou sua fabricação à Tecnoquímica.
Assim, quanto a comprovação da má-fé, diante do caráter atributivo do sistema processual brasileiro, tal direito configura-se excepcional, demandando a quem o alega prova robusta para seu reconhecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Verifica-se no presente caso que não há prova robusta da caracterização de má-fé por parte da apelante, que possui sua marca devidamente registrada no INPI há mais de 35 anos.
Assim, constata-se, a partir da análise dos autos e da documentação acostada, que não é possível formar juízo de certeza quanto à suposta má-fé da apelante na aquisição das marcas PARAFLU. Tal conclusão se reforça diante da comprovação de que a apelante adquiriu as referidas marcas por meio de arrematação judicial nos autos da falência da Tecnoquímica, em trâmite perante a Justiça da Argentina, conforme demonstra o documento juntado no evento 93, OUT5. Dentre as marcas arrematadas, destaca-se a marca GLICIAL-PARAFLU, cujo registro no Brasil foi realizado ano de 1976, além do registro nº 814.156.541, o mais antigo e atualmente vigente no país, cuja anulação é pretendida pela apelada sob alegação de suposta má-fé, a qual, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.
Por mais que tais documentos tenham sido anexados por ocasião da interposição do recurso de apelação, ou seja, após estabilizada a ação, com a oferta da contestação - e, nesse sentido, tais documentos não poderiam ser, neste grau recursal, objeto de análise para o julgamento do mérito da causa, ainda mais, per saltum, uma vez sequer analisados pelo magistrado de 1º grau - entendo que tal documentação refere-se a existência de registro público, perante o INPI, o que se apresenta como fato público e notório - aquele que, apesar de não conhecido por todos, pode ser constatado por qualquer pessoa, principalmente pelo juiz em razão de sua atuação; portanto, a ignorância, por si só, não afasta a publicidade e a notoriedade de certos fatos.
A propósito, discorrendo sobre a dificuldade de conceituação do que seja fato notório, ARRUDA ALVIM (in, Manual de direito processual civil, vol. 2 - Processo de conhecimento - 5a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, pp. 424/425) adverte, todavia, que "por fato notório, no entanto, não se haverá de entender o que seja efetivamente conhecido, senão o que possa, facilmente e com segurança, ser conhecível, de tal sorte que o juiz, v.g., com acesso a qualquer livro de história ou de geografia, possa se inteirar do fato, que, por constar de qualquer livro, é seguramente notório", o que serve ao caso presente, na medida em que o registro da marca GLICIAL-PARAFLU, desde 1976 (Registro 006.669.751), está acessível, como informação pública. Ademais, esta circunstância nos remete à figura da notariedade judicial, construída pelo direito comparado, como "aqueles fatos de que o juiz, em decorrência de sua função, tem conhecimento seguro" (op. cit.), não se tratando, pois, de mero conhecimento próprio e subjetivo, ou seja, privado, mas sim de fato certificável em sua fonte, como sói ocorrer com os registros públicos.
Desse modo, por mais que tal situação fático-jurídica, acima destacada, não tenha sido alegada na origem, desde o início da litiscontestação, serve neste momento processual para se avaliar a impossibilidade de se presumir a má-fé da apelante ou, em certa medida, extraí-la do fato de que a antecessora da apelante tenha sido parceira da antecessora da apelada quanto a produto que se valia da marca PARAFLU.
Dessa forma, entendo que a apelada Petronas não fez prova da má-fé da apelante Laring S.A, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Não há como formar um juízo de certeza quanto a má-fé a partir somente dos documentos apresentados nos autos, ainda mais quando eles não são suficientemente claros quanto a questão de quem era o titular do produto, se a apelante ou a apelada.
Por fim, considerando que o registro vigente nº 814.156.541, de titularidade da apelante, foi concedido há mais de 35 (trinta e cinco) anos, a comprovação da suposta má-fé, com a finalidade de afastar a prescrição prevista no artigo 174 da LPI, exige prova robusta, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.
Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para julgar improcedente o pedido.
No voto condutor do acórdão que resolveu os declaratórios da ora recorrente, o órgão julgador assim se manifestou:
A embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao prejuízo processual decorrente da arguição tardia da existência da marca GLICIAL-PARAFLU pela LARING S.A., violando princípios do contraditório e ampla defesa. Alega ainda que o acórdão contrariou entendimento do próprio TRF2 sobre a inadmissibilidade de documentos produzidos antes da sentença mas apresentados apenas em sede recursal.
Todavia, não houve qualquer omissão no acórdão quanto a análise da arguição da existência da marca GLICIAL-PARAFLU, veja: (...)
Quanto à alegada deslealdade processual e violação da preclusão, o argumento é igualmente inconsistente. O próprio voto esclarece que a questão foi "alegada na origem, desde o início da litiscontestação" e serve para "avaliar a impossibilidade de se presumir a má-fé da apelante". A arrematação judicial foi devidamente alegada na contestação, e o acórdão apenas valorou adequadamente prova já constante dos autos, sem qualquer inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
No tocante à exigência de notoriedade para afastar a prescrição, o voto foi categórico ao citar precedentes do STJ (REsp 1.994.997/PE e REsp 1.741.532/RJ) que estabelecem a necessidade de demonstração tanto da notoriedade quanto da má-fé para aplicação do art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris. O próprio acórdão reconheceu expressamente que "a sentença não reconheceu tal notoriedade, diante da ausência de provas", o que inviabiliza completamente a pretensão de imprescritibilidade. A embargante tenta criar distinção inexistente na jurisprudência consolidada do STJ, que é uniforme quanto à necessidade de ambos os requisitos.
A embargante questiona a aplicação seletiva do conceito de "fato público e notório" à marca GLICIAL-PARAFLU, enquanto não se atribuiu o mesmo valor a outras informações disponíveis em registros públicos, como as marcas PARAFLU anteriores registradas mundialmente pela PETRONAS. Argumenta que a má-fé da LARING deveria ser apurada em relação às marcas objeto do pedido de nulidade, depositadas após 1988 e arrematadas em 2002, quando já havia o registro PARAFLU 11 da PETRONAS depositado em 1979.
Quanto à alegação de violação ao princípio da equidade na aplicação do conceito de "fato público e notório", o argumento da embargante revela profunda incompreensão dos fundamentos jurídicos utilizados no acórdão.
O voto foi tecnicamente preciso ao distinguir entre diferentes categorias de informações públicas. A marca GLICIAL-PARAFLU (Registro 006.669.751/1976) não foi considerada "fato público e notório" por mero capricho, mas porque se enquadra perfeitamente na definição doutrinária aplicada pelo relator, citando ARRUDA ALVIM: "fato notório é aquele que possa, facilmente e com segurança, ser conhecível, de tal sorte que o juiz, com acesso a qualquer livro de história ou de geografia, possa se inteirar do fato". Trata-se de registro brasileiro, disponível na base oficial do INPI, acessível e verificável por qualquer pessoa, constituindo informação de caráter público e certificável.
Diferentemente, os registros internacionais da PETRONAS mencionados pela embargante não possuem o mesmo status de notoriedade judicial no sistema jurídico brasileiro. O voto aplicou corretamente o princípio da territorialidade das marcas, reconhecendo que registros estrangeiros, por mais numerosos que sejam, não constituem automaticamente fatos notórios para o direito brasileiro, especialmente quando não acompanhados de prova específica de reconhecimento pela autoridade competente nacional.
Ademais, a embargante omite elemento crucial: o próprio acórdão expressamente analisou os registros internacionais da PETRONAS, conforme demonstra a transcrição do registro mundial datado de 08 de fevereiro de 1966 na Espanha. O voto não ignorou tais elementos, mas os ponderou adequadamente no contexto probatório, concluindo que "não há como formar um juízo de certeza quanto a má-fé a partir somente dos documentos apresentados nos autos, ainda mais quando eles não são suficientemente claros quanto a questão de quem era o titular do produto".
O conceito de notoriedade judicial aplicado pelo acórdão refere-se especificamente a "fatos de que o juiz, em decorrência de sua função, tem conhecimento seguro", não se tratando de conhecimento privado ou subjetivo, mas de informação certificável em fonte oficial brasileira. A marca GLICIAL-PARAFLU atende a esse critério por estar registrada no sistema oficial do INPI desde 1976, constituindo dado histórico verificável e relevante para aferição da boa-fé da adquirente.
Portanto, não houve violação ao princípio da equidade, mas sim aplicação técnica e fundamentada dos conceitos de fato notório e notoriedade judicial, com adequada distinção entre informações de diferentes naturezas e relevância probatória no sistema jurídico nacional.
Além disso, importante destacar que todo o contexto histórico exposto no voto precedente objetivou demonstrar a titularidade originária da marca PARAFLU, considerando que a pretensão da autora/apelada fundamentava-se na imprescritibilidade para pleitear a nulidade dos registros da embargada, concedidos há mais de 30 anos.
Este relator buscou verificar a existência ou não de má-fé por parte da embargada, restando comprovado, pelos registros públicos e pelo conjunto probatório dos autos, que esta possuía o registro válido da marca PARAFLU no Brasil anteriormente à embargante.
Ademais, alega a embargante omissão quanto ao princípio da especialidade das marcas, uma vez que a extinta marca GLICIAL-PARAFLU estava registrada apenas na Classe 2:20 para "preservativos contra oxidação", produtos distintos dos óleos lubrificantes e aditivos automotivos das Classes 1 e 4 objeto da discussão. Alega contradição ao se atribuir valor probatório a uma marca extinta por caducidade, contrariando os artigos 142, III, e 143 da Lei 9.279/96.
Quanto à alegação de omissão relativa ao princípio da especialidade das marcas, o argumento da embargante não procede por múltiplas razões fundamentadas no próprio voto condutor.
Primeiramente, o acórdão não foi omisso sobre o princípio da especialidade. O voto expressamente reconheceu que "constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade", demonstrando que a questão foi adequadamente enfrentada. O relator procedeu a detalhada análise comparativa entre os produtos assinalados pelas marcas em conflito, concluindo pela afinidade mercadológica que justifica a proteção contra colidência.
Além disso, a embargante comete equívoco conceitual ao sustentar que a marca GLICIAL-PARAFLU, registrada na Classe 2:20 para "preservativos contra oxidação e a deterioração de material", não teria conexão com o setor automotivo. O voto foi preciso ao esclarecer que tal marca foi registrada em 1976 e posteriormente transferida para a LARING por arrematação judicial, constituindo elemento probatório da boa-fé da adquirente e da anterioridade de seu interesse no segmento. A especificação "preservativos contra oxidação" possui evidente correlação com produtos automotivos como anticongelantes e aditivos para radiadores, que exercem justamente função protetiva contra oxidação e deterioração de componentes do sistema de refrigeração.
Mais relevante ainda é que o princípio da especialidade não afasta a conclusão do acórdão. O voto utilizou a marca GLICIAL-PARAFLU não para invocar proteção cruzada entre classes distintas, mas sim como elemento probatório da ausência de má-fé da LARING, demonstrando que esta possuía legítimo interesse anterior no segmento através de registro validamente obtido em 1976. Conforme expressamente consignado: "a juntada do referido documento demonstra, de forma inequívoca, que não se pode imputar má-fé à apelante Laring S.A. quanto à titularidade dos registros das marcas PARAFLU, uma vez que sua aquisição ocorreu de boa-fé".
O acórdão também foi claro ao estabelecer que todas as marcas objeto da discussão (tanto da LARING quanto da PETRONAS) situam-se na Classe 1, para produtos similares do segmento automotivo, afastando qualquer questão de especialidade entre as marcas efetivamente em conflito. A análise detalhada das especificações demonstrou a identidade/similaridade dos produtos: "anticongelante, anti-incrustantes, aditivo para radiador, sistema de refrigeração e líquido para motor de veículo".
Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim adequada aplicação do princípio da especialidade no contexto probatório específico, sem prejuízo da conclusão sobre afinidade mercadológica entre os produtos das marcas verdadeiramente em conflito.
A embargante também questiona o reconhecimento de efeitos de aquisição originária à arrematação ocorrida em processo de falência na Argentina sem homologação no Superior Tribunal de Justiça, alegando violação aos artigos 960 e 961 do CPC e ao artigo 105, I, "i", da Constituição Federal. Argumenta que a decisão não esclareceu como uma arrematação estrangeira não homologada poderia afastar requisitos nacionais de validade de registro marcário.
Todavia, sobre a questão da arrematação judicial e alegada violação à soberania nacional, o fundamento é tecnicamente equivocado. O voto foi claro ao estabelecer que "a arrematação judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade, o que implica na transferência do bem livre de quaisquer ônus ou vínculos preexistentes". Não se questiona a eficácia de decisão estrangeira, mas sim ato administrativo nacional do INPI, que reconheceu a validade do negócio jurídico ao proceder aos registros. A transferência foi regularmente anotada pela autarquia competente brasileira, conferindo plena legitimidade ao ato.
Em relação à ausência de má-fé, o acórdão foi fundamentado ao concluir que "não é possível formar juízo de certeza quanto à suposta má-fé da apelante" e que "a apelada Petronas não fez prova da má-fé da apelante Laring S.A, ônus que lhe incumbia". O voto aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, estabelecendo que quem alega má-fé deve prová-la de forma robusta, especialmente tratando-se de registro com mais de 35 anos. Os documentos apresentados não são "suficientemente claros quanto à questão de quem era o titular do produto", impedindo a formação de juízo de certeza sobre a alegada má-fé.
Quanto à suposta prejudicialidade externa, o argumento não se sustenta. O acórdão reconheceu expressamente que a sentença no processo 5115852-12.2023.4.02.5101 "não pode produzir efeitos contra a empresa apelante Laring S.A, por não ter sido observada a existência de litisconsorciação passiva unitária e necessária". Inexiste prejudicialidade quando a decisão é juridicamente ineficaz contra a parte interessada, sendo desnecessária a suspensão diante da fundamentada conclusão sobre a ausência de litisconsórcio necessário.
Por fim, a alegação de omissão quanto ao pedido de nulidade do ato do INPI referente à marca PARAFLU 11 (nº 824187008) não procede, uma vez que o acórdão julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, abrangendo logicamente tal pretensão. O voto foi exaustivo ao analisar toda a controvérsia, aplicando corretamente a prescrição quinquenal do art. 174 da LPI, o ônus probatório da má-fé estabelecido no art. 373, I, do CPC, a jurisprudência consolidada sobre a necessidade de notoriedade e má-fé para afastar a prescrição, e os princípios de direito marcário relativos à aquisição originária.
Desse modo, o que se constata, no caso vertente, é que, embora alegue a existência de vícios no acórdão, a embargante apenas demonstra contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição, obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão pela via dos declaratórios.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Não bastasse tudo que foi dito até aqui, o acórdão recorrido não parece destoar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange à interpretação do art. 6º, bis, item 3, da CUP. Veja-se:
DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.
2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).
3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 2061199/RJ. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. DJe 21/06/2024) (grifos meus)
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.
1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida;
(iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.
3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.
5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.
6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.
7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.
8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).
9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.
10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(REsp 1994997/PE. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DJe 02/03/2023)
Além disso, "a jurisprudência do STJ permite a juntada de documentos novos em fase recursal (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC), desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, mormente quando se trata de documento público e de fácil acesso" (AREsp 2663193/PE. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. QUARTA TURMA. DJEN 12/02/2026). Sem esforço se vê que este é o caso dos autos.
Desse modo, então, incide à hipótese o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.