Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5068016-09.2024.4.02.5101/RJ
APELANTE: LUPO S.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759)
APELADO: LUPI CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): EYNE MILKA ALVES DE LIMA (OAB RS122830)
ADVOGADO(A): YAGO LEITUNE PACHECO (OAB RS114542)
ADVOGADO(A): ANDERSON COUTO TIMM (OAB RS102097)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por LUPO S.A., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 13 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO da PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA DE ALTO RENOME. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. COEXISTÊNCIA VIÁVEL ENTRE OS SINAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca mista “LUPI UNIFORMES”, classe 40, requerendo ainda a abstenção de uso da marca pela empresa ré. A apelante sustenta que o registro da marca posterior colide com sua marca “LUPO”, registrada na classe 25, que possui o status de alto renome reconhecido pelo INPI em 2018, afirmando existir semelhança fonética e visual capaz de induzir o consumidor a erro, promover associação indevida e diluir a força distintiva de seu signo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a marca posterior “LUPI UNIFORMES” viola direitos da marca “LUPO”, considerada de alto renome, em razão de suposta colidência fonética, gráfica e conceitual; e (ii) determinar se a coexistência entre os sinais em conflito é juridicamente admissível diante da ausência de risco de confusão ou associação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do status de alto renome da marca “LUPO” confere proteção especial em todos os ramos de atividade, mas não impede, por si só, o registro de sinais que guardem semelhança parcial, desde que ausente o risco de confusão, associação indevida ou aproveitamento parasitário.
4. A análise de colidência entre marcas deve ser feita com base na impressão de conjunto, considerando elementos nominativos, figurativos e o contexto do uso, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência.
5. A marca “LUPI UNIFORMES” apresenta elementos nominativos e figurativos próprios, com diferenciação suficiente em relação à marca “LUPO”, tanto do ponto de vista gráfico quanto fonético, não se verificando identidade ou semelhança apta a gerar confusão.
6. Não há comprovação de que a empresa apelada tenha agido de má-fé ou tenha tentado se beneficiar indevidamente da reputação da marca da apelante, tampouco foram produzidas provas concretas de confusão efetiva no mercado.
7. A marca da apelada foi concedida em forma mista, com recursos visuais distintivos, o que reforça a inexistência de colidência com o sinal anterior.
8. A jurisprudência consolidada do TRF2 e do STJ reconhece a possibilidade de coexistência de marcas com semelhanças parciais, inclusive envolvendo signos de alto renome, desde que presentes elementos distintivos suficientes e ausente o risco de confusão ou associação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A proteção conferida às marcas de alto renome não é absoluta, sendo necessária a demonstração concreta de risco de confusão, associação indevida ou diluição do sinal distintivo para impedir o registro de sinal semelhante.
2. A coexistência entre marcas parcialmente semelhantes é admissível quando os conjuntos marcários ostentam elementos distintivos suficientes, considerados em sua totalidade, que afastem a possibilidade de confusão pelo consumidor.
3. A ausência de prova efetiva de confusão, concorrência desleal ou aproveitamento parasitário afasta a nulidade do registro posterior, mesmo diante da anterioridade e notoriedade da marca da autora.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX; 125; 129, caput; 130, III. CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, ApCiv nº 5022492-96.2018.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber; TRF2, ApCiv nº 5132782-76.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Fed. Marcelo Leonardo Tavares; STJ, REsp nº 1893426/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.09.2020.
Nesta sede, a recorrente afirma "o v. acórdão contrariou o quanto disposto nos artigos 2º, III, art. 124, XIX, 125, 129 e 130, III, todos da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)".
Aponta dissídio jurisprudencial.
Conclui que "o v. acórdão não deve prosperar, pois é contrário a Lei 9.279/96, mais especificamente ao art. 2º, III, art. 124, XIX, 125, 129, e 130, III, todos da Lei nº 9.279/96, assim como diverge de entendimento jurisprudencial, razão pela qual, espera-se uma melhor análise por esta C. Corte".
Ao final, "demonstrada a contrariedade e negativa de vigência à lei federal, quanto à matéria que fundamenta o Recurso Especial, aguarda a Recorrente que, deferido o seu processamento, subam os autos à consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando, conhecida a irresignação, mereça provimento para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido no que pertine a insurgência aqui manifestada".
Contrarrazões no Evento 32.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que "o v. acórdão contrariou o quanto disposto nos artigos 2º, III, art. 124, XIX, 125, 129 e 130, III, todos da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)".
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença para anular o registro nº 920.765.750, para a marca mista “LUPI UNIFORMES”, na classe 40, bem como para que haja a abstenção de uso da referida marca.
(...)
Para tanto, no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Nesse sentido vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.
Vejamos os referidos registros: (...)
A apelante sustenta que o status de alto renome da marca LUPO, reconhecido pelo INPI, atrai a proteção especial em todos os ramos de atividade, sendo inequívoca a semelhança entre os signos LUPO x LUPI UNIFORMES, tanto do ponto de vista fonético quanto visual, o que é apto a gerar confusão, associação indevida e, sobretudo, a diluição da força distintiva da marca notoriamente conhecida.
O status de alto renome da marca “LUPO” foi reconhecido pelo INPI na RPI 2453, em 09/01/2018, no âmbito do registro nº 902.078.763, situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público consumidor.
Entretanto, a proteção conferida às marcas de alto renome não é absoluta, sendo possível o registro de sinais que guardem apenas semelhança parcial com elas, desde que não haja risco efetivo de diluição, confusão, associação indevida pelo público consumidor ou aproveitamento parasitário.
Além disso, o reconhecimento de LUPO como marca de alto renome, conforme anteriormente destacado, não impede, por si só, o registro de sinais que guardem certa semelhança, desde que ausente o risco de confusão ou associação indevida.
Ao analisar a possibilidade de convivência entre os sinais em conflito, verifica-se que há apenas identidade parcial no aspecto nominativo, pois ambos compartilham o elemento “LUP” (“LUPO” x “LUPI UNIFORMES”).
Todavia, entendo que os sinais apresentam diferenciação suficiente, seja pela divergência entre os elementos nominativos, pela distinta sonoridade ou pela apresentação gráfica adotada pela apelada, que utiliza recursos visuais ausentes na marca da apelante.
Assim, sob uma análise global, constata-se que os sinais em questão ostentam grau relevante de distintividade, sendo plenamente viável sua convivência no mercado sem que se configure risco de confusão ao público consumidor. Vejamos: (...)
Do ponto de vista gráfico e fonético, verifica-se que os sinais, considerados em sua totalidade e sequência, não geram impressão de identidade. A marca da autora é composta por apenas duas sílabas, enquanto a da empresa ré/apelada incorpora o termo adicional “UNIFORMES”, o que lhe confere distanciamento significativo em termos de sonoridade e grafia.
No que se refere ao aspecto figurativo, observa-se que a marca da ré/apelada apresenta elementos visuais distintivos — como círculos, letras com grafismo especial e outras figuras geométricas — que compõem um conjunto marcário suficientemente caracterizado e afastado do sinal da autora.
Ainda que a expressão “LUP” esteja presente na marca da apelada, tal coincidência isolada não é capaz, por si só, de induzir o consumidor a erro. Isso porque a análise de colidência entre sinais deve ser feita de forma global, considerando o conjunto marcário e não apenas elementos isolados, sendo imprescindível a avaliação do caso concreto.
Ademais, a marca da apelada foi deferida na forma mista, o que reforça ainda mais o afastamento entre os sinais, uma vez que sua proteção recai sobre o conjunto da marca — elementos nominativos e figurativos combinados —, limitando a possibilidade de sua titular se valer isoladamente de aspectos visuais ou nominais que se aproximem da marca da autora.
Nesse cenário, a despeito do reconhecimento ou não da condição de marca de alto renome (...) a doutrina reconhece que tal proteção não é absoluta, e deve estar adstrita a casos onde se reconheça a possibilidade de confusão ou associação errônea entre os signos em conflito."
Com efeito, embora a marca de alto renome goze de proteção especial em todos os ramos de atividade, tal prerrogativa não implica, por si só, vedação absoluta ao uso ou ao registro de qualquer sinal que apresente alguma semelhança. A restrição somente se impõe quando a semelhança entre os sinais for apta a gerar confusão, associação indevida por parte do consumidor ou aproveitamento parasitário, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Cumpre salientar que o risco de confusão ou associação indevida deve ser demonstrado de forma concreta, não bastando alegações genéricas ou presunções. Nesse sentido, a autora não logrou comprovar a efetiva existência de tais riscos, limitando-se a argumentos desprovidos de respaldo probatório.
Ainda que a autora detenha registro anterior de sua marca, não há qualquer elemento nos autos que indique que a empresa ré tenha se valido do sinal com a intenção de se beneficiar indevidamente da reputação alheia, tampouco há indícios de prática de concorrência desleal ou tentativa de usurpação do sinal distintivo da autora.
Assim, embora o signo impugnado incorpore a expressão “LUP” em seu elemento nominativo, a análise global dos conjuntos marcários evidencia que suas impressões visuais são suficientemente distintas, afastando o risco de confusão e permitindo a coexistência pacífica entre os sinais.
A jurisprudência desta 1ª Turma Especializada se alinha no mesmo sentido, vejamos: (...)
Além disso, o parecer da autarquia especializada também fundamentou muito bem a questão, consoante evento 24, ANEXO3, observemos: (...)
Desse modo, restou assentado que o reconhecimento do alto renome da marca “LUPO” não impede, por si só, que terceiros utilizem parte de seu elemento nominativo, como o termo “LUP”, desde que o conjunto marcário apresentado seja suficientemente distinto dos registros titularizados pela apelante.
Tal entendimento, cumpre destacar, não desmerece a relevância e a notoriedade da marca da autora no mercado brasileiro, mas apenas reafirma que a proteção especial conferida às marcas de alto renome não implica vedação absoluta à utilização de signos que compartilhem, de forma parcial, elementos semelhantes, desde que não haja risco de confusão, associação indevida ou diluição do sinal distintivo.
Portanto, percebe-se que o signo registrado pela apelada possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas nos artigos 124, XIX e 125, da Lei da Propriedade Industrial, ainda mais se considerando que as classes 25 e 40 são distintas.
Assim, entendo que a sentença deve ser mantida.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.