Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5133326-93.2023.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO
APELANTE: SAUDE DA SERRA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): JAIR WILLIAN PIOCZKOSKI (OAB PR107413)
ADVOGADO(A): MARCELO HENRIQUE ZANONI (OAB PR063096)
APELADO: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED (AUTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA NOMINATIVA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. USO ANTERIOR COMPROVADO. ANULAÇÃO DE REGISTRO POSTERIOR. ABSTENÇÃO DE USO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a nulidade do registro da marca nominativa “LIQUIBAND” (nº 913.196.118), da titularidade da ré, na classe 35, e determinar sua abstenção de uso. Também foi declarado nulo o ato administrativo do INPI que anulou os registros da mesma marca nas classes 05 e 10, de titularidade da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada faz jus ao direito de precedência com base no art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96, por meio da comprovação de uso anterior da marca “LIQUIBAND”; e (ii) determinar se, reconhecido o direito de precedência, é cabível a nulidade do registro da marca pela apelante e a consequente abstenção de seu uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de precedência exige a comprovação, por utente de boa-fé, do uso contínuo e efetivo da marca no Brasil por pelo menos seis meses anteriores à data do depósito do registro posteriormente impugnado (LPI, art. 129, §1º).
4. A apelada logrou demonstrar a existência de contrato de distribuição exclusivo celebrado com empresa brasileira (Bioargo Comercial LTDA) em setembro de 2016, além da emissão de invoices e comprovação de autorização de comercialização no Brasil desde 2011.
5. A documentação apresentada, incluindo registros internacionais e publicações oficiais, corrobora o uso prévio e efetivo da marca “LIQUIBAND” no território nacional, satisfazendo os requisitos do direito de precedência.
6. A identidade gráfica e fonética entre as marcas, aliada à sobreposição do segmento farmacêutico das partes, configura risco de confusão ou associação indevida junto ao público consumidor, conforme art. 124, XIX, da LPI.
7. Em se tratando de marcas no setor farmacêutico, é necessária cautela redobrada, dada a relevância da segurança do consumidor e da clareza na identificação de produtos médicos.
8. A jurisprudência do TRF2 e do STJ reforça que, diante da comprovada anterioridade do uso e do risco de confusão, deve-se reconhecer a nulidade do registro posterior e determinar a abstenção de uso da marca.
9. A exclusão do INPI da condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, pois a autarquia não dispunha de elementos para decidir de modo diverso no processo administrativo e não resistiu à pretensão judicial.
10. A atuação reiterada da apelante em tentar registrar marcas já utilizadas por terceiros, como demonstrado no processo 5018635-71.2020.4.02.5101, evidencia má-fé na tentativa de apropriação indevida de sinal distintivo alheio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de precedência previsto no art. 129, §1º, da LPI exige prova robusta e inequívoca do uso contínuo e efetivo da marca no Brasil por pelo menos seis meses antes do pedido de registro posterior.
2. A identidade entre sinais distintivos e a atuação das partes no mesmo segmento mercadológico configuram risco de confusão ao consumidor, autorizando a anulação do registro posterior.
3. A coexistência de marcas idênticas no setor farmacêutico é vedada por representar risco à segurança e clareza na identificação de produtos.
4. O INPI não pode ser condenado em honorários sucumbenciais quando não houver resistência à demanda nem prévio conhecimento da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX, e 129, §1º; CPC/2015, arts. 85, §3º e §11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC nº 0809547-47.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada; TRF2, AC nº 5018635-71.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Flavio Oliveira Lucas, j. 30.05.2023; STJ, REsp nº 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Enunciado CJF nº 108.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2025.