Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3038615/RJ (2025/0331341-9)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE: WEG SA
ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
MELYNNE TEIJEIRO MEDEIROS - RS081601
AGRAVADO: WEGHAUX ENERGY MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO: SIMONE CIRIACO FEITOSA STANCO - SP162867
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por WEG S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 482-483): DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE ELEMENTOS NOMINATIVOS. ANÁLISE DO GRAU DE DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. COEXISTÊNCIA POSSÍVEL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por WEG S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros marcários nº 830.969.853, 830.969.845 e 903.641.402, de titularidade da empresa WEGHAUX ENERGY ENGENHARIA LTDA., sob o fundamento de colidência com registros anteriormente concedidos à apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a similaridade entre os elementos nominativos das marcas registradas pelas partes configura risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor; e (ii) avaliar se os registros marcários da empresa apelada devem ser anulados à luz do disposto no art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conceito de marca, conforme os arts. 122 e 123 da Lei nº 9.279/1996, envolve a capacidade distintiva de identificar a origem de produtos ou serviços e diferenciá-los de outros similares no mercado. 4. O art. 124 da referida lei estabelece hipóteses de vedação ao registro de marcas, incluindo a possibilidade de confusão ou associação indevida entre consumidores (inciso XIX). 5. O exame da colidência marcária requer análise do conjunto dos elementos distintivos, considerados a totalidade dos sinais e seu contexto mercadológico, com base em critérios consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.745.412/RS e REsp 1.867.230/RJ). 6. No caso concreto, a análise concluiu que, embora haja semelhança parcial entre os elementos nominativos das marcas, os demais elementos figurativos e o público-alvo especializado reduzem significativamente o risco de confusão ou associação indevida. 7. A convivência pacífica das marcas por mais de dez anos, sem registro de conflito ou engano do público consumidor, reforça a possibilidade de coexistência, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. 8. Não há comprovação de má-fé por parte da empresa apelada no registro das marcas questionadas, elemento essencial para caracterização de violação de direito marcário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A análise de colidência de marcas deve considerar a totalidade dos elementos distintivos e o contexto mercadológico, de modo a avaliar o risco de confusão ou associação indevida. 2. A convivência prolongada de marcas semelhantes sem registro de conflitos ou confusão entre consumidores é indicativa da possibilidade de coexistência. 3. A similaridade parcial de elementos nominativos não configura violação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, quando não há confusão ou má-fé. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 122, 123 e 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.745.412/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020. STJ, REsp 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021. STJ, REsp 1.924.788/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021. Sem embargos de declaração. No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996; 5º, incisos XXIX, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e 489, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 veda o registro quando houver reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, bastando a possibilidade de confusão ou associação indevida, o que ocorreria porque “WEG” está integralmente contida em “WEGHAUX”, os sinais seriam graficamente e foneticamente semelhantes e atuariam no mesmo nicho mercadológico. Afirma que, à luz do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, deve-se garantir proteção à propriedade industrial e reprimir a concorrência desleal, reforçando que não se exige prova de confusão efetiva, mas a possibilidade concreta de confusão, e invoca, como suporte, o art. 2º, V, da Lei n. 9.279/1996 e o art. 10-bis da Convenção da União de Paris, além dos arts. 195, III, e 209 da Lei n. 9.279/1996, para caracterizar atos suscetíveis de desviar clientela e criar confusão entre estabelecimentos e serviços. Alega que o art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal foi malferido porque o Tribunal não teria apreciado as lesões e garantias do contraditório e ampla defesa relativamente às teses centrais deduzidas, e que o art. 93, IX, da Constituição Federal foi violado em razão de fundamentação deficiente, por se limitar à reprodução de decisão anterior sem enfrentar os argumentos essenciais, o que, em tese, também configuraria ofensa ao art. 489, II, do Código de Processo Civil por ausência de motivação adequada. Defende, ainda, que o exame marcário deve priorizar o aspecto verbal dos sinais, pois “a marca é chamada e não mostrada”, de modo que logotipos, estilizações e elementos figurativos seriam irrelevantes para afastar a confusão, e requer a anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos para novo julgamento que reconheça a nulidade dos registros da recorrida. Foram oferecidas contrarrazões (fls. 501-502). Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 504-507), o que ensejou a interposição do presente agravo. Foi apresentada contraminuta do agravo (fls. 523-524 e 525-536). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. De início, não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento dos arts. 5º, incisos XXIX, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte: 2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988. (AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 20/12/2024.) 3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 1.325.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.) Em relação à apontada ofensa aos arts. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 480-481): No caso em apreço, sustentou a apelante a colidência de marcas para fins do art. 124, XIX e XXIII da Lei nº 9.279/96 (LPI), que configuraria vício a resultar na nulidade do registro de marca concedido à apelada. A parte autora, ora apelante, aponta diversos registros anteriores, com signos que pouco variam da apresentação. Trata-se de marca utilizada por grupo econômico (Grupo WEG) em suas empresas e produtos. Em seu parecer técnico (evento 11, CONT2), INPI assinalou que “embora a autora possua um rol de marcas contendo a expressão WEG, devem ser levadas em consideração somente aquelas depositadas preteritamente ao depósito das marcas anulandas. Uma busca realizada no banco de dados do INPI revela que somente 34 (trinta e quatro) marcas enquadram-se nestes quesitos, e que, destas, somente 05 (cinco) foram concedidas com escopo de proteção que abarque produtos e serviços afins aqueles elencados na especificação dos processos atacados – resumidamente, manufatura e comércio de máquinas industriais de qualquer tipo e serviços de engenharia.” Como mencionado anteriormente, a marca há de ser examinada em sua totalidade. [...] Nada obstante a semelhança entre parte de seus elementos nominativos, o exame destes considerados em sua totalidade, bem como em conjunto com os demais elementos figurativos que compõem os signos, permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que autoriza a concessão do registro. Conquanto seja fato que a marca WEG já possuía visibilidade no mercado quando a marca WEGHAUX foi registrada em 2011, não há, nos autos, quaisquer elementos que permitam inferir a má-fé da empresa apelada. Ainda, os produtos e serviços em questão são voltados para público-alvo especializado, do setor industrial, o que também permite presumir uma jornada de compra com mais atenção e pesquisa. De aduzir-se, em conclusão, que, em congruência ao entendimento firmado por este Colegiado, e na esteira da jurisprudência sobre a matéria, a parcial identidade gráfica entre os elementos nominativos dos signos não inviabiliza a coexistência deles, notadamente porque a marca da recorrente constitui expressão capaz de individualizá-la, pelo que se infere que não restou configurada violação do artigo 124, XIX da Lei 9.279/96. Por fim, merece atenção ainda o fato de que, na prática, as marcas convivem há mais de dez anos, inexistindo nos autos qualquer notícia de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que afasta qualquer presunção de risco desta confusão/associação e revela a possibilidade de coexistência entre as marcas. Por todas essas razões, deve ser mantida a r. sentença. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao cotejo dos sinais, à aferição da afinidade mercadológica e ao risco de confusão, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7/STJ. A propósito, cito o seguinte precedente: DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e aplicação do art. 1.030, V, do CPC. 2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de atos administrativos do INPI relativos ao indeferimento dos registros da marca FRUTIBRAS na classe 31. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo os atos de indeferimento de registro do INPI. 4. A Corte estadual manteve o indeferimento do registro por identidade gráfica, fonética e ideológica entre "FRUTIBRAS" e "F FRUTABRÁS", reconheceu a suscetibilidade de confusão nos mesmos segmentos mercadológicos, aplicou o art. 124, XIX, da LPI e majorou honorários pelo art. 85, § 11, do CPC, desprovendo a apelação. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o art. 1.022, II, do CPC foi violado por omissão quanto à tese da coexistência de marcas fracas; (ii) saber se o art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 impõe o ônus da convivência por fraca distintividade; (iii) saber se o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 afasta a confusão diante de suposta distintividade suficiente; (iv) saber se o art. 122 da Lei n. 9.279/1996 autoriza o registro do sinal "FRUTIBRAS" por ser distintivo e visualmente perceptível; e (v) saber se o art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996 permite a convivência de signos semelhantes sem monopólio sobre elementos evocativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a tese de marcas evocativas e afastou o ônus da convivência, aplicando o art. 124, XIX, da LPI; incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF pela deficiência em impugnar fundamento autônomo. 7. O reexame da distintividade e da similitude gráfica e fonética esbarra na Súmula n. 7 do STJ; o Tribunal de origem aplicou corretamente o art. 124, XIX, da LPI para reconhecer risco de confusão e associação indevida. 8. Não há violação dos arts. 122 e 129, caput, da LPI: a recusa do registro decorre da colidência com marca anterior e da proteção conferida para evitar confusão, nos limites legais. 9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da delimitação do âmbito de proteção da marca pelo risco de confusão, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as razões do especial não impugnam fundamento autônomo do acórdão e alegam omissão inexistente à luz do art. 1.022, II, da Lei n. 13.105/2015. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de reexame da similitude gráfica, fonética e ideológica e da distintividade dos sinais à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996. 3. A recusa de registro por colidência com marca anterior não viola o art. 122 da Lei n. 9.279/1996 nem amplia indevidamente a proteção do art. 129, caput, da mesma lei. 4. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte sobre delimitação do âmbito de proteção pela prevenção de confusão, atraindo a Súmula n. 83 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, VI e XIX, 129, caput; Lei n. 13.105/2015, arts. 1.022, II, 1.030, V, 85, § 11; Constituição Federal, art. 105, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula n. 7; STJ/Súmula n. 83; STF/Súmula n. 284; STJ, REsp n. 1.833.422/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1777621/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2023. (AREsp n. 2.634.638/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) Finalmente, não se verifica a alegada ausência de fundamentação a ensejar a nulidade do julgado e, consequentemente, nenhuma contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Relator
HUMBERTO MARTINS