Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5055303-36.2023.4.02.5101/RJ
AUTOR: PABLO PHELIPE BERBEK DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA (OAB SP379319)
ADVOGADO(A): TIAGO MARIANO DA SILVA (OAB SP361371)
AUTOR: GUILHERME AQUINO PINILHA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA (OAB SP379319)
ADVOGADO(A): TIAGO MARIANO DA SILVA (OAB SP361371)
RÉU: HERTZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADO(A): PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (OAB RJ144889)
ADVOGADO(A): LÍVIA BARBOZA MAIA (OAB RJ182505)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta pelo procedimento comum por PABLO PHELIPE BERBEK DO NASCIMENTO e GUILHERME AQUINO PINILHA em face do INPI e da empresa HERTZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0903795-0 para "sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências", sob o argumento de não observância dos arts. 8° e 13 da LPI.
Petição inicial (1.1), emendada (11.1), com procurações, diversos documentos e parecer técnico (11.10).
Decisão (11.10) indeferiu tutela de urgência, bem como determinou a adequação do valor atribuído à causa e o recolhimento das custas processuais, o que foi cumprido pelos autores.
Contestação (14.1), com documentos e parecer técnico (14.12) as seguintes questões preliminares: a) impugnação ao valor da causa; b) inépcia da petição inicial (existência de vícios formais, ausência de documentos essenciais e impossibilidade jurídica do pedido); c) relação de prejudicialidade externa com outra ação - processo n. 1000575-21.2022.4.01.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Cuiabá – MT, com pedido de suspensão do presente feito; d) condenação da parte autora por litigância de má-fé (alteração da verdade dos fatos). No mérito, pela improcedência do pedido.
Contestação do INPI (18.1), acompanhada de parecer técnico (18.3), em que sustenta sua condição de litisconsorte necessário especial e, no mérito, pela improcedência do pedido.
Réplica (23.1), na qual a parte autora requer: a) o reexame e deferimento da tutela provisória requerida na inicial; b) a rejeição dos pedidos preliminares feitos pela empresa ré; c) a produção de prova pericial, com a nomeação de "perito especializado na área da propriedade industrial"; d) a aceitação das provas documentais já apresentadas até o momento, sem prejuízo da posterior juntada de documentos "que se tornem futuramente conhecidos, acessíveis ou disponíveis, além do direito à contraprova de eventuais provas produzidas pela parte contrária"; e) a suspensão das ações de infração em curso: processo n. 0006688-04.2022.8.16.0028, em trâmite na Vara Cível do Foro de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, PR, e processo n. 1012589-88.2023.8.26.0361, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, SP.
Tréplica da ré HERTZ (26.1), acompanhada de documentos e parecer técnico (26.3), requerendo: a) a desconsideração e desentranhamento da declaração da ABESE - Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança e dos documentos BR 202021000545-4, BR 302020004081-3 e BR 51.2021.001123-6, por não fazerem parte do objeto da lide; b) o desentranhamento dos novos documentos trazidos pela parte autora em sede de réplica - CN201218982; KR100766955; KR20030055241; KR100408535; JP2008277997; US2007090944; KR0000008683; JP2008005266; JP2005339172; JP2002288764; JPH0358200; KR20000009607, JPH06337997, KR20100004380U e JP2010282316A; c) a rejeição do pedido de suspensão das ações que tramitam na Justiça Estadual; d) a imposição aos autores de condenação por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos; e) o julgamento antecipado do mérito, ou, subsidiariamente, o julgamento parcial imediato de improcedência quanto ao pedido de nulidade da PI0903795-0 por suposta ausência de novidade, insuficiência descritiva e falta de suporte no relatório descritivo; f) no caso de produção de prova pericial, que seja realizada "por técnico especialista na área e com conhecimento em propriedade industrial".
INPI informou não ter provas a produzir (32.1).
Decisão saneadora (49.1): a) fixou a posição processual do INPI como assistente especial; b) rejeitou a impugnação ao valor da causa; c) acolheu parcialmente a preliminar de inépcia para receber a inicial quanto aos fundamentos de fato e de direito relativos à nulidade da patente por ausência de atividade inventiva; d) sobre a ausência de documentos essenciais, afirmou que a questão da novidade será apreciada quando do julgamento do mérito, mas que assiste razão à empresa ré quanto à ausência de juntada de documentos essenciais, pelo que determinou à parte autora a juntada das 7 anterioridades referidas na petição inicial; e) rejeitou os pedidos de condenação da parte autora em litigância de má-fé e de suspensão do feito por prejudicialidade externa; f) fixou a lista de anterioridades, rejeitando aquelas juntadas em sede de réplica, mas indeferindo o pedido de desentranhamento por ausência de prejuízo; f) deferiu a produção de prova pericial; g) afirmou não ter competência para apreciar o pedido de suspensão de ações na Justiça Estadual.
Não foi conhecido o agravo de instrumento pela empresa ré quanto à rejeição da impugnação ao valor da causa (58.1).
Petição da HERTZ (63.1) em que requer a reconsideração acerca do valor atribuído à causa e, de forma alternativa, a determinação de que os autores apresentem seu faturamento quanto ao produto BULKE CITY PRO, o que foi rejeitado pelo Juízo (65.1).
Petição da parte autora (63.1), acompanhada de pareceres técnicos (63.9, 63.17 e 63.21) e traduções juramentadas dos documentos de anterioridades, com os originais (71.1), reiterando o pedido de suspensão das ações de infração em tramitação na Justiça Estadual.
Manifestação da HERTZ (78.1), com parecer técnico (78.3), requerendo: a) o desentranhamento dos novos pareceres técnicos e documentos neles mencionados dos eventos 63 e 71, com a desconsideração de qualquer matéria que não a fixada como ponto controvertido na decisão saneadora; b) a condenação da parte autora por litigância de má-fé, por atrapalhar injustificadamente o andamento do processo com incidentes manifestamente infundados.
II - POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI
Reconsidero o item 1 da decisão saneadora, por entender, com base em abalizada jurisprudência do e. TRF da 2ª Região e na Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, que, em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, a posição litisconsorcial de tal autarquia não deve ser a de assistente, mas a de parte ré (REsp 1.775.812 / RJ, REsp 1.817.109 / RJ, REsp 1.865.156 / SC, REsp 1.460.516 / ES, REsp 1.264.644 / RS, REsp 1.378.699 / PR, REsp 1258662 / PR).
III - PONTOS CONTROVERTIDOS e lista de anterioridades
Este Juízo vem entendendo, com base em precedente da 1ª Seção Especializada do e. TRF da 2ª Região (TRF2, EI 0001996-10.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, Primeira Seção Especializada, j. 09/11/2016, d. 16/11/2013) e na orientação do e. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1517381 - RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti), que a cognição, em matéria de propriedade intelectual, e especialmente em casos de patentes, deve ser a mais ampla possível, ante o interesse público que deve nortear a matéria, nos termos postos na cláusula finalística inscrita no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.
No caso, entretanto, já tendo sido proferida decisão de saneamento do feito e ante o princípio da estabilidade da demanda, reitero o teor da decisão saneadora para afirmar que o ponto controvertido na demanda é a presença de atividade inventiva na patente de invenção n. PI 0903795-0, em razão das anterioridades abaixo elencadas:
TÍTULO DATA EVENTO TRADUÇÃO
D1
PI 0303789-4
Sistema eletrônico de monitoramento avançado 20/12/2005
63, Anexo2 71, Anexo2
D2
CN 2269675
Base station equipment in municiple public security monitoring system
27/09/1996
71, Anexo3
63
tradução3
D3
US 2004/0143602
Apparatus, system and method for automated and adaptive digital image/video surveillance for events and configurations using a rich multimedia relational database
22/07/2004
1, outros7 - fls.18/58 e outros 8, fls.1/17,
71, anexo4
63
tradução4
D4
CN 1270377
Public security system for small social region
18/10/2000
71, Anexo 5
63
tradução5
D5
US 2005/0174229
Security system configured to provide video and/ or audio information to public or private safety personnel at a call center or other fixed or mobile emergency assistance unit
11/08/2005
71, Anexo 6
63
tradução6
D6
KR 20090035379
Intellectual system for public security and crime prevention through sensing events in the pictures of a parking place and a method thereof
09/04/2009
71, Anexo 7
63
tradução7
D7
US 2009/0006286
Method and apparatus for identifying unexpected behavior of a customer in a retail environment using detected location data, temperature, humidity, lighting conditions, music, and odors
01/01/2009
1, outros7 - fls.4/17,
71, Anexo 8
63
tradução8
Reitero, outrossim, que já foram afastados, pela decisão saneadora, os documentos trazidos pela parte autora em sede de réplica.
Em decorrência, também deverão ser desconsiderados os novos pareceres técnicos juntados pela parte autora (63.9, 63.17 e 63.21) e eventuais documentos neles referidos, que não sejam referentes à verificação de atividade inventiva na patente de invenção n. PI 0903795-0, com base nas anterioridades acima listadas.
Não há necessidade de desentranhamento de tais documentos, ante as peculiaridades do sistema eletrônico e-Proc.
IV - SUSPENSÃO DE AÇÕES NAS JUSTIÇAS ESTADUAIS
Nada há a prover em relação à reiteração do pedido da parte autora para suspensão das ações de infração, pois, conforme já suficientemente esclarecido, absolutamente não compete a este Juízo rever ou suspender decisões proferidas por Juízos Estaduais, nem muito menos determinar a suspensão de processos em tramitação na Justiça Estadual.
v - tutela provisória
Indefiro o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora eis que, conforme já afirmado na decisão inicial, a medida perseguida necessita de amplo convencimento, com base em provas técnicas, e, até o presente momento, a manifestação do INPI, órgão técnico imparcial, é no sentido da validade da patente em questão (18.3)
VI - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Por se referir a prejuízos ao andamento do processo em razão de incidentes manifestamente protelatórios, o pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé será apreciado no momento da prolação da sentença.
VII - PROVA PERICIAL
Tendo em vista o deferimento da prova pericial requerida pela parte autora (23.1 e 49.1), nomeio como perito judicial o DR. ROGÉRIO FERREIRA DA CUNHA, engenheiro da área de telecomunicações, com conhecimentos em propriedade intelectual, cujo curriculum encontra-se disponível na Plataforma Lattes (em https://lattes.cnpq.br).
VIII - QUESITOS DO JUÍZO
Ficam desde já consignados os quesitos do Juízo, os quais deverão ser respondidos pelo perito nomeado:
Problema e Solução Técnica
1. Qual é o problema técnico e a solução técnica reivindicada no pedido de patente de invenção PI 0903795-0 para "sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências"?
Estado da Técnica
2. Considerando a matéria reivindicada na patente, qual o estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto à época do depósito?
3. Quais as anterioridades relevantes e quais as semelhanças e as diferenças entre elas e a solução técnica reivindicada que sejam relevantes à análise?
4. Apuração da Atividade Inventiva (item 4 do Teste de Motivação Criativa – TMC, equivalente à terceira etapa do Teste do INPI - Resolução n.º 169/2016, item 5.9)
4.1 Considerando o disposto no art. 13 da LPI, um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte?
4.2 Subsidiariamente, há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade? Exemplos: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
4.3 Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.
4.4 Concluindo pela não obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese.
IX - QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS
No prazo comum de 15 dias (CPC, art. 465, §1º), indiquem as partes os seus assistentes técnicos e quesitos, que deverão ser restritos à verificação da atividade inventiva da patente de invenção PI 0903795-0, com base nos 7 documentos citados como anterioridades.