Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: TAURUS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): LEILA KRAUSE SIGNORELLI (OAB RJ163265)
APELADO: MARIA JUCILENE DA SILVA TAVARES (RÉU)
ADVOGADO(A): YTALLO NUNES VIEIRA (OAB PE054685)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por TAURUS TEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECCÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 13 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO DURANTE O PERÍODO LEGAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELo PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por TAURUS TEXTIL IND. DE CONFECCOES LTDA ME contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o requerimento de caducidade dos registros da marca mista “METAURUS JEANS WEAR” (nºs 826.399.398 – classe 25 e 826.399.380 – classe 35), de titularidade da ré/apelada MARIA JUCILENE DA SILVA TAVARES.
A parte autora alegou ausência de uso da marca no período legal e insurgiu-se contra a aplicação da Nota Técnica CPAPD nº 01/2018 do INPI. Pleiteou, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais fixados em 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se devem ser reduzidos os honorários fixados de 20% para 10% sobre o valor da causa; (ii) se o entendimento adotado na Nota Técnica CPAPD nº 01/2018 do INPI, que admite comprovação de uso mesmo que a marca conste apenas do cabeçalho das notas fiscais, atende ao fim legal de comprovação de uso efetivo; (iii) se as notas fiscais apresentadas comprovam uso efetivo da marca, uma vez que a marca não aparece de forma explícita na identificação dos produtos; (iv) se há provas suficientes de uso da marca durante todo o período de cinco anos previsto no art. 143 da LPI; e (v) se houve alteração do caráter distintivo da marca registrada, com omissão dos elementos figurativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhe-se o pleito da apelante para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor atualizado da causa. A fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a jurisprudência orienta que o teto legal deve ser excepcional. Considerando a natureza da demanda, que não apresenta alta complexidade processual ou fática, e a ausência de má-fé, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa é mais adequado, em conformidade com as diretrizes do art. 85 do CPC.
4. A nota técnica do INPI não inova o ordenamento jurídico, mas sistematiza e orienta a atuação do INPI em conformidade com os princípios da razoabilidade, economia processual e lógica probatória. Tal diretriz administrativa interpreta que a presença da marca no cabeçalho ou nome empresarial de notas fiscais pode, em conjunto com outros elementos, demonstrar a existência de atividade comercial sob aquela marca, abarcando a efetividade do uso da marca no mercado.
5. Conforme a análise dos autos e o parecer técnico do INPI, o nome da marca "METAURUS" consta em "razão social" ou no cabeçalho de diversas notas fiscais emitidas dentro do período de investigação (16/08/2014 a 16/08/2019), comprovando o uso efetivo da marca no Brasil. A documentação apresentada foi considerada suficiente pelo INPI para indeferir o requerimento de caducidade, nos termos do art. 143, inc. I da LPI.
6. Não se constata qualquer mácula que comprometa a legalidade, legitimidade ou motivação do ato administrativo praticado pelo INPI. Embora o art. 143, II, da LPI vede a alteração do caráter distintivo original, a supressão de elementos figurativos secundários não descaracteriza a marca "METAURUS", cujo elemento nominativo constitui o núcleo distintivo do sinal, permanecendo visível e associado aos produtos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários fixados para 10% sobre o valor da causa atualizado. No mais, a sentença é mantida.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de notas fiscais contendo a marca no cabeçalho, razão social ou nome do estabelecimento é válida para fins de comprovação de uso efetivo da marca durante o período previsto no art. 143 da LPI.
2. A supressão de elementos figurativos secundários não configura, por si só, modificação do caráter distintivo da marca.
3. O percentual de honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa e os atos processuais realizados, podendo ser reduzido quando ausente justificativa para a fixação no teto legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 142, III; 143, I e II; 145; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.
Nesta sede, afirma-se que ''O v. acórdão recorrido, ao validar a comprovação de uso da marca “METAURUS JEANS WEAR” por meio de notas fiscais contendo o nome da empresa no cabeçalho, incorreu em violação direta aos incisos I e II do Art. 143 da LPI, que exigem o uso efetivo da marca''.
Alega-se que ''o Tribunal de Origem, ao aceitar o nome empresarial no cabeçalho como prova de uso da marca, realizou uma confusão jurídica entre institutos distintos. Essa equiparação viola o art. 143, I e II da LPI, que exige o uso da marca como signo distintivo, e não como mera identificação civil do sujeito de direitos''.
Sustenta-se que ''o acórdão recorrido negou vigência ao art. 143, II da LPI ao aceitar o uso parcial como prova de uso efetivo da marca mista, o que autoriza a reforma para declarar a caducidade''.
Defende-se que ''o v. acórdão recorrido, ao se amparar na Nota Técnica CPAPD nº 01/2018 do INPI para validar a comprovação de uso da marca, violou o princípio da legalidade e a hierarquia das normas''.
Aponta divergência jurisprudencial.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante do exposto, requer a Recorrente:
a. O conhecimento do presente Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, por preencher todos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o prequestionamento da matéria federal e a não incidência da Súmula 7/STJ, uma vez que a controvérsia reside na qualificação jurídica de fatos incontroversos e na validade de tese jurídica abstrata fixada pelo Tribunal de Origem.
b. O provimento do Recurso Especial, pela alínea “a”, para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação ao art. 143, I e II, da Lei nº 9.279/96 (LPI), bem como ao princípio da legalidade, para o fim de: a) Julgar totalmente PROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo e declarando a CADUCIDADE dos registros da marca METAURUS JEANS WEAR, sob os nºs 826.399.398 (Classe 25) e 826.399.380 (Classe 35), ante a ausência de comprovação de uso efetivo e a alteração do caráter distintivo do signo registrado; b) Reconhecer a ilegalidade/inaplicabilidade das diretrizes contidas na Nota Técnica CPAPD nº 01/2018 do INPI, especificamente no trecho que autoriza a aceitação de notas fiscais onde a marca conste apenas do cabeçalho, nome empresarial ou título de estabelecimento, por afrontar o rigor do Art. 143 da LPI e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, servindo tal norma administrativa apenas como mecanismo indevido de reserva de mercado.
c. O provimento do Recurso Especial também pela alínea “c”, reconhecendo-se o dissídio jurisprudencial demonstrado no cotejo analítico com os paradigmas desta Corte (AREsp 724.344 – Inbramed e REsp 1.208.170 – Geosat), para uniformizar a interpretação de que o uso administrativo/nominativo em cabeçalho de nota fiscal não supre a exigência de uso efetivo da marca mista.
d. A inversão do ônus sucumbencial, com a condenação dos Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Código de Processo Civil. e. Requerimentos de estilo: a intimação dos Recorridos para apresentarem contrarrazões e a posterior remessa dos autos a este Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões no Evento 34.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, na hipótese, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
A apelante requer que seja desconsiderada, como parâmetro de prova de uso de marca, a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, que permite a aceitação de notas fiscais em que a marca conste apenas no cabeçalho, no nome empresarial ou no título do estabelecimento, e não diretamente vinculada aos produtos ou serviços discriminados.
Nesse ponto, não assiste razão à apelante.
A referida nota técnica não inova o ordenamento jurídico, mas apenas sistematiza e orienta a atuação do INPI em conformidade com os princípios da razoabilidade, da economia processual e da lógica probatória, observando a função administrativa da autarquia.
Nesse sentido, a Nota Técnica do INPI representa uma diretriz administrativa que busca dar uniformidade e celeridade ao exame dos pedidos de caducidade, interpretando que a presença da marca no cabeçalho ou nome empresarial em notas fiscais pode, em conjunto com outros elementos, demonstrar a existência de atividade comercial sob aquela marca. A efetividade do uso não se restringe apenas à aposição direta no produto, mas abrange também sua presença em materiais de divulgação, embalagens, etiquetas e documentos fiscais que revelem sua circulação no mercado.
Assim, não há ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da nota técnica do INPI/CPAPD nº 01/2018, que foi corretamente observada pela autarquia e pelo Juízo de origem.
Sobre a caducidade de marcas, assim estabelece a Lei de Propriedade Industrial: (...)
O instituto da caducidade é corolário ao princípio da obrigatoriedade do uso da marca, que por sua vez é um sinal distintivo essencial à atividade empresarial, comercial ou industrial, razão pela qual sua função fundamental é que reclama as garantias de proteção das quais goza a marca. Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente defensivas.
Nos termos do art. 143 da LPI o período de investigação a ser analisado refere-se aos 05 (cinco) anos anteriores à data do pedido de caducidade feito na esfera administrativa.
No caso em tela, o uso da marca mista "METAURUS JEANS WEAR" (registros números 826.399.398 e nº 826.399.380) deve ser comprovado dentro do período de investigação, qual seja: de 16/08/2014 a 16/08/2019 (data do requerimento administrativo de caducidade).
Aduz a apelante que não consta o nome da marca "METAURUS" na nota fiscal de 28/05/2014. Contudo, não procede a referida alegação, visto que o nome da marca consta em "razão social", assim como as demais constantes do processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 25, NFISCAL5 com exceção das notas datadas de 04/08/2016 e 09/10/2016:
No processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 25, NFISCAL6, as notas emitidas dentro do período de investigação (16/08/2014 a 16/08/2019) e que devem ser consideradas são as emitidas em 06/12/2017, 09/02/2017 e 05/06/2018, visto que as demais não apresentam o nome da marca em questão.
Ademais, as 8 (oito) notas fiscais apresentadas no processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO7 possuem o nome da marca "METAURUS" em seu cabeçalho e são datadas no período quinquenal de investigação de uso (16/08/2014 a 16/08/2019):
Conforme consta no parecer técnico do INPI (processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 13, OUT2), "Não há dúvidas, portanto, de que a documentação logra comprovar, nos termos do disposto no art. 143, inc. I da LPI, que o uso da marca foi, no mínimo, iniciado no Brasil pela titular do registro no período da investigação. Correto, assim, o indeferimento do requerimento de caducidade, e, logo, indevida a extinção do registro".
Destaca, ainda, a autarquia que a decisão administrativa se baseou nas 08 (oito) notas fiscais supramencionadas e não nas fotos e imagens apresentadas pela titular do registro, os quais não possuem data.
Válido transcrever o seguinte trecho da sentença que analisou a questão de forma cristalina e ressaltou a adequada acepção do uso a ser aferido (processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 48, SENT1):
Assim, da análise dos documentos apresentados no processo 5080932-80.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO7 resta comprovado o uso da marca "METAURUS" (registros nºs 826.399.398 e 826.399.380) dentro do período de investigação, não havendo que se falar em caducidade.
Com referência à alteração do caráter distintivo original do signo marcário, nos termos do artigo 143, II, da Lei nº 9.279/96 (LPI), a marca não pode sofrer alteração do seu caráter distintivo original. No entanto, isso não significa que qualquer variação gráfica ou omissão de elementos acessórios configure alteração ilícita.
No caso da marca "METAURUS", o elemento nominativo é claramente o núcleo distintivo do sinal. A supressão de elementos figurativos secundários (como traços, molduras, ornamentos, ou variações tipográficas) não descaracterizou a marca, pois o nome "METAURUS" permaneceu visível e associado aos produtos.
Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, não se constata qualquer mácula que comprometa a legalidade, legitimidade ou motivação do ato administrativo praticado pelo INPI.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
De outro lado, percebe-se que a recorrente não apontou qualquer dispositivo legal quando arguiu que a nota técnica do INPI teria violado o princípio da legalidade, o que configura ausência de prequestionamento.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.