Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5110341-33.2023.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO COMENIUS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): CRISTIANO PRESTES BRAGA (OAB RS061861)
APELADO: INSPIRA SUL PARTICIPACOES S/A (AUTOR)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO. SINAL DE USO COMUM NO SETOR EDUCACIONAL. ART. 124, VI, DA LPI. FUNDAMENTO DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 124, XVI, DA LPI. PRELIMINARES REJEITADAS. INPI. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença da Justiça Federal/RJ que, em ação anulatória proposta por pessoa jurídica do setor educacional em face da titular do registro e do INPI, declarou a nulidade do registro nº 900.334.134 da marca nominativa “JOÃO PAULO I” (classe 41 – educação e ensino), com base no art. 124, XVI, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. A parte recorrente arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa (julgamento antecipado sem prova pericial) e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou: (i) nome pontifício não é pseudônimo para fins da LPI; (ii) uso disseminado do nome por terceiros afastaria exclusividade; (iii) precedentes administrativos do INPI com nomes papais; (iv) ausência de anterioridade de uso da parte autora; e (v) condenação por litigância de má-fé da parte adversa. Requereu, ainda, redistribuição dos ônus sucumbenciais ao INPI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: item um, analisar o cabimento das preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação; item dois, definir se o registro da marca "JOÃO PAULO I" para serviços de educação é nulo por violação ao artigo 124, XVI, ou ao artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial; e item três, verificar a responsabilidade do INPI pelos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitam-se as preliminares. O cerceamento de defesa não se configura, pois a parte apelante não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, operando-se a preclusão. A sentença possui fundamentação adequada, enfrentando a controvérsia com base nos dispositivos legais pertinentes.
5. Mantém-se a procedência do pedido anulatório, embora por fundamentação jurídica diversa da sentença. A nulidade do registro não decorre do artigo 124, XVI, da LPI, mas da violação ao artigo 124, VI, do mesmo diploma legal, matéria de ordem pública.
6. O sinal "JOÃO PAULO I", quando aplicado a serviços de educação, constitui expressão de uso comum, largamente empregada por instituições de ensino, especialmente confessionais católicas, como homenagem ou sinal de identidade institucional.
7. O uso disseminado da expressão no segmento de mercado relevante acarreta a perda de sua função distintiva, tratando-se de sinal evocativo ou vulgarizado, o que impede a apropriação exclusiva por um único agente.
8. O argumento de uso disseminado por terceiros corrobora a tese de uso comum, e não a de coexistência. Eventuais concessões anteriores de registros similares pelo INPI não vinculam o Judiciário e não convalidam ato praticado em desconformidade com a lei.
9. A legitimidade da parte autora para arguir a nulidade por uso comum decorre do artigo 169 da LPI, por ser interessada e atuar no mesmo ramo.
10. Pelo princípio da causalidade, o INPI, ao conceder registro em desacordo com a lei e ao opor resistência à pretensão autoral defendendo a validade do ato, deu causa à demanda. Impõe-se, assim, sua condenação solidária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
11. O pedido de condenação da parte apelada por litigância de má-fé é rejeitado, por não se vislumbrar a presença das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido, unicamente para condenar o INPI, solidariamente com a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, majorados em sede recursal.
13. Tese de julgamento: "1. É nulo o registro de marca que recai sobre sinal nominativo de uso comum em determinado segmento de mercado, por ausência de distintividade, nos termos do artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/1996. 2. O INPI responde solidariamente pelos ônus sucumbenciais na ação anulatória de registro marcário quando, tendo dado causa à demanda por deferir registro em violação à lei e opor resistência à pretensão autoral, atrai a aplicação do princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, art. 122, art. 123, I, art. 124, VI, art. 124, XVI, art. 169. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 355, I, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: N/A.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela SOCIEDADE DE ENSINO COMENIUS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, unicamente para condenar o INPI, solidariamente com a sociedade ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, no mais, a procedência do pedido de nulidade do registro marcário nº 900.334.134, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025.