Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5080756-67.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: AI & 2R ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): BRUNO LUIS CARDOSO (OAB SC048514)
APELADO: INCASA S/A (RÉU)
ADVOGADO(A): LEILA KRAUSE SIGNORELLI (OAB RJ163265)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por INCASA S/A, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 47 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. ANULAÇÃO DE REGISTROS MARCÁRIOS. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa titular da marca mista “OPA STAACK” contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de atos administrativos proferidos pelo INPI, os quais anularam os registros n.º 904.337.987 (classe 33) e n.º 831.262.184 (classe 35). A autora requer o restabelecimento dos referidos registros marcários e o reconhecimento da validade dos sinais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; (ii) verificar a existência de nulidade processual por ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais; (iii) determinar se há colidência entre os registros da marca “OPA STAACK” e as marcas anteriormente registradas “OPA BIER” e “CERVEJARIA OPA BIER”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de colidência entre marcas pode ser realizada com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal quando a controvérsia repousa sobre elementos técnicos e objetivos constantes nos autos.
4. O indeferimento de provas impertinentes ou protelatórias, quando devidamente fundamentado e diante de conjunto probatório suficiente, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A ausência de apresentação de alegações finais não enseja nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A marca “OPA STAACK”, embora contenha termo presente em registros anteriores, possui composição mista, com elementos gráficos e nominativos distintos, incluindo o sobrenome “STAACK”, o que lhe confere distintividade suficiente.
7. A análise de colidência deve considerar o princípio da especialidade, sendo que as marcas em confronto se referem a produtos distintos (cachaças e bebidas destiladas x cervejas), ainda que inseridos no mesmo gênero de bebidas alcoólicas.
8. A coexistência pacífica das marcas no mercado e a ausência de provas de confusão efetiva reforçam a viabilidade da convivência dos sinais, afastando o risco de associação indevida pelo consumidor médio.
9. Verificada a presença dos requisitos legais para o registro e inexistência de violação à anterioridade marcária, mostra-se ilegítima a anulação promovida pelo INPI, impondo-se a nulidade dos atos administrativos impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova oral é desnecessária na hipótese de análise de colidência marcária fundada em prova documental suficiente.
2. A ausência de apresentação de alegações finais não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
3. Não há colidência marcária quando os sinais, embora semelhantes em parte, apresentem conjunto suficientemente distintivo e refiram-se a produtos distintos, sendo inviável presumir confusão ou associação indevida sem comprovação fática.
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Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, VI e XIX, e 175, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AI n. 5019915-49.2023.4.02.0000, Rel.ª Des.ª Fed. Simone Schreiber, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.583.455/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.264.791/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2019.
Nesta sede, a recorrida afirma que:
O presente Recurso Especial é cabível com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pelas alíneas “a” e “c”:
● Alínea “a”: O V. Acórdão recorrido violou diretamente os artigos 124, inciso XIX, e 195 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), ao desconsiderar a afinidade mercadológica entre os produtos e a possibilidade de confusão e associação indevida.
● Alínea “c”: O V. Acórdão recorrido divergiu da interpretação de lei federal conferida por outros Tribunais, em especial pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado no cotejo analítico.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante do exposto, a Recorrente requer a Vossa Excelência:
a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reformar integralmente o V. Acórdão proferido pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
b) A reforma do V. Acórdão recorrido, para reconhecer a colidência entre as marcas “OPA BIER” e “OPA STAACK”, bem como a violação aos artigos 124, inciso XIX, e 195 da Lei nº 9.279/96.
c) A declaração e/ou manutenção da nulidade dos registros da marca “OPA STAACK” processo 904337987 na classe 33 e processo 831262184 na classe 35), por colidência com a marca anterior “OPA BIER” processo 900077409 na classe 32 e “CERVEJARIA OPA BIER” processo 824846290 na classe 35, de titularidade da Recorrente.
d) A condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões no Evento 68.
Na petição do Evento 73, a recorrente pede:
A Recorrente identifica a ocorrência de um erro material involuntário na indicação dos números e ementas dos acórdãos precedentes citados em suas razões recursais. Por um equívoco no processamento técnico da minuta, foram inseridas referências que não correspondem fielmente aos julgados deste Tribunal.
Em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e ao Art. 1.029, § 3º, do CPC, a Recorrente promove a presente rerratificação, substituindo as citações anteriores pelos precedentes reais deste Egrégio Tribunal: REsp 1.527.232/SP e REsp 1.881.211/SP, cujas ementas e inteiros teores seguem anexos.
(...)
Requer-se o acolhimento da rerratificação, com a substituição dos documentos e o regular prosseguimento do feito.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal..
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 124, XIX, e 195 LPI.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
Mérito
(iii) Da análise da colidência marcária
Depreende-se da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) que a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário resta caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).
Para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: (i) a existência de registro marcário anterior; (ii) afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; (iii) a reprodução ou imitação da marca alheia e (iv) a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.
Na espécie, a apelante se insurge contra o ato administrativo que anulou, após a abertura de processo de nulidade a requerimento da empresa ré, os seguintes pedidos de registro de marca:
- Pedido de Registro nº 904.337.987, para a marca mista "OPA STAACK", depositada em 09/12/2011 e concedida em 18/07/2017, para assinalar, na classe NCL(09)33, "Aguardente de arroz; Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas; Aperitivos *; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; Bebidas destiladas".
- Pedido de Registro nº 831.262.184, para a marca mista "OPA STAACK", depositada em 20/12/2011 e concedida em 21/01/2015, para assinalar, na classe NCL(09)35, "COMÉRCIO (ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO) DE BEBIDAS", a seguir representada: (...)
Foram apontados os seguintes registros como anterioridade impeditiva:
- Pedido de Registro nº 824.846.290, para a marca mista "CERVEJARIA OPA BIER", depositada em 09/08/2002 e concedida em 28/04/2009, para assinalar, na classe NCL(8)35, "COMERCIALIZAÇÃO DE CHOPE E OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS"
- Pedido de Registro nº 900.077.409, para a marca mista "OPA BIER", depositada em 09/12/2006 e concedida em 08/01/2019, para assinalar, na classe NCL(8)32, "Cerveja", a seguir representadas: (...)
Verifica-se que o princípio da anterioridade favorece a parte apelada, na medida em que é incontroverso que seus depósitos foram feitos em data anterior ao da marca de titularidade da sociedade apelante.
A distintividade constitui requisito essencial para a proteção marcária, na medida em que torna possível identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros de procedência diversa. Nos termos do art. 124, inciso VI, da Lei da Propriedade Industrial, não são registráveis como marca sinais genéricos, comuns, vulgares ou meramente descritivos, quando guardam relação direta com o produto ou serviço, salvo se revestidos de suficiente forma distintiva.
No presente caso, a expressão “OPA” é um vocábulo de origem alemã, comumente utilizado na região de Santa Catarina, com o significado de “avô” ou “vovô”, o que lhe confere um traço cultural e afetivo. A própria inicial revela que seu uso pela Apelante decorre de homenagem familiar ao Sr. Fernando Staack, conferindo ao sinal caráter evocativo e personalíssimo. Embora o termo isoladamente não detenha exclusividade, a sua associação com o sobrenome “STAACK” e com os elementos figurativos da logomarca confere-lhe distintividade secundária, apta a individualizar o produto no mercado.
O princípio da especialidade, por sua vez, restringe a proteção da marca ao âmbito dos produtos e serviços registrados. Sua finalidade é impedir o monopólio de sinais em setores diversos, onde não haja risco de confusão por parte do consumidor. A Apelante detém registro para bebidas destiladas (classe 33 da Classificação de Nice) e para o comércio de bebidas (classe 35), enquanto a Apelada possui registros para cervejas (classe 32) e comercialização de chope e outras bebidas alcoólicas (classe 35).
Embora ambos os produtos pertençam ao gênero bebidas alcoólicas, há distinção relevante entre cachaças artesanais e cervejas industriais. O consumidor médio que busca uma cachaça de alambique, associada a valores de tradição familiar, dificilmente a confunde com uma cerveja de produção industrial. A análise da afinidade mercadológica deve observar a real probabilidade de erro do consumidor, e não apenas a similaridade genérica entre os produtos.
A comparação entre os sinais deve considerar a impressão global, especialmente em se tratando de marcas mistas. A marca da Apelante apresenta, além do termo "OPA", o sobrenome "STAACK", acompanhado de elementos gráficos e tipografia que evocam tradição e artesanalidade. Já a marca da Apelada exibe conjunto visual e fonético próprio. A existência de múltiplas marcas com o termo “OPA” no segmento de alimentos e bebidas, conforme demonstrado nos autos, reforça a aplicação da teoria da distância, admitindo-se a convivência de sinais semelhantes.
Por fim, a inexistência de provas concretas de confusão ou associação indevida ao longo do período de coexistência das marcas no mercado constitui elemento relevante a afastar o risco de colidência. A presunção de confusão, desacompanhada de comprovação fática, não se sobrepõe à efetiva distintividade do conjunto marcário da Apelante.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
O artigo 195 da LPI não foi prequestionado.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.