Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5013478-44.2025.4.02.5101/RJ
AUTOR: OPTICA SARAIVA LTDA
ADVOGADO(A): THAYANE NUNES DA SILVA DE SOUZA (OAB RS125296)
RÉU: ALEM DA VISAO COMERCIO DE OTICA LTDA
ADVOGADO(A): ALDA LUIZA BARROS ALVES BATISTA (OAB PE035630)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ação proposta por OPTICA SARAIVA LTDA em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de ALEM DA VISAO COMERCIO DE OTICA LTDA, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a nulidade dos atos administrativos do INPI nºs 928206653 e 928222942 para a marca mista, 920264557 e 918186331para a marca mista.
Petição inicial e documentos no evento 01.
Decisão do evento 9 determinou a citação da empresa ré e posteriormente do INPI.
A empresa ré apresentou contestação e reconvenção no evento 20. Em preliminar de contestação a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito rebate os argumentos apresentados pela parte autora e requer a improcedência do pedido. Em sede de reconvenção, o ré reconvinte requer a abstenção da autora reconvinda da utilização da marca “ORO ÓTICA” e pedido de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
O INPI apresentou contestação no evento 27. No mérito rebate os argumentos da parte autora, defendendo a legalidade de seus atos e requer a improcedência do pedido nos termos da manifestação da sua área técnica.
Despacho do evento 29 determinou que a parte autora se manifestasse em réplica e às partes em provas.
O INPI em petição do evento 36 afirma não ter provas a produzir.
Em réplica no evento 37 a autora rechaça os argumentos trazidos pelos réus e contesta o pedido feito em sede de reconvenção. Em preliminar alega a incompetência da Justiça Federal para julgamento do pedido de abstenção. E provas requer prazo para apresentar documentos.
Despacho do evento 40 intimou a ré reconvinte a se manifestar quanto à contestação.
Em petição do evento 44 a ré afirma a competência da justiça federal para determinar a abstenção quando do julgamento de pedido de nulidade. Por fim requer prazo para apresentar novos documentos.
É o relatório do essencial. Passo a sanear o feito.
Não merece prosperar a alegação de inépcia da inicial, uma vez que não configurada qualquer das hipóteses do parágrafo primeiro do art. 330 do CPC, encontrando-se a petição inicial em perfeita ordem, com a precisa narrativa dos fatos ocorridos, dos quais decorrem, logicamente, o pedido e a causa de pedir.
A ré ALEM DA VISAO COMERCIO DE OTICA LTDA em reconvenção o pedido de abstenção de uso da marca ORO ÓTICA e ainda pedido de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Verifica-se todavia que o pedido de registro nº 936711108 da autora sequer foi analisado, conforme, sendo certo que não há ato administrativo do INPI a ser anulado e portanto tampouco cabível pedido de abstenção de uso dessa em sede de reconvenção, por não ser decorrência de pedido de nulidade do registro.
Ademais, o tema encontra-se pacificado pelo E. STJ, que fixou sua compressão ao definir o Tema 950, in verbis:
"As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória." (grifos nossos)
Esse é também o entendimento do Tribunal Regional Federal desta 2ª Região, conforme decisão colacionada abaixo:
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO QUE REQUEREU ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 950/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta por GENERAL MOTORS LLC e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e da ora Agravante, requerendo (i) a nulidade do indeferimento dos pedidos de registro nº 840.322.550, para a marca nominativa "SPIN ACTIV", nº 903.587.548, para a marca nominativa "CHEVROLET SPIN" e nº 903.709.597, para a marca nominativa "SPIN", todos de sua titularidade, e (ii) a nulidade parcial do registro nº 909.586.438, para a marca marca nominativa "SPIN", de titularidade da ora Agravante SPINNER, para excluir da especificação do registro produtos do segmento de veículos automotores, bem como para que a Agravante se abstenha de usar essa marca para tais produtos.
2. Na decisão agravada, o MM. Juízo rejeitou a reconvenção formulada pela ora Agravante por incompetência da Justiça Federal para analisar pedido de abstenção de uso de marca desvinculado de pedido de nulidade de registro marcário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão do recurso consiste em saber se a Justiça Federal possui competência para julgar pedido de abstenção de uso de marca em reconvenção apresentada em ação de concessão de registro de marca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta que provoca a propositura de ação de abstenção de uso de marca - objeto da reconvenção - é a utilização indevida da marca de terceiro. O interesse tutelado é a propriedade intelectual da litigante representada pelo sinal marcário, e não o registro público. O interesse principal, portanto, é particular. Por isto, a competência para julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual, uma vez que não envolve interesse público salvaguardado pelo INPI.
5. Não havendo pretensão da reconvinte para anular qualquer registro de marca de titularidade da reconvinda, não há liame jurídico entre o pedido de abstenção de uso de sinal marcário com a anulação de registro público, já que este registro simplesmente não existe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. (TRF2, Agravo de Instrumento, 5001288-26.2025.4.02.0000, Rel. WANDERLEY SANAN DANTAS, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acordao - WANDERLEY SANAN DANTAS, julgado em 08/08/2025, DJe 10/08/2025 09:10:20)
O mesmo ocorre em relação ao pedido de indenização por danos morais, não há competência deste Juízo para apreciar pedido reconvencional de indenização por danos morais, pois o pedido foi formulado apenas em face do autor (pessoa jurídica de direito privado), e não contra o INPI.
Isto posto, sendo evidente a incompetência do Juízo para conhecer do pedido reconvencional de indenização entre particulares, rejeito a reconvenção apresentada, com base nos artigos 354 e 485, incisos I do Código de Processo Civil.
Na ausência de outras questões prévias, passo à fixação do ponto controvertido da lide, que na hipótese diz respeito à juridicidade dos atos administrativos do INPI que concederam, à empresa ré, os registros questionados na petição inicial.
Tendo em vista o requerimento expresso de oportunidade para apresentação de documentos, defiro o prazo de 15(quinze) dias para que as partes apresentem prova documental suplementar, na forma do artigo 435, parágrafo único do CPC.
Uma vez apresentada, dê-se vista aos demais.
Dê-se ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05(cinco) dias na forma do artigo 357, §1º do CPC.
Após, voltem conclusos conclusos para sentença.