Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5067082-90.2020.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES
APELANTE: LABTRONIX TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): LUCIANA MANICA GOSSLING (OAB RS061829)
ADVOGADO(A): MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB RJ158359)
APELADO: EZIO MOURA RINALDI. (RÉU)
ADVOGADO(A): LEONARDO MAIA MOLL (OAB SC015064)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO PELO INPI. COLIDÊNCIA MARCÁRIA. ART. 124, V E XIX, DA LPI. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca mista “AUTOMATUS” (classe 09), em razão de anterioridade impeditiva consistente na marca “AUTÔMATUS”, previamente registrada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao art. 128, §1º, da LPI em razão de suposta irregularidade no registro marcário anterior; (ii) estabelecer se o nome empresarial da apelante possui aptidão para afastar o indeferimento com base no art. 124, V, da LPI; (iii) determinar se houve correta aplicação do art. 124, XIX, da LPI diante da alegada semelhança entre os sinais e da suposta caducidade da marca anterior; (iv) verificar a existência de direito de precedência e a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Delimita-se o objeto da demanda à legalidade do ato administrativo do INPI, sendo incabível a análise de eventual invalidade do registro marcário anterior na via eleita.
4. Afasta-se a alegação de violação ao art. 128, §1º, da LPI, pois eventuais vícios do registro da parte ré devem ser discutidos em ação própria.
5. Reconhece-se que o nome empresarial possui proteção territorial limitada ao Estado de registro, nos termos do art. 1.166 do CC, não sendo apto, por si só, a impedir registro marcário com eficácia nacional.
6. Aplica-se o entendimento de que o conflito entre nome empresarial e marca não se resolve apenas pelo critério da anterioridade, devendo considerar os princípios da territorialidade e da especialidade.
7. Verifica-se identidade substancial entre os sinais “AUTOMATUS” e “AUTÔMATUS”, com coincidência do elemento nominativo e elevada semelhança fonética, apta a gerar confusão ou associação indevida no consumidor.
8. Conclui-se que a forma mista e a variação gráfica não conferem distintividade suficiente para afastar a colidência marcária.
9. Constata-se afinidade mercadológica entre os produtos das partes, afastando a incidência do princípio da especialidade.
10. Reputa-se válida a aplicação do art. 124, XIX, da LPI, diante do risco de confusão e da existência de registro anterior em vigor.
11. Afirma-se que eventual declaração de caducidade da marca anterior produz efeitos ex nunc, não afetando a legalidade do ato administrativo praticado à época de sua vigência.
12. Rejeita-se o direito de precedência por ausência de comprovação de uso anterior de boa-fé na classe pertinente, sendo insuficiente a invocação de nome empresarial ou registros em classes diversas.
13. Mantém-se a verba honorária fixada, por observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O nome empresarial possui proteção territorial limitada e não impede automaticamente o registro de marca com eficácia nacional.
2. A colidência entre marcas deve ser aferida pela impressão de conjunto, considerando a semelhança fonética, nominativa e a afinidade mercadológica.
3. A declaração de caducidade de marca produz efeitos ex nunc e não invalida ato administrativo anterior regularmente praticado.
4. O direito de precedência exige prova de uso anterior efetivo e de boa-fé na classe correspondente, não se confundindo com nome empresarial ou registros em classes distintas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, V e XIX, 125, 129, caput e §1º, 143; Código Civil, art. 1.166; CPC, arts. 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.673.450/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.09.2017; STJ, REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2014; STJ, REsp 1.190.341/RJ; STJ, REsp 899.839/RJ; STJ, REsp 1.359.666/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.836.757/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.06.2025; TRF2, AC 5015015-80.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Macario Ramos Judice Neto, j. 18.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2026.