Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 0518241-88.2003.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE: JOSE DANIEL MARTIN CATOIRA
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (OAB DF007202)
APELANTE: SONINTEL SOC NACIONAL DE IND DE TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (OAB DF007202)
APELANTE: AFFONSO FEIJO DA COSTA RIBEIRO NETO
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (OAB DF007202)
APELANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO(A): EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO (OAB DF004935)
ADVOGADO(A): WILLER TOMAZ DE SOUZA (OAB DF032023)
ADVOGADO(A): MICHAEL GLEIDSON ARAUJO CUNHA (OAB DF031917)
ADVOGADO(A): VIVIANNE VELASCO FICHTNER PEREIRA (OAB RJ071741)
ADVOGADO(A): MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA (OAB RJ233693)
APELADO: ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.
ADVOGADO(A): OTTO BANHO LICKS (OAB RJ079412)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE AZEVEDO SOUTO MAIOR (OAB RJ131902)
ADVOGADO(A): THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN (OAB RJ148790)
ADVOGADO(A): ABEL FERNANDES GOMES (OAB RJ064599)
EMENTA
EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE. PATENTE DE INVENÇÃO PI9202624-9. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. ATIVIDADE INVENTIVA. CONTEXTO NORMATIVO DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI Nº 5.772/1971). PEDIDO ALTERNATIVO DE INAPLICABILIDADE À TELEFONIA CELULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ABSTRATA DO OBJETO DA PATENTE APÓS A CONCESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por JOSE DANIEL MARTIN CATOIRA, AFFONSO FEIJO DA COSTA RIBEIRO NETO, SONINTEL SOC NACIONAL DE IND DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA e INPI, bem como remessa necessária, contra sentença da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ que, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, julgou procedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI9202624-9 (“Equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário”), por ausência de suficiência descritiva e de atividade inventiva, condenando LUNE e INPI ao pagamento de custas e honorários. No processo nº 0513356-94.2004.4.02.5101, foi julgado prejudicado o pedido alternativo de declaração de inaplicabilidade da patente ao serviço móvel celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a patente PI9202624-9 preenche os requisitos de suficiência descritiva e atividade inventiva, à luz do contexto normativo vigente à época do depósito (Lei nº 5.772/1971) e dos parâmetros técnicos consolidados; (II) estabelecer se é cabível a declaração de inaplicabilidade da patente ao serviço de telefonia celular, como pedido alternativo, sem que se reconheça sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aferir os requisitos de patenteabilidade exige considerar o contexto normativo vigente à época do depósito (1992), sob a égide da Lei nº 5.772/1971, que já contemplava, ainda que implicitamente, os conceitos de atividade inventiva e não obviedade, posteriormente explicitados nos arts. 13 e 24 da Lei nº 9.279/1996.
4. O processo administrativo de concessão da patente foi integralmente fundamentado na legislação então vigente, com exame formal, análise de anterioridades, exigências técnicas e decisão concessiva motivada, identificando efeito técnico novo no objeto patenteado.
5. O laudo pericial judicial, confirmado pela manifestação técnica do INPI, conclui pela presença de suficiência descritiva, pois a invenção pode ser reproduzida por técnico no assunto, sendo a descrição apta a permitir a execução do invento, inclusive com maior detalhamento do fluxo de dados em comparação a patentes estrangeiras.
6. A suficiência descritiva deve ser aferida à luz do destinatário técnico, admitindo-se que aspectos implícitos sejam compreendidos por especialista na área, não se justificando a anulação de privilégio quando comprovada sua reprodutibilidade.
7. O conjunto probatório demonstra a presença de atividade inventiva, pois o perito examinou as anterioridades de forma isolada e combinada e concluiu que o invento não decorre de maneira óbvia do estado da técnica, afastando a tese de mera justaposição de elementos conhecidos.
8. A invenção apresenta efeito técnico novo ao transferir a identificação de chamadas para a central/destino e simplificar a unidade remota do assinante, com redução significativa de custos e solução técnica distinta das anterioridades examinadas.
9. Elementos auxiliares, como o lapso temporal de 11 anos em relação à anterioridade mais próxima e o sucesso comercial do invento, reforçam a conclusão quanto à existência de atividade inventiva.
10. O ônus de comprovar a nulidade incumbe às autoras, que não se desincumbiram de demonstrar ausência de suficiência descritiva ou de atividade inventiva.
11. O pedido alternativo de declaração de inaplicabilidade da patente à telefonia celular carece de suporte probatório, pois o perito, em laudo complementar e em audiência, aderiu ao entendimento do INPI no sentido de que a patente pode ser aplicada à telefonia móvel com interface analógica.
12. A pretensão declaratória de inaplicabilidade representa tentativa de modificação abstrata do objeto da patente após sua concessão, o que afronta os arts. 32 e 41 da Lei nº 9.279/1996 e compromete a segurança jurídica do regime patentário, sendo a via adequada eventual ação de infração com análise concreta da tecnologia empregada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido e remessa necessária provida.
Tese de julgamento:
I) A aferição dos requisitos de suficiência descritiva e atividade inventiva deve considerar o contexto normativo vigente à época do depósito da patente, admitindo-se a incidência de parâmetros técnicos posteriormente explicitados, desde que já implícitos na disciplina anterior.
II) Comprovada por laudo pericial e manifestação técnica do INPI a possibilidade de reprodução do invento por técnico no assunto e a não obviedade em relação ao estado da técnica, é improcedente o pedido de nulidade da patente.
III) É incabível pedido declaratório abstrato de inaplicabilidade de patente regularmente concedida a determinado segmento tecnológico, sob pena de indevida restrição de seu objeto fora das hipóteses legais de nulidade.
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Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 479 e 942; Lei nº 5.772/1971, arts. 6º, §1º, e 9º, “e”; Lei nº 9.279/1996, arts. 13, 24, 32, 41 e 243.
Jurisprudência relevante citada: não há
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos o relator e, em parte, a Juíza Federal Helena Elias Pinto, (I) dar provimento à remessa necessária, (II) no processo nº 0518241-88.2003.4.02.5101, dar provimento às apelações interpostas por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de nulidade e de adjudicação da patente de invenção PI 9202624-9; (III) no processo nº 0513356-94.2004.4.02.5101, dar provimento às apelações interpostas por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal de nulidade da patente de invenção PI 9202624-9, bem como julgar improcedente o pedido alternativo de declaração de inaplicabilidade da patente de invenção PI 9202624-9 ao serviço móvel celular; e (IV) negar provimento às apelações interpostas pelas autoras e pelos assistentes, em ambos os processos, invertidos os ônus da sucumbência, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2026.