Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5121411-47.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO (OAB SP215290)
APELADO: DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): PAULO ROGERIO BIASINI (OAB SP150074)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 15 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 53).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA NO MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por O. V. D. Importadora e Distribuidora Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros da marca nominativa “DVT”, concedidos pelo INPI à empresa DVT Comércio, Importação e Exportação Ltda., nas classes NCL 09 e 35. A autora sustenta que a marca DVT viola seus registros anteriores da marca DWT, requerendo a anulação dos registros da empresa ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o argumento de caducidade dos registros da marca “DVT”, apresentado apenas na apelação, pode ser conhecido; (ii) estabelecer se há colidência entre os sinais distintivos “DWT” e “DVT”, apta a ensejar confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece o argumento de caducidade apresentado em sede recursal por configurar inovação recursal, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório, uma vez que tal alegação não foi submetida à instância de origem nem integrou o conjunto probatório dos autos.
4. A análise dos elementos distintivos das marcas “DWT” e “DVT”, quanto aos aspectos gráfico e fonético, revela ausência de reprodução ou imitação substancial, sendo os sinais suficientemente distintos para afastar risco de confusão.
5. A coexistência dos sinais no mercado é viável, pois os produtos e serviços oferecidos pelas partes pertencem a segmentos diversos — ferramentas/máquinas elétricas (DWT) e equipamentos de proteção individual e representação comercial (DVT) — não havendo concorrência direta.
6. O parecer técnico do INPI conclui que não há colidência entre as marcas, à luz dos critérios de semelhança gráfica, fonética e afinidade mercadológica previstos no Manual de Marcas, reforçando a legalidade dos registros impugnados.
7. A mera existência de marca anterior não impede a concessão de novo registro, nos termos do art. 124, XXIII, da LPI, se ausente risco concreto de confusão ou indução em erro do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inovação recursal não é admitida quando a matéria suscitada em apelação não foi submetida à instância de origem nem integra o acervo probatório dos autos.
2. A colidência entre marcas exige, além da semelhança dos sinais e das atividades, a efetiva possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.
3. Marcas com estruturas semelhantes podem coexistir no mercado quando não há identidade gráfica ou fonética relevante e os produtos ou serviços não concorrem diretamente.
4. Parecer técnico do INPI é elemento relevante para aferição da regularidade do registro e da ausência de risco de confusão entre marcas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX e XXIII; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.346.089/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015.
Os declaratórios foram desprovidos (Evento 53).
Nesta sede, a recorrente esclarece que "a interposição do presente Recurso Especial com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional se dá em razão do v. acórdão recorrido ter vulnerado e negado vigência aos artigos 489, §1º, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC, bem como ao artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, conforme analiticamente demonstrado abaixo: i) Contrariedade aos artigos 489, §1º, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, tendo em vista que o v. acórdão recorrido omitiu-se sobre as provas e imagens acostadas aos autos que evidenciam a sobreposição dos produtos DWT e DVT, voltados ao mesmo público-alvo, ao mesmo nicho de mercado, consistindo em produtos complementares e afins, uma vez que assinalam máquinas e ferramentas (DWT) e EPI (DVT), utilizados concomitantemente ii) Contrariedade aos artigos 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, que veda o registro de marca que reproduz ou imita, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente, o conhecimento e provimento do Recurso Especial para que:
i) Seja reconhecida a contrariedade e a negativa de vigência aos artigos 489, §1º, inciso IV c/c 1.022, inciso II, do CPC, provendo-se o presente Recurso Especial para cassar o v. acórdão dos Embargos de Declaração, a fim de que as questões nele suscitadas sejam efetiva e completamente enfrentadas pela instância ordinária, desobstruindo-se esta via recursal excepcional;
ii) Subsidiariamente, se porventura assim não entender essa Corte, que seja reconhecida a contrariedade ao artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, nos termos da fundamentação exposta neste recurso, aplicando referido dispositivo legal em seus exatos termos, de modo a reconhecer a complementariedade e afinidade entre os produtos e os serviços assinalados pelas marcas da Recorrente (DWT) e da Recorrida (DVT), assim como o grau de semelhança impeditivo aos registros da marca DVT, reformando-se o v. acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
Contrarrazões no Evento 72 e 74.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 124, XIX, da LPI e 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Diante de tal quadro, observa-se que a marca DWT, da autora, se insere no segmento de ferramentas e máquinas elétricas voltadas para construção civil e setores industriais, conforme consta, inclusive, de seu website (https://www.dwtbrasil.com.br/pt/empresa/), ao passo que os registros da ré (DVT) referem-se a EPIs e serviços comerciais.
A marca mista da autora, ora apelante, é representada pelo elemento nominativo DWT, acompanhado pelo figurativo (polígonos em forma de engrenagem), ao passo que a marca DVT, da parte ré, ora apelada, é utilizada em grafia nominativa estilizada, integrada ao seu nome empresarial.
Nesse passo, pela análise dos registros marcários, depreende-se que os sinais, em sua forma nominativa, embora compartilhem estrutura semelhante – diferenciando-se apenas por “V” e “W” – não indicam ocorrência de reprodução ou imitação substancial pois, seja sob aspecto gráfico ou fonético, afiguram-se distintos, inclusive pela contribuição figurativa da marca autora, não provocando, no caso concreto, possibilidade de confusão ou indevida associação pelo consumidor.
Ademais, os produtos e serviços não concorrem diretamente, sendo voltados a nichos distintos, ainda que complementares, revelando que a coexistência dos sinais, nas formas como são apresentados ao mercado, mostra-se plenamente viável.
Esse entendimento é corroborado pelo parecer técnico do INPI (evento 18, ANEXO2), que concluiu pela regularidade dos atos de concessão, afastando a possibilidade de confusão fonética e visual entre os sinais:
"Conforme critérios de colidência estabelecidos no Manual de Marcas, não há, em tese, possibilidade de associação entre as marcas “DWT” e “DVT”, uma vez que, apesar de, no exame da afinidade mercadológica, elas possuem a mesma natureza no ramo de prestação de serviços, seus conjuntos são suficientemente distintos, não representando sua convivência no mercado risco de confusão em relação à origem dos produtos.
Nesse sentido, vide trecho do Manual de Marcas que aborda a colidência entre marcas, observando, em seu ítem 5.11.17, o esclarecimento acerca do convívio de marcas compostas por siglas:
"Para o exame de marcas que constituem siglas, a colidência só deverá ser aplicada em casos de identidade gráfica, ainda que haja interposição de oposição."
O Manual de Marcas trata, ainda, do aspecto gráfico na análise da colidência entre sinais e ressalta sua importância no exame tanto das marcas figurativas, mistas e tridimensionais, quanto das marcas nominativas. Além disso, na comparação fonética são avaliadas as semelhanças e as diferenças na sequência de sílabas:
Aspecto gráfico O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência. Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame Nota Técnica 138 (1008988) SEI 52402.014395/2023-01 / pg. 5 de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.
Aspecto fonético A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal. Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas. (grifo nosso)
Dessa forma, ainda mais levando-se em consideração a comparação fonética entre os sinais, verifica-se que se tratam de conjuntos marcários suficientemente distintos, de modo que somos pela improcedência do pleito autoral, uma vez que os atos foram realizados de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor."
Por fim, cumpre ressaltar que também não se configura violação ao art. 124, XXIII, da LPI, na medida em que, ainda que a ré tivesse conhecimento prévio da existência da marca DWT, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar a validade do registro, ausente o requisito indispensável da possibilidade de confusão.
No voto condutor do acórdão que resolveu os embargos de declaração, consignou-se que:
(...)
A embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à existência de seus registros da marca "DWT" na forma nominativa e ao respectivo uso nessa modalidade, sustentando que a análise teria se restringido à forma mista. Todavia, a leitura atenta da decisão demonstra que o acórdão não se limitou à marca mista, abrangendo de modo mais amplo a questão posta nos autos.
A fundamentação do voto analisou expressamente todos os registros da embargante, inclusive aqueles de apresentação nominativa. Ao cotejar os sinais nominativos “DWT” e “DVT”, o acórdão examinou-os em sua forma literal, destacando a distinção entre as letras “V” e “W”, conforme se depreende do voto condutor (evento 15, VOTO2): (...)
Por outro lado, a obscuridade configura-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível, não permitindo haver certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
Quanto à alegação de obscuridade nas premissas adotadas para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas DWT e DVT, bem como à suposta omissão e obscuridade quanto às provas (imagens) que, segundo a embargante, demonstrariam sobreposição e afinidade entre os produtos e respectivos nichos de mercado, não se verifica a existência dos vícios apontados.
Sobre o ponto, o voto condutor consignou que os sinais “não indicam ocorrência de reprodução ou imitação substancial” (...) “não provocando, no caso concreto, possibilidade de confusão ou indevida associação pelo consumidor”. Destacou, ainda, que "os produtos e serviços não concorrem diretamente, sendo voltados a nichos distintos, ainda que complementares, revelando que a coexistência dos sinais, nas formas como são apresentados ao mercado, mostra-se plenamente viável" (evento 15, VOTO2).
No que se refere ao não conhecimento da alegação de fato novo, consubstanciada nos pedidos de caducidade da marca nominativa DVT, verificou-se tratar-se de inovação recursal, insuscetível de apreciação. Tal questão não foi suscitada durante a instrução processual, tampouco integrou o conjunto probatório dos autos, conforme se extrai do voto condutor (evento 15, VOTO2): (...)
Assim, verifica-se que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com argumentos claros e nítidos, inexistindo margem para dúvida acerca do que restou decidido, não havendo, pois, que se falar em ocorrência de obscuridade.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Além disso, destaca-se que as violações dos art. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC não se sustentam. Como se pode constatar acima, o acórdão que julgou o recurso de apelação e aquele que o integrou em sede de embargos de declaração analisaram devidamente as questões de mérito, de modo que a prestação jurisdicional foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois se decidiu tudo de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp n. 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe 19/12/2019.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.