Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação/Remessa Necessária Nº 5087826-09.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: DC COMICS (AUTOR)
ADVOGADO(A): ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHAO MILMAN (OAB RJ120198)
ADVOGADO(A): GABRIELA LOPES OTA (OAB RJ239990)
ADVOGADO(A): RAFAEL BRAVO CARNEIRO CAETANO (OAB RJ251484)
ADVOGADO(A): THIAGO MARINS VIVACQUA RUSCHI (OAB RJ202036)
ADVOGADO(A): EDUARDO BARBEITO DE VASCONCELLOS MAGALHÃES CASTRO (OAB RJ201257)
APELANTE: FP FANTASIAS SUPER LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): DANIELLE SACCHETTIN VIEIRA DOS SANTOS FRAGA (OAB PR064056)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por FP FANTASIAS SUPER LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 29 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 72).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. UTILIZAÇÃO DE SINAIS VISUALMENTE SIMILARES AOS DE MARCAS ANTERIORES. VIOLAÇÃO AO ART. 124, INCISOS VI E XIX, DA LEI Nº 9.279/96. REGISTROS DECLARADOS NULOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por DC COMICS e FABIANO P. CARVALHO contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de DC COMICS para declarar a nulidade dos registros marcários do réu, determinar a abstenção de uso das marcas conflitantes e fixar multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. As marcas anuladas pelo juízo de origem reproduziam elementos figurativos e estilizações similares aos dos personagens "Batman", "Superman" e "Mulher-Maravilha", de titularidade da autora, utilizados em produtos da mesma classe de registro (vestuário).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a validade dos registros das marcas da parte ré à luz dos requisitos da distintividade e disponibilidade previstos na Lei nº 9.279/96 (LPI);
(ii) determinar a possibilidade de redução da multa diária fixada em primeiro grau por descumprimento da obrigação de não fazer;
(iii) analisar o pedido da autora para majoração da multa diária, em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marca, como sinal visual distintivo, deve atender aos requisitos de distintividade e disponibilidade, nos termos da Lei nº 9.279/96. A reprodução ou imitação de marcas registradas, mesmo que parcial, é vedada quando suscetível de causar confusão ou associação indevida com marcas preexistentes, especialmente na mesma classe de produtos (art. 124, XIX, da LPI).
4. Constatou-se que as marcas registradas pela parte ré reproduziam elementos figurativos e estilizações visualmente similares às marcas da autora, identificando-se inclusive nomes e características que evocavam os personagens "Batman", "Superman" e "Mulher-Maravilha". Tal reprodução caracteriza concorrência desleal e viola o disposto nos incisos VI e XIX do art. 124 da LPI.
5. Laudo técnico apresentado nos autos reforça a existência de similaridade visual e conceitual entre as marcas em disputa, além da ausência de elementos que garantam originalidade ou distintividade nas marcas do réu.
6. Não há justificativa para redução da multa diária fixada, porquanto ela se encontra adequada ao objetivo de compelir o réu ao cumprimento da obrigação de não fazer, sendo proporcional ao potencial de dano à titularidade marcária da autora.
7. Por outro lado, não se verifica nos autos fundamento suficiente para acolher o pedido de majoração da multa, considerando que o valor fixado pelo juízo a quo já atende ao propósito de desestimular o descumprimento da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A reprodução ou imitação de marcas alheias registradas, quando suscetível de causar confusão ou associação, viola os requisitos de distintividade e disponibilidade previstos no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
2. Marcas registradas que utilizem elementos figurativos e estilizações visualmente similares às de marcas preexistentes, para produtos da mesma classe, configuram concorrência desleal e ensejam a nulidade de seus registros.
3. A multa diária fixada em obrigação de não fazer deve ser proporcional e adequada ao objetivo de garantir o cumprimento da decisão judicial, não havendo fundamento para sua redução ou majoração na ausência de elementos novos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, VI e XIX.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0049532-84.2017.8.16.0014, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 01.07.2023.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, alega-se que "o acórdão recorrido incorreu em flagrante violação aos artigos 124, XIX e XXIII, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), ao reconhecer colidência entre as marcas registradas pela Recorrente e os personagens da DC Comics, sem qualquer demonstração efetiva de imitação, reprodução ou possibilidade real de confusão".
Argumenta que "a sentença e o acórdão recorrido incorreram em usurpação da competência técnica do INPI, ao anularem registros válidos e concedidos, sem qualquer demonstração de ilegalidade formal ou material, em afronta ao disposto no art. 128 da Lei nº 9.279/96. (...) Ao mesmo tempo, a decisão atacada impôs à Recorrente uma restrição desproporcional ao direito de uso exclusivo da marca registrada, previsto no art. 130, III, da LPI, inclusive com imposição de multa diária sem base fática ou técnica adequada".
Alega que "a decisão recorrida desprezou a análise técnica do INPI, órgão responsável pelo exame de colidência marcária no Brasil", o que violaria o art. 129 da LPI.
Sustenta que "a decisão que declarou a nulidade dos registros e impôs multa de R$ 5.000,00 por dia à Recorrente, sem qualquer demonstração de dano efetivo, viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos expressamente no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e reconhecidos como pilares da Administração Pública. O acórdão também ignorou o art. 50 da mesma lei, que exige fundamentação expressa e técnica para os atos administrativos. A simples alegação de que as marcas 'evocam personagens da DC Comics' é insuficiente para invalidar o registro analisado tecnicamente pelo INPI e respaldado por laudos periciais".
Defende que "o acórdão recorrido ignorou completamente as provas robustas produzidas pela Recorrente, como o laudo técnico do Evento 73, o parecer do INPI (Evento 20) e a ata notarial que comprova o caráter meramente institucional do site da empresa, sem indução ao consumo ou venda direta das fantasias mencionadas. A inversão do juízo técnico do INPI demanda motivação qualificada, sob pena de insegurança jurídica e de desvio de competência do ente. Além disso, a desconsideração de provas técnicas violaria o art. 489, §1º, do CPC, configurando decisão não fundamentada".
Entende que "a decisão do TRF2 afronta diretamente os arts. 125 e 126 da LPI, além do art. 6º bis da Convenção da União de Paris, ao conferir proteção ampla e irrestrita à marca da DC Comics, sem que esta tenha sido declarada de alto renome pelo INPI".
Os pedidos foram assim redigidos:
Diante de todo o exposto, requer-se:
a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial;
b) o reconhecimento da violação aos arts. 124, XIX e XXIII, 125, 126, 128, 129 e 130, III, da Lei nº 9.279/96 (LPI), bem como do art. 50 da Lei nº 9.784/99, com a consequente reforma do acórdão recorrido;
c) a declaração da legalidade dos registros marcários concedidos à Recorrente pelo INPI, nos termos do princípio da especificidade, reconhecendo-se a possibilidade de coexistência com marcas de conteúdo genérico ou sugestivo, diante da atuação em ramos distintos;
d) o afastamento da presunção de proteção irrestrita à marca da Recorrida, por ausência de reconhecimento formal de alto renome pelo INPI;
e) o afastamento da multa diária imposta na sentença, por afronta à proporcionalidade, à legalidade e ao direito de uso exclusivo da marca regularmente registrada;
f) subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com observância da motivação técnica e adequada valoração das provas constantes nos autos;
g) o afastamento da aplicação da Súmula 7/STJ e o reconhecimento da natureza exclusivamente infraconstitucional da controvérsia;
h) a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Contrarrazões no Evento 93.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Na hipótese, inobstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
O juízo ordinário ao proferir a sentença ora em análise fundamentou à procedência do pleito principal autoral pelas razões que passo a transcrever evento 41, SENT1:
"(...) Nestes autos, o que se dá é a análise da juridicidade do registro marcário, a afetar as atribuições do INPI, a partir de uma afirmação de reprodução cuja apreciação transcende o mero exame abstrato, porquanto baseado conduta que configura, em tese, concorrência desleal.
Registro, sobre o tema, que este Juízo, ainda que em cognição sumária, consignou:
"Com efeito, verifico a probabilidade do direito subjetivo invocado pela parte autora pelos seguintes fundamentos: i)cotejando os sinais marcários da autora e da corré, observa-se que estes se utilizam de estampas praticamente idênticas aos dos registros anteriores da autora, como se verifica da estilização do vestuário que corresponde a fantasias de personagens de super-heróis, tais como "BATMAN", "SUPERMAN" e "MULHER MARAVILHA", com especificação para a mesma classe 25 das marcas da autora, o que viola o disposto no art.124, XIX da LPI e ii) também os elementos figurativos dos seis registros marcários anulandos da corré do mesmo modo são descritivos para os produtos a que visam assinalar ligados a vestuário, o que viola o disposto no art.124, VI da LPI. A probabilidade de vedação de registro não atinge os elementos nominativos das marcas mistas registradas, mas sim a parte figurativa."
No ponto, a respeito da tese de reprodução, cumpre concordar com a apreciação levada a efeito pela Colenda 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Criminal n° 0049532-84.2017.8.16.0014, cumprindo transcrever as seguintes e elucidativas passagens do r. voto condutor do v. acórdão (Evento 35, Anexo 2):
"Das informações contidas nos autos, colhe-se que, em 24 de janeiro de 2017, em face de evidências de que o querelado estaria fabricando e comercializando, sem qualquer autorização, produtos reproduzindo os personagens “BATMAN”, “SUPERMAN” e “MULHER-MARAVILHA”, cujos direitos de Propriedade Intelectual, incluindo direitos marcários, são de titularidade da querelante, os representantes da querelante requereram a instauração de inquérito policial, a fim de que fossem adotadas providências para verificação das atividades comerciais desempenhadas pela empresa “Fantasias Super”, de propriedade do querelado FABIANO PESTANA DE CARVALHO. Ato contínuo, foi determinado pelo Juízo a quo a realização de busca e apreensão na empresa do querelado, tendo sido apreendidas, na ocasião, fantasias com características similares às dos personagens “BATMAN”, “SUPERMAN” e “MULHER-MARAVILHA”. Por conseguinte, o material apreendido foi submetido à perícia, que constatou o seguinte (sequência 61.1 autos nº 0004617-47.2017.8.16.0014):
“3. DO EXAME Foram verificadas as características físicas e aparentes de todas as embalagens padrão, constatando a boa qualidade da impressão das imagens e caracteres. Após inspeção mais detalhadas nos materiais questionados, utilizando lentes ópticas, foram observadas que os mesmos apresentavam má qualidade de impressão, bem como, em alguns casos, inexistiu impressão na embalagem. Os materiais examinados não apresentaram uma série das seguintes características que os materiais originais ofereceram, as quais são: dados de identificação do fabricante (razão social, CNPJ, endereço), selo do Inmetro, descrição do produto, composição do produto e ilustração referente ao tema de boa qualidade. Cumpre ressaltar, que alguns materiais apresentaram alguns itens como códigos de barra, entre outros, porém, não apresentaram dados corretos referentes, principalmente, à identificação do fabricante. Realizando o confronto entre as fantasias padrão e questionadas, foi possível verificar que as fantasias questionadas denominadas ‘Raio Sombrio’, ‘Mulher Estrela’ e ‘Capitão Estelar’, apresentavam características semelhantes às fantasias padrão denominadas ‘Batman’, ‘Mulher Maravilha’ e ‘Super Homem’ como, por exemplo, cores, modelos, ilustrações e capas, podendo ser consideradas imitações das fantasias padrão (Figuras 03, 04 e 05). A qualidade do tecido e acabamento que constituía o material padrão era superior àquela verificada nos tecidos das fantasias questionadas.
[...] 4. DA RESPOSTA AOS QUESITOS Os quesitos encaminhados foram os seguintes: A) As fantasias dos itens I a III reproduzem integralmente as características das fantasias dos itens IV a BI? B) É possível afirmar que as amostras dos Itens I a III são falsificações das amostras dos itens IV a VI? RESPOSTA: As fantasias questionadas dos itens I a III apresentam diversas semelhanças com as fantasias padrão dos Itens IV a VI, podendo ser consideradas imitações das fantasias padrão. Dessa forma, podem ser consideradas falsificações, ou seja, produtos não autênticos ”.
Nesse sentido, necessário trazer as imagens dos itens apreendidos no estabelecimento comercial do querelado e o confronto realizado no Laudo Técnico(sequência 61.1 autos nº 0004617- 47.2017.8.16.0014): Fantasias apreendidas no estabelecimento comercial do querelado, dos personagens denominados “Raio Sombrio”, “Mulher Estrela” e Capitão Estelar: (...)
Sendo assim, de detida análise do Laudo Técnico, juntamente com as imagens das fantasias apreendidas no estabelecimento comercial do querelado, denota-se que o apelante, de fato, imitava, a identidade visual de personagens registrados pela querelante, visto que comercializava, sem autorização da titular DC COMICS, fantasias de personagens que nitidamente apresentam similaridades de cor, símbolos e acessórios com os personagens originais. Ademais, a única distinção feita pelo querelado foi quanto aos nomes dos personagens, substituindo a “Mulher Maravilha” como “Mulher Estrela”, o “Batman” como “Raio Sombrio” e o “Super Homem” como “Capitão Estelar”.
Tal constatação, inclusive, está presente no Laudo Técnico (sequência 61.1 autos nº 0004617-47.2017.8.16.0014) que afirma que: “As fantasias questionadas dos itens I a III apresentam diversas semelhanças com as fantasias padrão dos itens IV a VI, podendo ser consideradas imitações das fantasias padrão. Dessa forma, podem ser consideradas falsificações, ou seja, produtos não autênticos”.
Assim, conclui-se que a conduta do querelado se amolda ao tipo penal do artigo 189, da Lei 9279/1006, que preceitua que: “comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.”
De fato, vê-se que as marcas anulandas são fortemente inspiradas nas marcas da parte autora, sendo certo que o só fato destas não serem dotadas de cores - o que se dá possivelmente em razão do padrão de depósito da época dos registros (décadas de 1970 e 1980) - não infirma a conclusão de ter havido aproveitamento parasitário, compreendido como obtenção de proveito a partir da criação alheia.
Ademais, seria altamente incoerente que o Poder Judiciário, de um lado, reconhecesse a violação das marcas e apenasse o contrafator com pena criminal, e, de outro, admitisse a validade de marcas registradas claramente na tentativa de legitimar a usurpação de marca alheia.
Ao contrário do afirmado pelo réu, não se está reconhecendo à parte autora o monopólio de uso, como marca, de signos descritivos de super heróis, até porque a autora tem concorrentes de peso neste próprio nicho. Apenas aqui se conclui que as marcas anulandas foram registradas com o propósito de legitimar o aproveitamento das marcas da autora, em violação às regras da concorrência desleal.
Por fim, com relação à fixação das despesas processuais, é certo que INPI, em razão da peculiaridade da análise desenvolvida, centrada no chamado exame abstrato, não deve ser considerado sucumbente na demanda, pois a rigor sua atuação, a teor da legislação de regência, não teve o condão de evitar a propositura da ação (...)"
Quanto à nulidade dos registros de marca de FABIANO P CARVALHO, vislumbro que a sentença a quo encontra-se fundamentada em elementos consistentes, comprovando que as marcas registradas pelo réu configuram de fato reprodução ou imitação de marcas da parte autora DC COMICS, em violação ao art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96 - LIP.
Há nos autos evidências documentais e periciais que demonstram clara similitude entre os sinais distintivos das marcas em disputa, sendo inequívoco o caráter parasitário e a intenção de aproveitamento indevido da notoriedade dos personagens da apelada. vejamos evento 35, ANEXO2 e evento 66, ANEXO3: (...)
Constata-se que as marcas registradas por FABIANO P. CARVALHO reproduzem elementos figurativos e estilizações visualmente similares às marcas da autora DC COMICS, identificando-se inclusive nomes e características que evocavam os personagens "Batman", "Superman" e "Mulher-Maravilha". Tal reprodução caracteriza concorrência desleal e viola o disposto nos incisos VI e XIX do art. 124 da LPI.
Outrossim, a sentença de piso analisou adequadamente a função distintiva e os direitos assegurados às marcas da parte apelada, que abrangem seu uso exclusivo no segmento relevante, protegendo a integridade da marca e impedindo confusão ao consumidor.
Desta feita, entendo pela manutenção da sentença de piso que declarou a nulidade dos registros nº 918565448, nº 918565480, nº 918565502, nº 918812500, nº 918812526 e nº 919032753 de titularidade de FABIANO P. CARVALHO.
De igual modo, entendo que a condenação de abstenção do uso das referidas marcas é medida que se impõe e proporcional ao caso, considerando o descumprimento da sentença de piso, conforme demonstrado nos autos evento 66, ANEXO2, evento 66, ANEXO3 e evento 66, ANEXO4.
As evidências de comercialização de produtos, mesmo após determinação judicial, reforçam a necessidade da manutenção de medidas coercitivas fixadas pelo juízo ordinário.
No que tange ao pedido de redução da pena de multa aplicada, o apelante FABIANO P. CARVALHO não conseguiu apresentar fundamentação suficiente para afastar a nulidade declarada.
Ademais, o princípio da razoabilidade foi respeitado quando da fixação da multa diária, bem como na condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de multa diária foi arbitrado para garantir o cumprimento do dever de se abster, e portanto, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua redução, como pleiteado pelo apelante.
No voto condutor do acórdão que resolveu os declaratórios, consignou-se o seguinte:
(...)
A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre pontos que por si sós infirmam sua conclusão, quais sejam: que os produtos apreendidos em 2017 não correspondem às marcas anulandas; sobre o permissivo da segunda parte do inciso VI, art. 124 da LPI, especialmente diante dos inúmeros precedentes carreados aos autos; sobre as conclusões do parecer técnico trazido pelo Embargante em contrarrazões do Recurso Adesivo e sobre o uso efetivo das marcas da Embargada que, como restou provado, ostentam modificações que o art. 143, II, da LPI, expressamente veda.
Contudo, todos os pontos alegadamente omissos ou contraditórios foram expressamente enfrentados no voto condutor, com fundamentação suficiente e clara, não se verificando qualquer vício apto a justificar a interposição de embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC.
Inicialmente, quanto à referência à apreensão de mercadorias ocorrida em 2017, verifica-se que tal fato não guarda pertinência direta com a controvérsia jurídica delimitada nos autos, a qual se restringe à análise da nulidade de registros de marca, com fundamento na anterioridade e na possibilidade de confusão, nos termos do art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial. Assim, por não possuir relação direta com os fundamentos jurídicos que embasam o julgamento da colidência marcária, a menção à referida apreensão não configura omissão apta a ser suprida por meio de embargos de declaração.
Quanto a segunda alegação da embargante e para a exata compreensão dos fundamentos adotados no voto proferido no acórdão anteriormente mencionado, cumpre esclarecer que, embora não tenha sido deduzido pedido de nulidade do registro com fundamento no artigo 124, VI, da LPI, foi consignada a ressalva de entendimento pessoal quanto à sua aplicabilidade.
Acrescentou-se, a título de reforço argumentativo, que os registros da embargante não seriam passíveis de concessão, o que, no entendimento do Relator, poderia atrair a incidência do artigo 124, inciso VI, da mesma Lei. Ressalto, contudo, que tal fundamento não foi objeto de controvérsia nos autos, tendo sido utilizado unicamente como elemento subsidiário para reforçar a conclusão pela nulidade do registro, esta sim fundada no inciso XIX do referido dispositivo legal.
Ademais, o magistrado não está impedido de, além do suscitado pelas partes, seja em suas razões iniciais, seja como matéria de defesa, invocar fundamentos legais outros aplicáveis ao caso concreto, não se devendo confundir fundamentos legais com fundamentos jurídicos, cabendo se atentar para a máxima "naha mihi factum dabo tibi ius"
Vejamos também trecho do referido voto que reforça a fundamentação acima: (...)
Por sua vez, a suposta omissão quanto à existência de imitação também não merece prosperar, pois o voto dedica tópico específico para análise comparativa dos sinais, vejamos:
Constata-se que as marcas registradas por FABIANO P. CARVALHO reproduzem elementos figurativos e estilizações visualmente similares às marcas da autora DC COMICS, identificando-se inclusive nomes e características que evocavam os personagens "Batman", "Superman" e "Mulher-Maravilha"...
Outrossim, a sentença de piso analisou adequadamente a função distintiva e os direitos assegurados às marcas da parte apelada, que abrangem seu uso exclusivo no segmento relevante, protegendo a integridade da marca e impedindo confusão ao consumidor.
No que se refere ao laudo técnico apresentado, o acórdão adotou, como razões de decidir, a fundamentação exposta pelo Juízo de origem, que tratou de forma adequada e fundamentada a matéria. Assim, não há qualquer omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, os quais, portanto, não merecem prosperar.
Por fim, no que tange à alegação de uso efetivo da marca pela parte ré, igualmente não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A nulidade reconhecida no acórdão decorre de violação ao art. 124, XIX, da LPI, cuja aplicação prescinde da comprovação de uso efetivo pela parte autora ou pela parte ré, bastando a constatação objetiva da anterioridade registral e da possibilidade de associação indevida entre os sinais. Ademais, o voto condutor foi claro ao afirmar que ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado, o que implica reconhecimento implícito do uso e da sobreposição de atuação, afastando a alegada omissão.
Ademais, caso a embargante entenda que não há, por parte da embargada, o uso efetivo da marca, deverá se valer do meio próprio para tal alegação, qual seja, o pedido de caducidade, a ser processado administrativamente perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos termos do art. 143 da LPI. A via judicial da ação de nulidade não se presta a substituir o procedimento técnico-administrativo de apuração de desuso, nem os embargos de declaração se prestam à formulação de tese aventada pela embargante.
Desse modo, o que se constata, no caso vertente, é que, embora alegue a existência de vícios no acórdão, o embargante apenas demonstra contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição, obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão pela via dos declaratórios.
Cumpre salientar que, conforme o artigo 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, é prescindível a indicação ostensiva da matéria que se pretende seja prequestionada, sendo suficiente que esta tenha sido apenas suscitada nos embargos de declaração, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.
Por fim, o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes, mas sim aquelas relevantes à formação do convencimento do Juízo. Se o magistrado entendeu que os pontos levantados pela parte adversa não eram suficientes para afastar os fundamentos da nulidade, não há omissão, mas julgamento por apreciação suficiente da controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Noutro giro, os artigos 125, 126, 129, 130, III, da LPI e 2º e 50 da Lei n. 9.784/99 não foram prequestionados, atraindo a incidência do Enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
Além disso, deve-se atentar para o fato de que, de acordo com o STJ, "compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.º 284 do STF por deficiência de fundamentação" (AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).
Como se vê na hipótese, não há fundamentação clara e expressa dos dispositivos legais violados, tendo em vista que os artigos 126 e 129 da LPI contam com caput e 2 (dois) parágrafos. Ademais, a mera menção ao dispositivo legal, como aconteceu, também, com o art. 128, § 1º, da LPI, sem demonstrar a forma como foram contrastados com o acórdão recorrido, impede a clara compreensão da controvérsia.
Logo, a irresignação não merece trânsito por força da incidência, por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.