Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5132634-65.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: JOHNSON & JOHNSON (AUTOR)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por JOHNSON & JOHNSON, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 47 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 76).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA FAMOSA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA MISTA. ALEGADA ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ALTO RENOME OU NOTORIEDADE. AFASTADA A AFINIDADE MERCADOLÓGICA ENTRE OS PRODUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Johnson & Johnson contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros nº 909.311.781 e nº 909.311.803, referentes à marca mista "BANDAID ROSA", nas classes 25 e 35, de titularidade de Bandaid Rosa Confecção e Comércio Eireli. A Apelante sustenta que os registros violam direitos marcários consolidados, ao permitir indevida associação da expressão “BANDAID ROSA” com sua marca “BAND-AID”, registrada desde 1970 no Brasil e reconhecida internacionalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os registros das marcas "BANDAID ROSA", concedidos pelo INPI, violam os direitos marcários da Apelante em razão de possível associação indevida e aproveitamento parasitário; e (ii) definir se houve erro ou contradição administrativa por parte do INPI ao deferir os registros questionados em desconformidade com decisões anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marca “BAND-AID” é apenas famosa, sem reconhecimento como marca de alto renome ou notoriamente conhecida, de modo que não faz jus à proteção extrassetorial prevista no art. 125 da LPI ou ao regime de exceção ao princípio da territorialidade previsto no art. 126.
4. A proteção conferida à marca registrada limita-se aos produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins. No caso, não se verifica afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas partes — curativos e artigos de vestuário — afastando o risco de confusão ou associação indevida.
5. A convivência de marcas com semelhança parcial é admitida quando ausente sobreposição entre os segmentos de mercado e quando a impressão de conjunto revela identidade comercial distinta.
6. A teoria da diluição marcária, prevista no art. 130, III, da LPI, não se aplica à marca da Apelante por ausência de reconhecimento de alto renome, sob pena de esvaziamento do regime jurídico especial conferido às marcas consagradas.
7. A atuação do INPI ao conceder os registros questionados não configura contradição nem venire contra factum proprium, especialmente diante das alterações normativas e fáticas verificadas desde decisões administrativas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A marca famosa que não possui reconhecimento como marca de alto renome ou notoriamente conhecida submete-se às limitações impostas pelo princípio da especialidade.
2. A ausência de afinidade mercadológica entre os produtos impede o reconhecimento de colidência ou associação indevida entre os sinais.
3. A teoria da diluição marcária exige, como condição, o reconhecimento formal da marca como de alto renome.
4. A atuação do INPI é legítima quando fundada em critérios técnicos atuais, não havendo ilegalidade na mudança de entendimento ao longo do tempo, especialmente diante da evolução normativa e jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX e XXXII; CDC, art. 4º, VI; CPC, art. 85, §11; LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 124, XIX e XXIII; 125; 126; 129; 130, III. Portaria INPI/PR nº 8/2022, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.874.635/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, REsp nº 1.342.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2014, DJe 31.03.2014; STJ, REsp nº 1.929.811/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 21.03.2023; STJ, REsp nº 1.787.676/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 21.09.2021; STJ, REsp nº 1.799.164/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 15.08.2019.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, afirma-se ''que a Recorrente visa demonstrar, [...], é a flagrante violação aos artigos 124, XIX e XXIII, 129, e 130 da Lei n° 9279/96, e os artigos 489, § 1º, incisos I e IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal a quo embora tenha reconhecido expressamente o fato de que (i) a marca “BAND-AID da Recorrente é “renomada mundialmente” e que (ii) “examinando as marcas em questão, verifica-se que ambas reproduzem a expressão "BANDAID”, acabou concluindo que as marcas cobriram produtos distintos e, por isso, os sinais anteriores da Recorrente não poderiam servir de base para o indeferimento dos registros em comento simplesmente por não terem ainda o alto renome oficialmente reconhecido – contrariando a jurisprudência consolidada deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhecem a proteção ampliada às marcas notórias, mesmo quando não formalmente declaradas de alto renome''.
A conclusão e os pedidos foram assim formulados:
Diante de todo o exposto, resta evidente que o v. acórdão recorrido incorreu em manifesta violação a diversos dispositivos de lei federal ao afastar, de forma indevida, a proteção conferida à marca da Recorrente, mesmo após reconhecer expressamente (i) sua notoriedade mundial e (ii) a identidade do elemento nominativo preponderante entre os sinais em conflito.
Ao assim decidir, o Tribunal a quo adotou interpretação restritiva e dissociada da jurisprudência consolidada deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, esvaziando o alcance dos arts. 124, XIX e XXIII, 129 e 130, III, da Lei da Propriedade Industrial, bem como afastando indevidamente a repressão ao aproveitamento parasitário e à associação indevida — justamente os valores que estruturam o sistema marcário brasileiro.
Além disso, o v. acórdão recorrido padece de vício de fundamentação, ao deixar de enfrentar premissas centrais expressamente reconhecidas no próprio decisum, em especial a notoriedade da marca BAND-AID, a identidade nominativa entre os sinais e a orientação jurisprudencial aplicável, em afronta direta aos arts. 489, §1º, incisos I a IV, 1.022 e 1.025 do CPC.
Diante desse cenário, a manutenção do acórdão recorrido implica não apenas violação à legislação federal, mas também grave comprometimento da segurança jurídica e da coerência do sistema de proteção marcária, ao permitir o indevido aproveitamento da reputação de marca mundialmente conhecida. Por todo exposto, requer a Recorrente o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reconhecer:
(i) a nulidade do v. acórdão recorrido, em razão da negativa de prestação jurisdicional e da deficiência de fundamentação, com a consequente devolução dos autos ao E. TRF da 2ª Região, para que profira novo julgamento, enfrentando adequadamente todas as questões suscitadas, nos termos dos arts. 489, §1º, incisos I a IV, 1.022 e 1.025 do CPC;
(ii) subsidiariamente, caso superada a preliminar, o provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação aos arts. 124, XIX e XXIII, 129, 130 da Lei nº 9.279/96, a fim de julgar procedente a ação originária e determinar a anulação dos registros nº 909.311.781 e nº 909.311.803, relativos à marca “BANDAID ROSA”;
(iii) o reconhecimento do dissídio jurisprudencial demonstrada, com a prevalência da orientação consolidada deste C. Superior Tribunal de Justiça quanto à proteção de marcas famosas contra a associação indevida e o aproveitamento parasitário, ainda que ausente reconhecimento formal de alto renome;
Contrarrazões no Evento 93.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
O argumento central da Apelante reside na impossibilidade de legitimar a associação indevida que o consumidor poderia fazer entre a marca “BANDAID ROSA” e o sinal notoriamente conhecido “BAND-AID”, configurando, assim, apropriação parasitária de uma marca registrada no Brasil há mais de 50 (cinquenta) anos e consagrada mundialmente (evento 1, ANEXO5).
Primeiramente, assinale-se que a despeito de se tratar de uma marca renomada mundialmente, ela não se enquadra no conceito de marca de alto renome, tampouco no de marca notoriamente conhecida.
A marca de alto renome, segundo o artigo 63 da Portaria/INPI/PR n.º 8, de 17 de janeiro de 2022, é aquela "registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença".
Extrai-se da leitura do dispositivo que a marca de alto renome constitui exceção ao princípio da especialidade, o que se coaduna com o art. 125, da Lei nº 9.279/96, o qual prevê proteção especial em todos os ramos de atividade ("À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade").
No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça — Jurisprudência em Teses, Edição n.º 24:
A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI) é exceção ao princípio da especialidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial".
Todavia, a proteção conferida às marcas de alto renome, embora se estenda a todos os ramos de atividade, não impede, por si só, a utilização de signos semelhantes, pois a análise da convivência harmônica também envolve a verificação de eventual risco de confusão ao público consumidor ou de associação indevida capaz de prejudicar o titular (REsp n. 1.874.635/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).
Cumpre observar, ainda, que a condição de alto renome depende de reconhecimento formal pela Autarquia Federal, em procedimento próprio, produzindo efeitos apenas a partir de sua publicação, sem retroagir para alcançar registros anteriores.
Atualmente, as marcas reconhecidamente de alto renome podem ser consultas no sítio eletrônico do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigncia_19_01_20211.pdf).
Por seu turno, a marca notoriamente conhecida é aquela que, embora registrada apenas em seu país de origem, alcança renome internacional suficiente para assegurar-lhe proteção contra registros idênticos ou semelhantes em outros territórios. Tal regra constitui exceção ao princípio da territorialidade e confere-lhe salvaguarda especial, independentemente de registro no território nacional, no âmbito de sua área de atuação (art. 126 da LPI e art. 6, bis, da Convenção da União de Paris - CUP).
Sendo assim, o caso em discussão diz respeito unicamente a uma marca famosa, visto que não houve reconhecimento do alto renome pelo INPI e, além disso, o registro prévio da Apelante, desde 1975, afasta a aplicação da proteção conferida à marca notoriamente conhecida.
(...)
Dessa forma, o exame da colidência entre marcas não se circunscreve à análise do direito de precedência, exigindo também a averiguação da possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins (princípio da especialidade/especificidade).
Na hipótese vertente, a marca questionada e as da Apelante apresentam-se da seguinte forma: (...)
Examinando as marcas em questão, verifica-se que ambas reproduzem a expressão "BAND-AID", ainda que uma a apresente com hífen e a outra sem, o que não gera qualquer diferenciação significativa. Por outro lado, o termo "ROSA" e os corações adicionados conferem uma diferenciação, modificando a aparência visual e a percepção estética da marca, de modo que o consumidor pode perceber um estilo mais voltado ao público feminino, sem, contudo, alterar o elemento central "BANDAID".
No entanto, ainda que se concluísse pela identidade, não há qualquer afinidade mercadológica, pois atuam em ramos comerciais distintos: a Apelada, titular da marca BANDAID ROSA, comercializa produtos de vestuário e bijuterias, enquanto a Apelante utiliza suas marcas em produtos farmacêuticos, como bandagens adesivas, gazes, esparadrapos etc.
Nessa perspectiva, não há qualquer risco de confusão para o consumidor médio, ainda que desatento, considerando que não há sobreposição entre produtos destinados a uso curativo e aqueles voltados ao vestuário, o que afasta a alegada violação ao art. 124, XIX, da LPI e permite a convivência pacífica entre ambas.
A propósito, nesse sentido, o parecer da Autarquia Federal (evento 27, OUT2):
Quanto à afinidade, assim dispõe o Manual de Marcas do INPI[1], instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014 e atualizado pela Resolução INPI/PR nº 177/2017:
5.11.2 – Exame da afinidade mercadológica “A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.”
“Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação.” (...)
Afinidade mercadológica e a colidência de sinais
“A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.”
“Como regra geral, quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos”. (grifou-se)
A contrário senso, verifica-se que, estabelecida a distintividade da marca anterior e a imitação por parte da marca da Ré, é necessário que os produtos ou serviços assinalados possuam clara separação entre si, a fim de afastar o risco de confusão ou associação.
Nesse sentido, as marcas de titularidade da Ré assinalam produtos e serviços relacionados a artigos do vestuário, enquanto as marcas das Autoras assinalam produtos relacionados a curativo, bandagens adesivas e etc..
Diante disso, considerando que as atividades assinaladas não guardam evidente afinidade mercadológica, resta afastada a possibilidade de aplicação do inciso XIX do Artigo 124 da LPI ao caso.
Pelos mesmos motivos, não há falar em infringência ao inciso XXIII, do art. 124 da LPI ("sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia").
Em relação ao art. 129 da LPI, o qual garante ao titular da marca registrada o direito de uso exclusivo em âmbito nacional, importa destacar que a exclusividade não se estende de forma ilimitada, alcançando apenas sinais iguais ou semelhantes quando empregados em produtos ou serviços congêneres, não se aplicando, portanto, a todo e qualquer segmento.
Nem se diga que se aplica, ao caso, a teoria da diluição, extraída do inciso III, do 130, da LPI, a qual visa proteger o titular de marca contra o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo, ocorrendo quando terceiros utilizam a marca em produtos distintos, tornando seu uso cada vez menos exclusivo, ainda que não haja confusão entre os sinais. Isso porque mencionada teoria está intimamente relacionada às marcas de alto renome, de modo que sua aplicação a sinais que não gozam desse reconhecimento significaria ampliar indevidamente a exceção ao princípio da especialidade e esvaziar a finalidade da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI.
De acordo com esse entendimento, os seguintes julgados: REsp n. 1.787.676/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021, e REsp n. 1.799.164/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019).
Noutra vertente, a respeito do alegado aproveitamento parasitário, decorrente de uma possível associação pelo consumidor, também não assiste razão à Apelante, pois, como bem consignado pelo Juízo a quo, "o risco de o consumidor associar direta e indevidamente a marca da segunda ré à da autora e esta, consequentemente, se aproveitar da fama/investimento alheio ('free riding' ou efeito carona), é ínfimo. No ponto, conforme já exposto, a inexistência de afinidade mercadológica e a diferença entre os conjuntos em cotejo reduz ainda mais o risco de associação indevida".
Em suma, não há qualquer hipótese de confusão ou associação, principalmente porque ausentes elementos que permitam inferir que os consumidores possam acreditar que os produtos vinculados à Apelada estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela Apelante.
Igualmente, inexiste comportamento contraditório do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao conceder o registro à ora Apelada, mesmo tendo indeferido, em momento anterior, situações semelhantes, como o registro nº 812.726.383, para a marca nominativa BAND-AID, classe 25: especificação: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, de titularidade de Confecções Tex Ltda., depositada em 23.07.1986.
Em primeiro lugar, porque não havia qualquer distinção, tratando-se de marca nominativa idêntica à registrada pela Apelante; e, em segundo lugar, porque tal indeferimento ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, em 25 de junho de 1991, período no qual muitas circunstâncias mudaram, não sendo razoável exigir que a Autarquia Federal mantivesse o mesmo entendimento ao longo de mais de 3 (três) décadas.
Cumpre destacar, ainda, que a análise de eventual má-fé ou de aproveitamento parasitário com base em elementos de trade dress (conjunto-imagem) escapa ao escopo do exame de registrabilidade, por se tratar de matéria que extrapola os limites do presente processo e cuja apreciação compete ao juízo estadual, em ação própria voltada à apuração de possível concorrência desleal decorrente da semelhança entre os produtos (Tema 950 do STJ).
Por fim, cabe aqui uma observação: a marca "BAND-AID" acabou sofrendo o fenômeno da vulgarização, deixando de ser distintiva e tornando-se um termo genérico, usado como sinônimo do produto a que se refere — curativos —, tornando-se, assim, vítima de sua própria fama, como ocorreu com marcas como Zipper, Bombril, Chicletes e Cotonetes.
(grifos meus)
No mesmo sentido, veja-se o que se disse no voto-divergente:
O em. Desembargador Federal ALFREDO HILÁRIO DE SOUZA, relator do recurso, votou no sentido de “NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo”, com base, em síntese, nos seguintes fundamentos transcritos a seguir:
“[...]
o caso em discussão diz respeito unicamente a uma marca famosa, visto que não houve reconhecimento do alto renome pelo INPI e, além disso, o registro prévio da Apelante, desde 1975, afasta a aplicação da proteção conferida à marca notoriamente conhecida.
[...]
a exclusividade, como regra, protege a marca tão somente contra produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, mesmo que inseridos em classes diversas na Classificação Internacional de Produtos e Serviços (princípio da especialidade/especificidade).
[...]
não há qualquer afinidade mercadológica, pois atuam em ramos comerciais distintos: a Apelada, titular da marca BANDAID ROSA, comercializa produtos de vestuário e bijuterias, enquanto a Apelante utiliza suas marcas em produtos farmacêuticos, como bandagens adesivas, gazes, esparadrapos etc.
[...]
Nem se diga que se aplica, ao caso, a teoria da diluição, (...) porque mencionada teoria está intimamente relacionada às marcas de alto renome, de modo que sua aplicação a sinais que não gozam desse reconhecimento significaria ampliar indevidamente a exceção ao princípio da especialidade e esvaziar a finalidade da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI.
[...]
inexiste comportamento contraditório do INPI - (...) mesmo tendo indeferido, em momento anterior, situações semelhantes, como o registro nº 812.726.383, para a marca nominativa BAND-AID, classe 25: especificação: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, de titularidade de Confecções Tex Ltda., depositada em 23.07.1986.
Em primeiro lugar, porque não havia qualquer distinção, tratando-se de marca nominativa idêntica à registrada pela Apelante; e, em segundo lugar, porque tal indeferimento ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, em 25 de junho de 1991, período no qual muitas circunstâncias mudaram, não sendo razoável exigir que a Autarquia Federal mantivesse o mesmo entendimento ao longo de mais de 3 (três) décadas.
[...]
a marca "BAND-AID" acabou sofrendo o fenômeno da vulgarização, deixando de ser distintiva e tornando-se um termo genérico, usado como sinônimo do produto a que se refere — curativos —, tornando-se, assim, vítima de sua própria fama, como ocorreu com marcas como Zipper, Bombril, Chicletes e Cotonetes.”. (g.n.)
Perfeitamente alinhado às alegações constantes do voto condutor, entendo que a análise do presente caso deve considerar não apenas a ausência de reconhecimento formal como marca de alto renome, mas também a ocorrência do fenômeno da vulgarização (ou generificação), decorrente da perda da capacidade distintiva do sinal e, consequentemente, do enfraquecimento de sua tutela jurídica no âmbito marcário.
Essa perspectiva também encontra amparo no entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.799.164/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2019), segundo o qual “a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização (fenômeno caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos sinais registrados) é aplicável unicamente em benefício de marcas notórias ou de alto renome”, limitando, portanto, o respectivo escopo de proteção.
Ademais, a vulgarização configura verdadeira degenerescência do signo marcário, ainda que a marca tenha sido originalmente notória ou famosa, como no caso em discussão, uma vez que seu uso massivo e difuso pelo público consumidor passou a identificar o próprio produto e não mais sua origem empresarial. Dessa forma, a marca deixa de cumprir sua função essencial (a função distintiva), que a define como o sinal capaz de distinguir seus produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins.
Em suma, a marca “BAND-AID”, embora célebre e de uso histórico, não goza de tutela ampliada conferida às marcas de alto renome (art. 125, da LPI), evidenciando a sequência clássica do sucesso mercadológico sem a correspondente manutenção do caráter distintivo. Concluo, portanto, pela higidez do ato administrativo de concessão dos registros nº 909.311.781 e nº 909.311.803, para a marca mista "BANDAID ROSA”.
O voto condutor do acórdão que julgou os embargos de declaração também merece transcrição:
O julgado analisou pormenorizadamente a questão relativa ao risco de associação indevida por parte do consumidor, tanto que tal assertiva, aventada pela ora Embargante, foi expressamente mencionada no voto condutor e devidamente afastada. Isso demonstra que o tema foi devidamente enfrentado de forma clara, direta e expressa, com fundamentação suficiente, o que afasta a alegação de omissão, como se verifica no excerto transcrito abaixo: (...)
Além dos argumentos acima transcritos, o voto expressamente esclareceu os critérios gerais relacionados à possibilidade de convivência entre marcas e, na sequência, analisou casuisticamente a situação apresentada nos autos, da seguinte forma: (...)
Portanto, não há falar em omissão, pois o acórdão analisou detidamente os pontos centrais da controvérsia, tecendo considerações, inclusive, acerca da alegada preponderância do elemento nominativo.
No que se refere à alegada omissão quanto à recentíssima decisão do INPI, publicada em 07.10.2025, que declarou a nulidade do registro nº 918.152.933, relativo à marca nominativa “TINDER” (classe 25 — vestuário), a alegação não procede, uma vez que o Poder Judiciário não está obrigado a se manifestar sobre todas as decisões administrativas proferidas pelo órgão responsável pela apreciação dos pedidos de registro, as quais, embora emanadas de autoridade competente, não vinculam a atividade jurisdicional.
Ademais, no tocante ao entendimento jurisprudencial, cumpre destacar que no ordenamento jurídico brasileiro apenas os precedentes vinculantes obrigam o Poder Judiciário, ao passo que os precedentes persuasivos podem ser eventualmente considerados, sem caráter obrigatório, inclusive no que se refere à adoção de sua fundamentação.
Finalmente, quanto à alegação de aproveitamento parasitário, o acórdão também foi explícito em sua análise, nos seguintes termos: (...)
Por outro lado, quanto à alegada contradição, como mencionado acima, a única apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não eventual divergência com entendimento da Autarquia, como sustenta a Embargante.
Desse modo, evidencia-se que a parte embargante, inconformada, busca apenas o reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Perceba-se, também, que o órgão julgador se valeu da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça para fundamentar suas conclusões, o que atrai, ao caso, a incidência do Enunciado n. 83 da súmula daquele Tribunal Superior (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”),
Por outro lado, como pode ser constatado por meio do exame do acórdão que julgou a apelação e daquele que resolveu os declaratórios, a alegação de violação dos artigos 489, § 1º, I a IV, 1.022 e 1.025 do CPC não merece trânsito. O acórdão recorrido discorreu de maneira fundamentada e adequada a respeito das questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo vício no julgado tão somente pelo fato de a solução conferida à controvérsia ser destoante daquela desejada pela recorrente.
De todo modo, destaco que, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, como aconteceu no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial