Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5086698-46.2023.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISO KONG KONG LIMITED
ADVOGADO(A): ANA PAULA DE AGUIAR (OAB SP168511)
ADVOGADO(A): RAPHAEL LEMOS MAIA (OAB SP243759)
ADVOGADO(A): MARCELLO DO NASCIMENTO (OAB SP101281)
RÉU: TERRA DE MORIAH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO(A): MATEUS MARTINS DA SILVEIRA (OAB MG184165)
ADVOGADO(A): GIOVANA MELGAÇO ZANARDO (OAB MG228720)
DESPACHO/DECISÃO
Controverte-se nos autos a legalidade do ato administrativo do INPI que concedeu à sociedade ré o registro marcário de nº911.382.720, na classe NCL(10)35, referente à marca mista "MINISO".
Segundo a demandante, a marca em questão colide com as suas anteriores, visto que reproduz todos os elementos de seus registros outorgados em diferentes países
Despacho no Evento 22 indeferiu o requerimento de tutela provisória e determinou a citação da corré.
As alegações autorais são contraditas pela sociedade ré na contestação do Evento 52. Em preliminar, requer o reconhecimento da incompetência territorial. No mérito, sustenta a legalidade da concessão do registro anulando, sob o argumento de que não poderia conhecer a marca da empresa autora. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.
O INPI, por sua vez, contestou o feito no Evento 63. Em preliminar, requer sua admissão como litisconsorte necessário especial ou sui generis. No mérito, opina, na forma da manifestação de sua área técnica, pela procedência do pedido.
Despacho constante do Evento 65 indeferiu a gratuidade de justiça, bem como determinou que a parte autora se manifestasse em réplica e que as partes se manifestassem em provas.
O INPI, no Evento 71, alega que não tem mais provas a produzir.
Em réplica, no Evento 72, a parte autora rebate os argumentos apresentados pela sociedade ré, requerendo o julgamento antecipado na forma do art. 355, I do CPC.
A sociedade ré, por seu turno, em petição no Evento 73, requer a produção de prova oral, consistente na oitiva testemunhal e do representante legal do INPI, bem como no depoimento pessoal. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para "que conste expressamente no registro da marca MINISO concedido à Autora, a existência da disputa da marca e processamento da presente ação de nulidade".
É o relatório do essencial. Passo a sanear o feito.
Primeiramente, no que tange à alegada incompetência territorial, o art. 109, §2º, da Constituição Federal dispõe que as ações propostas em face da UNIÃO (ou suas autarquias, Tema 374, E. STF) poderão ser ajuizadas "... na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal."
Na espécie, verifica-se que a parte pretende anular ato administrativo editado pelo INPI em sua sede na Cidade do Rio de Janeiro, de forma que é possível afirmar que se trata do local em que praticado o ato que deu origem à demanda.
Por outro lado, havendo pluralidade de réus, caberá à parte autora a escolha do foro, nos termos do art. 46, §4º, do CPC, desde que perante a Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da CRFB/1988, já que o INPI é uma Autarquia Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART. 94, § 4º, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no § 4º do art. 94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido.
(TRF-2 - AG: 136118 RJ 2005.02.01.002994-6, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 09/11/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::17/11/2005 - Página::150)
Nessa linha, não merece prosperar a alegação de incompetência territorial formulada pela empresa ré.
Quanto ao pleito do INPI para figurar como litisconsorte necessário especial ou sui generis, cumpre recordar que nos casos em que se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pela Autarquia, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu.
Com efeito, o INPI tem por atribuição legal apreciar e conceder pedidos de patentes, de forma que caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direito sobre suas atribuições institucionais.
Assim, mantenho a autarquia no polo passivo da presente demanda.
Rejeito outrossim o pedido de tutela provisória formulado, visto que a parte ré não formulou qualquer pretensão de direito próprio em face do autor, providência que em princípio admitiria tal requerimento.
Na ausência de outras questões prévias, passo a fixar o ponto controvertido da lide, que na hipótese corresponde à alegada colidência marcária entre os signos listados na petição inicial.
Para tanto, não há necessidade de produção de qualquer outra prova além das já acostadas ao feito.
Indefiro o pedido autoral de produção de prova oral, já que para a solução da questão controvertida, a saber, a alegada colidência marcária, a prova necessária é essencialmente documental.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO - DESNECESSIDADE DAS PROVAS PRETENDIDAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de produção de prova testemunhal e pericial. A demanda originária foi ajuizada objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI que concedeu o registro nº 907.638.767, para a marca de apresentação mista "FCDL-RS". Este E. Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o exame de eventual colidência entre marcas prescinde da produção de prova testemunhal e/ou pericial técnica, mormente quando há nos autos prova documental suficiente para formar o convencimento do juízo, de modo que o indeferimento da produção de prova pericial e oral não representa cerceamento de defesa, quando há nos autos conjunto probatório capaz de solucionar a questão controvertida. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, se o juízo a quo, ao valorar a prova, considera que os documentos apresentados são suficientes para formar seu convencimento quanto à matéria discutida, a produção de outras provas torna-se desnecessária. Manutenção da decisão combatida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2, Agravo de Instrumento, n° 5016676-37.2023.4.02.0000, Rel: Dr. MARCELO LUZIO MARQUES ARAUJO, 1a. TURMA ESPECIALIZADA).
Ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 357, §1º, do CPC.
Após, venham conclusos para julgamento.
P. I.