Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5097001-22.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (AUTOR)
ADVOGADO(A): Felipe Helena (OAB SP252625)
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI (OAB SP067143)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB SP299714)
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB SP200120)
APELADO: CAPRICCHE S.A. (RÉU)
ADVOGADO(A): GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR (OAB PE020724)
INTERESSADO: MONDELEZ BRASIL (AUTOR)
ADVOGADO(A): Felipe Helena
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de apelação interposta por INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da apelante na ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e CAPRICCHE S.A., na qual foi requerida a declaração de nulidade do registro de marca nº 916.210.626, relativo ao sinal de apresentação mista "FUTURINHOS BLACK", bem como a condenação da segunda apelada a se abster de usar o referido sinal distintivo.
Na sentença (evento 56, DOC1), o magistrado extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com relação à empresa MONDELEZ BRASIL LTDA., e extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e improcedente o pedido relativamente a INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. Rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo para apreciar questões relativas à abstenção do uso de trade dress, pois na espécie, o pedido principal é o de nulidade de registro de marca, tema que atrai o interesse do INPI e, portanto, a competência da Justiça Federal. Compreendeu ainda que o pedido de abstenção de uso de marca deverá ser julgado pela Justiça Estadual, uma vez que as autoras lá apresentaram, primeiro, o referido pedido e a causa de pedir são as mesmas.
Em sua apelação (evento 66, DOC1), a apelante salientou que no momento da propositura da ação perante a Justiça Estadual, em 2019, (Processo nº0008595-06.2019.8.16.0194 | TJPR), no qual foi requerido a abstenção de uso da marca e do trade dress, alegando violação aos seus sinais distintivos e negando a existência de padrão de mercado para biscoitos do tipo chocolate com recheio de baunilha, a apelada não possuia o registro da marca.
Em sua contrarrazões (evento 76, DOC1), a apelada salienta que é imprescindível reconhecer a incompetência da Justiça Federal para tratar de trade dress, concorrência desleal e elementos visuais não registrados, limitando a discussão aos aspectos marcários pertinentes à ação de nulidade e destacou que o TJPR, ao julgar os Agravos de Instrumento nº 0109104-03.2023.8.16.0000 e nº 0109518- 98.2023.8.16.0000, bem como os Embargos de Declaração subsequentes (nº 0065487- 56.2024.8.16.0000 e nº 0063699-07.2024.8.16.0000), reconheceu de forma categórica que a Justiça Estadual é competente para julgar o pedido de abstenção de uso da marca "FUTURINHOS BLACK", por não haver, naquela ação, pleito de nulidade de registro a atrair a competência federal.
O Ministério Público Federal em sua manifestação (evento 4, DOC1) destacou que art. 178 do CPC impõe a intervenção do Parquet em causas nas quais se verifica a incidência do referido interesse público ou social (inciso I), a existência de interesses de incapazes (inciso II), bem como nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e urbana (inciso III) e no caso em tela não se verifica a existência de nenhuma das referidas hipóteses, bem como este entendimento está em consonância com a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual disciplina a atuação dos membros do Ministério Público como órgão interveniente no Processo Civil. Razão pela qual oficia pelo regular prosseguimento do feito sem sua intervenção.
É breve o relatório.
Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos admissibilidade.
As apelantes ajuizaram ação no TJPR (0008595-06.2019.8.16.0194 | TJPR) requerendo a abstenção de uso da marca e do trade dress, alegando violação aos seus sinais distintivos e negando a existência de padrão de mercado para biscoitos do tipo chocolate com recheio de baunilha.
A apelada, no processo acima mencionado, em sede de recurso (AI nº 0051225-77.2019.8.16.0000 | TJPR), obteve o reconhecimento que os elementos apontados são de uso comum no mercado e funcionam como código visual da categoria de produto, afastando a possibilidade de exclusividade.
No caso em questão, a apelante esclareceu que, quando propôs a ação na Justiça Estadual, a apelada ainda não havia obtido a concessão do registro da marca "FUTURINHOS BLACK", razão pela qual promoveu a presente demanda na Justiça Federal pleiteando a nulidade do registro da marca.
Consoante ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. (REsp 1817109/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 25/03/2021).
No caso em tela, em virtude da necessária intimação do INPI na presente demanda, aplica-se o disposto no inciso I do artigo 109 da CRFB/1988 que descreve que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.
De plano, verifica-se que a Justiça Federal atrairá a competência da Justiça Estadual para evitar decisões contraditórias no tocante à abstenção de uso da marca e do trade dress, alegando violação aos seus sinais distintivos e negando a existência de padrão de mercado.
Neste contexto, é oportuno transcrever entendimento jurisprudencial firmado no Tema nº 950 exarado em sede de Representativo da Controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca do objeto da presente demanda:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS.
CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.
543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018) g.n.
Diante do exposto, informo que a Justiça Federal possui a competência para julgar a presente demanda e solicito ao Tribunal de Justiça Estadual do Paraná remessa dos autos do processo nº0008595-06.2019.8.16.0194.
À Subsecretaria para as providências cabíveis.
Intimem-se.