Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5078261-45.2025.4.02.5101/RJ
AUTOR: ELO SERVICOS S.A.
ADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)
RÉU: ELO SERVICOS DE FACILITIES LTDA
ADVOGADO(A): JAQUELINE DE FATIMA CORDEIRO (OAB PR064451)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ação de nulidade de registro de marca, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELO SERVIÇOS S.A. em face de ELO SERVIÇOS DE FACILITIES LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. A autora busca a nulidade do registro marcário nº 905101456 ("ELO SEGURANÇA"), na classe 35, alegando colidência com sua marca de alto renome "ELO", além de violação ao direito de exclusividade decorrente de anterioridade em registros afins.
A empresa ré contestou a lide (Evento 24), arguindo direito de precedência, irretroatividade dos efeitos do alto renome e ausência de afinidade mercadológica. O INPI, em sua manifestação (Evento 33), opinou pela procedência do pedido autoral, reconhecendo a colidência e a possibilidade de associação indevida entre os sinais.
Instadas a especificarem as provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. A empresa ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial para demonstrar a anterioridade de seu uso, a inaplicabilidade do alto renome e a ausência de originalidade do termo "ELO".
É o relatório. Passo ao saneamento e à análise do pedido de provas.
O processo encontra-se em fase de organização e saneamento, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nulidades a sanar.
Quanto ao requerimento de prova pericial formulado pela empresa ré, entendo por seu indeferimento, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pelas razões que passo a expor.
O magistrado, como destinatário da prova, deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento. No caso em tela, a controvérsia repousa sobre a colidência de sinais marcários e a extensão da proteção conferida ao alto renome, matérias que prescindem de conhecimento técnico especializado de engenharia ou química, tratando-se de análise eminentemente jurídica e sensorial.
Em primeiro lugar, a verificação da colidência entre as marcas (Autora) e (Ré) deve ser realizada sob a ótica do consumidor médio, mediante o cotejo visual, fonético e ideológico dos sinais. Tal exame é tarefa do julgador, que utiliza critérios de razoabilidade e as normas da Lei de Propriedade Industrial (Art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996), não sendo necessária a intervenção de perito para constatar se a reprodução do termo central "ELO" gera risco de confusão ou associação indevida.
Sendo este inclusive o entendimento do Tribunal Regional desta 2ª Região, conforme acórdão colacionado abaixo:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DA MARCA MISTA "V.CAFÉ". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DAS TESES RECURSAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 124, INCISO XIX, E 130, INCISO III, DA LEI 9.279/1996. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE ESCOLHIDO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A questão da reprodução ou imitação de marca não exige conhecimentos técnicos diversos do domínio da legislação marcária, da doutrina e da jurisprudência a seu respeito, o que é matéria exclusivamente jurídica, que deve ser do conhecimento do magistrado, e cuja verificação se efetua a partir da comparação visual, fonética e ideológica. (grifos nossos)
2. A pretensão de apresentação de prova suplementar, com vistas a comprovar a prática de concorrência desleal, além de deduzida de forma genérica, revela-se despicienda.
3. Tese de cerceamento de defesa afastada, por ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. No mérito, a incidência da vedação contida no art. 124, inciso III, da Lei 9.279/1996, demanda a avaliação da condição de distintividade entre sinais, medida essa que considera, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada signo, de forma a verificar se as semelhanças existentes entre eles geram risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. Caracterizada a colidência dos conjuntos comparados, deve-se avaliar o grau de afinidade mercadológica.
Em segundo lugar, a discussão sobre a anterioridade dos depósitos e a data de reconhecimento do alto renome é matéria comprovada por prova documental estritamente vinculada aos registros do INPI, já carreados aos autos. A análise sobre a retroatividade ou não dos efeitos do alto renome é questão de direito, a ser resolvida na sentença, dispensando perícia técnica para atestar datas e publicações oficiais.
Em terceiro lugar, a alegação de que o vocábulo "ELO" é de uso comum ou possui baixa distintividade pode ser aferida por meio de dicionários e da própria consulta à base de dados do INPI. Trata-se de fato que não exige perícia, mas sim interpretação legal sobre a "teoria da distância" e o caráter sugestivo de sinais marcários.
Por fim, o INPI, que é a autarquia federal responsável pela análise técnica de marcas no Brasil, já ofereceu seu parecer especializado nos autos, posicionando-se pela nulidade do registro da ré. Sendo o INPI o órgão detentor da expertise técnica na matéria, a realização de nova perícia judicial sobre os mesmos pontos configuraria redundância desnecessária e contrária ao princípio da celeridade processual.
Pelo exposto, INDEFIRO a produção de prova pericial e testemunhal, por considerá-las desnecessárias ao deslinde da causa.
Dê-se ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05(cinco) dias na forma do artigo 357, §1º do CPC.
Após, voltem conclusos.