Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5051531-65.2023.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
APELANTE: MARIA DO CARMO LEITE SILVA (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANDRE LUIZ CAETANO (OAB SP260917)
APELADO: CEMITERIO SANTO ANDRE LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. VIOLAÇÃO AOS INCISOS V, XIX E XXIII DO ART. 124 DA LPI. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por MARIA DO CARMO LEITE SILVA ME contra sentença da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual havia declarado a nulidade dos registros da marca mista “FLORICULTURA MEMORIAL JARDIM SANTO ANDRÉ 24H” (classes 31, 35 e 44), com base em violação ao art. 124, incisos V, XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em razão de colidência com marcas anteriormente registradas pelo Cemitério Santo André LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a marca da apelante colide com marcas anteriormente registradas pelo Cemitério Santo André; (ii) estabelecer se há afinidade mercadológica entre os serviços prestados pelas partes; (iii) verificar se houve ilegalidade no ato administrativo do INPI que declarou a nulidade dos registros; (iv) avaliar se decisões da Justiça Estadual poderiam vincular a atuação do INPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A colidência marcária configura-se pela reprodução do núcleo distintivo “MEMORIAL JARDIM SANTO ANDRɔ, sendo irrelevante o acréscimo de expressões genéricas como “FLORICULTURA” e “24H”, por não afastarem a possibilidade de confusão, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
A afinidade mercadológica é evidente, pois flores são insumo típico e complementar aos serviços funerários, ambos voltados ao mesmo público, comercializados no mesmo ambiente e vinculados a uma mesma finalidade, o que impede a convivência pacífica das marcas, ainda que em classes distintas.
A relação contratual entre as partes, com a atuação da apelante dentro do próprio estabelecimento da apelada, demonstra conhecimento prévio da marca anteriormente registrada, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos V e XXIII do art. 124 da LPI, por configurar uso de título de estabelecimento alheio e marca que o requerente não poderia ignorar.
A alegada anterioridade do depósito da marca pela apelante não afasta a nulidade, pois o que prevalece é o uso anterior e efetivo da marca pela apelada em classes distintas mas afins, sendo legítimo o reconhecimento da colidência e do risco de associação indevida pelo consumidor.
O ato administrativo do INPI encontra-se devidamente motivado, fundamentado em critérios técnicos, no Manual de Marcas e na jurisprudência consolidada, não havendo vício de legalidade ou desvio de finalidade que justifique sua invalidação pelo Judiciário.
Decisões proferidas pela Justiça Estadual não vinculam o INPI nem afetam a análise técnica de colidência marcária, pois não versaram sobre a validade de registros perante o sistema da LPI, sendo irrelevantes para o deslinde da causa.
Inexiste nulidade no procedimento administrativo ou cerceamento de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla instrução processual.
Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11º do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reprodução de núcleo distintivo de marca anteriormente registrada, mesmo com acréscimos genéricos, configura colidência quando houver afinidade mercadológica e risco de confusão.
A atuação do requerente dentro do estabelecimento titular da marca anterior caracteriza conhecimento prévio e impede o registro com base no art. 124, XXIII da LPI.
A validade do ato administrativo do INPI que declara nulidade de registro marcário deve ser preservada quando fundado em motivação técnica, sem ilegalidade manifesta.
Decisões judiciais proferidas pela Justiça Estadual, em ações que não versam sobre nulidade de registro marcário, não vinculam o INPI nem impedem sua atuação técnica.
A proteção conferida pela LPI a marcas registradas se estende a produtos e serviços afins, desde que configurado risco de associação indevida ou confusão pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 122, 123, I, 124, V, XIX e XXIII, 128 §1º, 129 e 133; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 300, 487, I, 1.009, §2º, e 1.010, §1º; CC, art. 422; CF/1988, art. 5º, caput e XXXVI; Decreto-Lei nº 4.597/42, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5078136-53.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado, j. 30.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, REsp 1582179/PR; STJ, REsp 1166498/RJ; STJ, REsp 1.527.232/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2025.