Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5070207-61.2023.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS
APELANTE: RESMED PTY LTD. (AUTOR)
ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)
ADVOGADO(A): PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA (OAB RJ180348)
ADVOGADO(A): ISABELLE ILICCIEV LAGE (OAB RJ236211)
APELANTE: RMW MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP (RÉU)
ADVOGADO(A): LETÍCIA BELTRÃO BRONZON BERTINI (OAB RS065156)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE CAPELETTI BERTINI (OAB RS043030)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NA CLASSE 35. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA PELA APELANTE NAS CLASSES 09 E 10. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÓPRIOS. ELEMENTOS EVOCATIVOS. DISTINTIVIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca nominativa e mista, bem como indeferiram parcialmente pedido de registro de marca nominativa, todos na classe 35, com fundamento em colidência com marca anteriormente registrada por terceiro.
A sentença entendeu que o registro impeditivo na classe 35 era anterior aos pedidos em exame, que não caberia estender automaticamente à classe 35 a proteção conferida à marca registrada nas classes 09 e 10 e que a semelhança entre os sinais, somada à afinidade mercadológica, geraria risco de confusão.
A apelante sustenta a anterioridade de seus registros nas classes 09 e 10, a possibilidade de proteção marcária na classe 35 para viabilizar a comercialização de seus próprios produtos, a reduzida distintividade dos elementos que compõem os sinais e a inexistência de afinidade mercadológica apta a justificar o indeferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se registros marcários anteriores nas classes 09 e 10 podem ser considerados no exame de pedidos de registro na classe 35, quando voltados à comercialização dos produtos da própria titular; e (ii) saber se a semelhança entre os sinais e a relação entre as atividades econômicas exercidas pelas titulares configuram risco de confusão ou associação indevida, nos termos da LPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelante é titular de registros da marca nas classes 09 e 10 com depósitos anteriores ao depósito da marca apontada como impeditiva. Os pedidos formulados na classe 35 destinam-se à comercialização dos produtos já protegidos por esses registros, o que revela vínculo funcional entre as atividades.
Nessa hipótese, o indeferimento dos registros na classe 35 impede a exploração comercial dos produtos da própria titular e cria restrição incompatível com a prioridade temporal dos registros anteriores nas classes de produto.
Marcas formadas por elementos evocativos possuem proteção reduzida. Os sinais em confronto compartilham radicais de uso comum no segmento de saúde, o que limita a força distintiva do registro impeditivo.
A impressão de conjunto afasta a colidência. A presença da letra S em um dos sinais altera a grafia, a sonoridade e a estrutura do vocábulo, conferindo diferenciação suficiente para o público consumidor.
Não há afinidade mercadológica estrita apta a gerar confusão. Uma atividade está voltada a dispositivos médicos para distúrbios respiratórios, com produtos especializados e aquisição orientada. A outra está voltada ao comércio varejista de produtos farmacêuticos e medicamentos. A diferença de público, de canais de distribuição e do grau de atenção do consumidor reduz o risco de associação indevida.
A convivência dos sinais no mercado, somada à anterioridade dos registros da apelante nas classes 09 e 10, afasta a incidência do art. 124, XIX, da LPI no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos, declarar a nulidade dos atos administrativos de indeferimento e determinar o regular prosseguimento e a concessão dos registros, observadas as demais condições legais.
Tese de julgamento: “1. Registros marcários anteriores nas classes de produto podem ser considerados no exame de pedido de registro na classe 35, quando o serviço tiver por finalidade a comercialização dos produtos da própria titular. 2. A proteção conferida a marca formada por elementos evocativos é reduzida. 3. Não há colidência marcária quando a impressão de conjunto, a distinção entre os sinais, a ausência de afinidade mercadológica estrita e o grau de atenção do consumidor afastam o risco de confusão ou associação indevida.”
Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 124, XIX, e 129; CPC, art. 85, § 2º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: n/a.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o relator, DAR PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro nº 915.115.239 e nº 919.481.558 e que indeferiu parcialmente o pedido nº 501.674.310, determinando ao INPI que proceda ao regular prosseguimento e concessão dos referidos registros, observadas as demais condições legais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 03 de março de 2026.