Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5049852-98.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: SOULMALLS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO (OAB RJ178578)
ADVOGADO(A): GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE (OAB RJ115522)
APELADO: CONTINENTAL INN HOTEL LTDA. (RÉU)
ADVOGADO(A): MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA (OAB PR030715)
APELADO: SOUL IMOVEIS - EIRELI (RÉU)
ADVOGADO(A): ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA (OAB SP197788)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por SOULMALLS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 13 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DAS MARCAS. COLIDÊNCIA MARCÁRIA COM REGISTROS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os registros nº 913.806.463 (marca nominativa "SOULMALLS") e nº 914.362.798 (marca mista "SOULMALLS"), ambos na classe 36 (administração de imóveis). O indeferimento fundamentou-se em anterioridades registradas: marca nominativa "SOUL IMÓVEIS" (classe 36) e marca mista "SOUL" (classe 36).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: verificar se as marcas "SOULMALLS" (mista e nominativa) possuem distintividade suficiente para coexistirem com os registros anteriores "SOUL IMÓVEIS" e "SOUL", afastando a incidência do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro de marca exige distintividade e disponibilidade, sendo vedada a reprodução ou imitação que possa gerar confusão ou associação indevida, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
4. A afinidade mercadológica é evidente, pois as partes atuam em serviços idênticos no ramo de administração de imóveis (classe 36), o que atrai concorrência direta e afasta a aplicação do princípio da especialidade.
5. Na análise marcária, prevalece a impressão de conjunto. O elemento "SOUL" é predominante em todas as marcas em cotejo, enquanto o acréscimo do termo "MALLS" revela-se descritivo da atividade (shoppings) e incapaz de conferir distintividade relevante.
6. A coexistência das marcas em questão pode induzir o consumidor a erro ou associação indevida, dado que a percepção do público recai, sobretudo, sobre o elemento verbal principal "SOUL".
7. A teoria da distância não se aplica ao caso, pois não autoriza aproximação maior do que aquela já existente entre marcas que convivem pacificamente no mercado.
8. A existência de registros da expressão "SOUL" em outras classes (35 e distintas da 36) não afasta a colidência, uma vez que se referem a segmentos diversos, sem risco de confusão com serviços de administração imobiliária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O registro de marca deve observar os requisitos de distintividade e disponibilidade, vedando-se sinais que possam causar confusão ou associação indevida.
2. A afinidade mercadológica entre serviços prestados sob sinais semelhantes impede a aplicação do princípio da especialidade e da teoria da distância.
3. O acréscimo de elementos descritivos a termo preponderante não é suficiente para afastar a colidência marcária.
4. A proteção ao consumidor e ao titular de marca anterior prevalece diante da possibilidade de confusão ou concorrência desleal.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/96), art. 124, XIX; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5062673-66.2023.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Macario Ramos Judice Neto, j. 18.02.2025; TRF2, Apelação Cível nº 5074118-86.2020.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Andrea Cunha Esmeraldo, j. 28.04.2025.
Nesta sede, afirma-se que o acórdão vergastado violou os artigos 124, XIX, e 129 da LPI.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
A recorrente, postula a V.Exa., a pronta admissão e o consequente provimento deste recurso especial, ante ofensas aos artigos acima referidos, sem contar que persistiu em afrontar os artigos 489, § 1˚, incisos II, III e IV e 1022, incisos I e II, 1022, § único, inciso II e 1025, todos, do Código de Processo Civil e os artigos 124, inciso XIX e 129 da Lei 9.279/96, as quais foram demonstradas ao longo do presente recurso, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC), a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para que seja declarada a nulidade dos indeferimentos dos registros números 913.806.463 e 914.362.798, dado inexistir a ilegalidade apontada no acórdão recorrido e para que seja reconhecido o direito de a recorrente ter suas marcas registradas também na classe 36, constituindo-se, positivamente, os certificados de registros, e que este douto Superior Tribunal de Justiça intime o primeiro recorrido a emiti-los.
Contrarrazões nos Eventos 37, 38 e 39.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 124, XIX, e 129 da LPI.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
Conforme relatado, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os registros nºs 913806463 e 914362798, referentes à marca mista e nominativa SOULMALLS, na classe 36.
No caso em exame, a controvérsia centra-se na distinção entre as marcas mista e nominativa SOULMALLS em oposição às marcas nominativa SOUL IMÓVEIS e mista SOUL.
(...)
No presente caso, a autora/apelante ajuizou a presente demanda requerendo a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os registros nºs 913806463 e 914362798.
Vejamos as referidas marcas: (...)
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de administração de imóveis, resultando em afinidade de serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.
Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.
Ao confrontarmos as marcas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade. Não se trata, portanto, de hipótese que autorize a aplicação da teoria da distância marcária.
(...)
Considero, portanto, inegável a existência de suscetibilidade à confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, o qual pode ser levado a crer, de forma equivocada, que a marca utilizada pela autor/apelante constitua mera variação das marcas titularizadas pelos réus/apelados.
A meu sentir, o registro da marca SOUL, de titularidade da ré/apelada Continental Inn Hotel, sequer deveria ter sido deferido, porquanto, em meu entendimento, apresenta colidência com a marca anteriormente registrada pelo réu Soul Imóveis. Todavia, tal controvérsia extrapola os limites da presente demanda e, portanto, não será objeto de exame nestes autos.
Assim, ainda que se reconheça, à luz da teoria da distância, que o sinal mais recente não precisa manter um afastamento maior do que aquele existente entre marcas que já convivem pacificamente no mercado, tal teoria não autoriza uma aproximação maior, como ocorre nos autos.
(...)
Ademais, cumpre salientar que, na percepção do consumidor, as marcas são recordadas prioritariamente por sua forma verbal. O acréscimo do termo “MALLS” à expressão “SOUL” não confere distintividade relevante, pois se trata de palavra de uso comum no idioma inglês, cujo significado equivale a “shoppings”. Trata-se, portanto, de elemento meramente descritivo da atividade desempenhada, incapaz de afastar a similitude entre os sinais em disputa e, ao contrário, reforçando a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
Essa, aliás, foi a conclusão da área técnica do INPI (evento 22, CONT2) que assim pontuou:
A parte autora sustenta uma suficiente distintividade em razão da impressão do conjunto, que seria evidente e permitiria a convivência entre os sinais em cotejo. Contudo, resta perceptível que as marcas da Autora da ação são apresentadas em tipologia banal, inclusive uma requerida na forma nominativa. Logo, não se apresenta suficientemente distinta das anterioridades, motivos de seus indeferimentos na esfera administrativa. Resumidamente, os sinais pretendidos pela autora reproduzem integralmente o elemento nominativo principal das anterioridades, grafados em tipologia banal e dispostos em arranjo igualmente banal.
Nesse sentido, ressaltamos o disposto no Manual de Marcas:
“Para conferir suficiente cunho distintivo a um sinal formado por termo ou expressão não distintiva, a tipologia utilizada deve exigir algum esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do elemento nominativo irregistrável. Desta forma, o uso de tipos de letra comuns ou de fácil leitura, mesmo que manuscritos, não é capaz de revestir de suficiente distintividade um conjunto formado por termo ou expressão não distintivos. O mesmo pode ser dito da mera reivindicação de cor aplicada a tipologias banais.”
As marcas em cotejo possuem como elemento essencial a expressão SOUL e destinam-se a identificar serviços idênticos, ao que entendemos que a coexistência dos sinais pode induzir o consumidor à falsa percepção de origem comum, o que atrai a incidência da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI.
Ressalta-se que art. 124, XIX, da LPI, não apenas coíbe a possibilidade de confusão entre marcas similares pertencentes a diferentes titulares, mas a possibilidade de associação também é fator impeditivo de convivência de marcas, vez que a associação entre os sinais pode causar severos prejuízos a titular do registro anterior ou mesmo gerar a concorrência desleal, situação na qual o titular do registro posterior obtém vantagens indevidas advindas do investimento realizado pelo titular do registro anterior.
4. DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opinamos pela improcedência do pleito autoral, por entendermos que os atos administrativos referentes aos pedidos indeferidos de registro n.º 913806463 e nº 914362798 foram praticados em conformidade com a legislação em vigor.
Ademais, em que pese a insistência da apelante, não prospera a alegação de que o fato de o INPI ter deferido registros na classe 35 implicaria, automaticamente, no reconhecimento da possibilidade de registro também na classe 36. A classificação internacional de produtos e serviços, ainda que não constitua fator absoluto, é critério relevante de análise técnica, pois reflete a proximidade mercadológica e a afinidade entre serviços. Justamente por isso, o exame da colidência não se limita à identidade ou proximidade de classes, mas abarca o risco concreto de confusão ou associação indevida perante o consumidor.
No caso, a autarquia entendeu que a marca Soulmalls, quando destinada a serviços da classe 36, aproximava-se demasiadamente das marcas preexistentes dos apelados, cujos registros também se referem à administração de imóveis, segmento naturalmente conexo e voltado ao mesmo público-alvo. Diferentemente, as marcas mencionadas pela apelante como Soul Med, (atualmente nula), Soul Pay e Food for Soul foram deferidas pelo INPI justamente porque se destinam a mercados distintos – administração de cartão de crédito, financeiros e fundo de caridade – que não guardam afinidade concorrencial com a administração de imóveis ou de shopping centers. Assim, a coexistência desses registros apenas confirma que a repetição do termo “Soul” pode ser tolerada em ramos de consumo diversos, mas não autoriza sua reprodução em mercados idênticos ou afins.
Diante disso, conclui-se que a coexistência da marca da parte apelante com as anteriormente registradas pelos apelados podem, em tese, induzir o público consumidor a erro ou associação indevida, razão pela qual incide a vedação prevista no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, devendo a sentença ser mantida.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Além disso, no que tange à alegação de contrariedade ao "129 da LPI", deve-se atentar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ""compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.º 284 do STF por deficiência de fundamentação" (AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).
Como se vê na hipótese, não há fundamentação clara e expressa dos dispositivos legais violados, tendo em vista que o art. 129 da LPI conta com caput e 2 (dois) parágrafos. A mera menção ao dispositivo legal, sem demonstrar a forma como foram contrastados com o acórdão recorrido, impede a clara compreensão da controvérsia.
Logo, a irresignação não merece trânsito por força da incidência, por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Também não merece prosperar a alegação de violação dos "artigos 489, § 1˚, incisos II, III e IV e 1022, incisos I e II, 1022, § único, inciso II e 1025, todos, do Código de Processo", porquanto não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido. Incide aqui, mais uma vez, o Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.