Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5063679-45.2022.4.02.5101/RJ
AUTOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO(A): CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO (OAB SP305552)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
AUTOR: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
ADVOGADO(A): CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO (OAB SP305552)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
RÉU: GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
ADVOGADO(A): THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA (OAB RJ174834)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS VAZ E DIAS (OAB RJ147683)
ADVOGADO(A): EVELYN ROBOREDO ALMEIDA (OAB RJ250392)
ADVOGADO(A): ISABELA CASTRO REBEHY (OAB RJ248844)
RÉU: GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA
ADVOGADO(A): THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA (OAB RJ174834)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS VAZ E DIAS (OAB RJ147683)
ADVOGADO(A): EVELYN ROBOREDO ALMEIDA (OAB RJ250392)
ADVOGADO(A): ISABELA CASTRO REBEHY (OAB RJ248844)
DESPACHO/DECISÃO
(EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO)
O presente feito tem por objeto a declaração de nulidade dos registros de desenho industrial BR 322021004949-2 e BR 302021003331-3, intitulados “CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM AUTOMÓVEL”, de titularidade da GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (GWM Limited), sob a alegação de ausência dos requisitos de novidade e originalidade, violação de direitos marcários da VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (Autoras), e prática de concorrência desleal e parasitária.
Em decisão interlocutória anterior (Evento 94, complementada pela decisão de Evento 107, que julgou os embargos de declaração), este Juízo procedeu ao saneamento e organização do processo, ocasião em que foram deferidas e indeferidas pretensões formuladas pelas partes, incluindo a produção de prova pericial, a nomeação de perita e a definição de rateio dos honorários, bem como a postergação de certas questões para a sentença.
Irresignada, a GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED interpôs Agravo de Instrumento (nº 5013305-94.2025.4.02.0000/TRF2 – Evento 119), com pedido de efeito suspensivo. Naquele recurso, a Agravante suscitou diversas incorreções na decisão saneadora, notadamente quanto à metodologia da prova pericial, ao perfil técnico da perita, à distribuição do ônus dos honorários periciais, à coordenação dos prazos processuais, à apreciação de prova documental suplementar e à adequada delimitação dos pontos controvertidos, incluindo a postergação indevida de questões de mérito.
Em observância ao juízo de retratação que se impõe, passo a reexaminar, retificar e ratificar a decisão saneadora (Evento 94 e Evento 107), nos seguintes termos:.
I. Da Postergação de Questões de Mérito (Conflito entre Marcas e Desenho Industrial, e Concorrência Desleal/Parasitária):
As questões atinentes ao alegado conflito entre registros de marcas (tridimensional/nominativa) e os desenhos industriais, bem como as alegações de concorrência desleal/parasitária, embora possam se apresentar com matiz jurídico-documental, possuem intrínseca relação com a análise técnica da novidade e originalidade dos desenhos industriais. O exame dessas matérias, portanto, não pode ser dissociado por completo da prova pericial. Todavia, a fim de evitar o estreitamento do objeto instrutório e em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, determino que essas questões serão reavaliadas após a conclusão da fase pericial, devendo ser objeto de análise em momento oportuno, considerando todo o acervo probatório e técnico produzido nos autos, incluindo a prova pericial e a prova documental suplementar.
II. Da Prova Documental Técnica Suplementar:
Defiro o pedido de produção de prova documental técnica suplementar. As partes poderão apresentar pareceres técnicos e jurídicos por especialistas na matéria e documentos técnicos (incluindo buscas de anterioridades nacionais e estrangeiras, com suas respectivas peças e anexos), desde que congruentes com a causa de pedir constante da petição inicial. Para tanto, concedo o prazo comum de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para que ambas as partes apresentem tais documentos. Após a juntada, haverá vista recíproca às partes para manifestação e, se necessário, contraprova documental, no prazo de 15 (quinze) dias úteis para cada. Essa documentação integrará o escopo a ser considerado pelo(s) perito(s) no planejamento e na execução da perícia.
III. Do Perfil Técnico da Perita e das Balizas Metodológicas para a Perícia:
Diante da complexidade da matéria e da necessidade de qualificação técnica específica, reconsidero em parte a nomeação da perita nos termos anteriores.
Assim, determino:
A perita nomeada, Dra. Carla Cristine Campelo Marins, deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, currículo e portfólio de trabalhos que comprovem objetivamente sua especialização setorial em design automotivo e propriedade industrial, bem como um plano metodológico para a condução da perícia, detalhando:A listagem das anterioridades com fontes, datas e imagens em qualidade adequada.
A matriz de características visuais relevantes a serem comparadas.
O grau de liberdade de criação no segmento automotivo e como serão segregados os elementos exclusivamente funcionais.
A metodologia de comparação lado a lado ("impressão visual global").
A forma de registro auditável do cotejo.
A observância dos critérios oficiais para exame de desenho industrial, conforme o Manual de Desenhos Industriais do INPI (2ª edição, 2023), especialmente no que concerne à aferição de novidade e originalidade em perspectiva relativa.
A fixação do marco temporal na prioridade unionista chinesa CN 202130179603.3 (31/03/2021), que deverá constar expressamente no laudo e ser aplicada a todas as anterioridades consideradas.
Após a apresentação, as partes terão 15 (quinze) dias úteis para se manifestarem sobre o currículo, portfólio e plano metodológico da perita.
Caso a comprovação de especialização setorial não se mostre idônea, ou o plano metodológico seja considerado inadequado após a manifestação das partes, considerarei a substituição da perita (art. 468, I, CPC) ou, subsidiariamente, a nomeação de co-perito(s) com expertise setorial em design automotivo e propriedade industrial (art. 475, CPC), com atribuições complementares claras (validação setorial do cotejo e dos critérios do Manual), mantendo-se a condução e a síntese pelo perito principal, se for o caso.
As balizas técnico-metodológicas ora estabelecidas são vinculantes para a execução da perícia, devendo o(s) perito(s) explicar(em), de forma técnica e verificável, como ponderou(raram) o grau de liberdade no segmento automotivo (engenharia, segurança, aerodinâmica) e como essa ponderação impactou os juízos de novidade e originalidade. A análise deverá se limitar a documentos do estado da técnica, registrando-se o fato incontroverso de inexistência de direito vigente das Autoras sobre os designs alegados (formas em domínio público).
IV. Do Rateio dos Honorários Periciais:
Mantenho a determinação de rateio dos honorários periciais apenas entre a autora e a corré.
Com renovada vênia, entendo que o INPI em momento algum protestou pela produção de prova pericial, até porque os atos da autarquia, enquanto ente da administração pública, gozam de presunção de juridicidade, de forma que não parece pertinente que se possa entender que o INPI repute necessária a produção de prova técnica para ratificar as conclusões de sua área especializada.
Ademais, a corré, ao contrário do alegado, desde sua primeira manifestação nos autos alegou a necessidade de produção de prova pericial. Isso consta expressamente do fundamento do recurso de agravo de instrumento nº 50064584720234020000, que apreciou e reviu a decisão que deferiu a tutela de urgência do Evento 11.1.
Por outro lado, cumpre recordar que o DI anulando foi deferido sem exame de mérito, bem como que em primeira análise de mérito, o INPI concluiu pela procedência dos argumentos da parte autora, ou seja, pela nulidade do DI, o que impõe à corré o ônus de infirmar tal conclusão.
Por fim, a perícia tanto interessa à corré que houve especial atenção desta à qualificação do perito, além do escopo e metodologia do exame.
Assim, por tais motivos mantenho o rateio dos honorários periciais tal como determinado na decisão agravada.
V. Da Coordenação dos Prazos Processuais:
Em face da complexidade da matéria e da necessidade de estabilização da instrução, defiro o pedido de coordenação de prazos. Determino que a marcha instrutória fique vinculada à prévia estabilização do saneador, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.
Para tanto, fica estabelecida a seguinte ordem obrigatória:
Estabilização do Saneador: Após a apreciação dos ajustes e da documentação complementar, a decisão saneadora estará estabilizada.
Prazo para Prova Documental Técnica Suplementar: Após a estabilização do saneador, será aberto o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para a apresentação da prova documental técnica suplementar, conforme item II desta decisão.
Ajuste e Complementação de Quesitos e Assistentes Técnicos: Após o encerramento da fase de prova documental suplementar, e assegurada a vista recíproca, abrir-se-á o prazo comum de 15 (quinze) dias para ajuste e complementação dos quesitos e ratificação e indicação dos assistentes técnicos. Fica consignado que a apresentação, ad cautelam, de quesitos e de assistente técnico pelas partes anteriormente a esta decisão não implica renúncia à tese de coordenação sequencial e assegura o direito de complementar ou ajustar quesitos e o escopo do assistente após a estabilização do saneador e a juntada/contraditório dos documentos suplementares – com reabertura do prazo de 15 dias (art. 465, §1º, CPC) a partir desses marcos.
Proposta e Fixação de Honorários Periciais: Em seguida, após a definição final dos quesitos e assistentes, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias para a perita apresentar a proposta de honorários periciais, ajustados ao escopo já estabilizado.
Início das Diligências Periciais: Somente após a fixação dos honorários e o seu depósito, iniciar-se-ão as diligências periciais.
Comunique-se a esta decisão à Exma. Sra. Relatora, para ciência da retratação parcial, mantendo-se os autos suspensos até determinação ulterior do E. TRF2.
Somente após a r. decisão do E. TFR2 e com a retomada da marcha processual, as partes serão intimadas para adoção das providências acima listadas.
Publique-se. Intimem-se.