Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3038221/RJ (2025/0338754-9)
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO: LIS ARUJA MAGAZINE COMERCIAL LTDA
ADVOGADO: LILIAN NASCIMENTO TELES DE SANTANA - SP391315A
AGRAVADO: C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
DECISÃO Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e OUTRO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 518/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Presidente
HERMAN BENJAMIN
Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5073871-03.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: LIS ARUJA MAGAZINE COMERCIAL LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): LILIAN NASCIMENTO TELES DE SANTANA (OAB SP391315)
APELADO: C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 14 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. CONFLITO ENTRE MARCAS SEMELHANTES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE OS SIGNOS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por LIS ARUJÁ MAGAZINE COMERCIAL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal/RJ em ação proposta pela empresa C M R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a apelante e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), buscando a nulidade do registro da marca mista "LIS MAGAZINE", da classe nº 35, de titularidade da apelante, e o reconhecimento do direito da autora à marca "LIZ" na classe nº 25. O juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando nulo o registro nº 822.494.906 da marca da ré/apelante, por entender configurada a violação ao art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a marca "LIS MAGAZINE" da apelante, da classe nº 35, viola o disposto no art. 124, XIX, da LPI, em razão da possibilidade de confusão ou associação indevida com os registros anteriores da marca "LIZ", de titularidade da apelada; e (ii) se o INPI deve ser incluído como corresponsável pelos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas "LIS MAGAZINE" (apresentação mista) e "LIZ" (apresentações mista e nominativa), diante da semelhança gráfica e fonética entre os signos, cuja diferença limita-se ao acréscimo do termo "MAGAZINE", considerado meramente descritivo.
4. A afinidade mercadológica é comprovada, uma vez que as marcas analisadas compartilham natureza complementar, público-alvo semelhante e canais de distribuição coincidentes, relacionados ao ramo do vestuário e seus acessórios.
5. O princípio da especialidade não afasta a possibilidade de colidência, dada a conexão entre as classes nº 25 (produtos de vestuário) e nº 35 (serviços de comércio desses produtos).
6. O INPI, na condição de autarquia federal responsável pela análise e concessão de registros de marcas, incorreu em erro ao não identificar adequadamente os conflitos com registros anteriores e, por conseguinte, deve figurar como litisconsorte passivo e responder pelos ônus sucumbenciais na proporção de sua responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e apelação parcialmente providas para incluir o INPI como corréu e corresponsável pelos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
Nesta sede, o recorrente afirma que o acórdão objurgado violou o art. 175 da Lei n. 9.279/96 e os artigos 85, 114 e 116 do CPC.
Alega que "não há dúvidas de que o INPI deve figurar na relação processual em que se busca a nulidade de registro de marca, consoante determina o artigo 175 da LPI. Com efeito, a participação do INPI neste tipo de demanda independe de referido dispositivo legal e decorre da própria natureza da relação jurídica. (...) Ora, como o que se busca na demanda é a nulidade de registro de marca, a participação da Autarquia no processo decorre da própria natureza da relação jurídica, nos exatos termos do artigo 114 do CPC (...) Além de necessário, a formação do litisconsórcio é unitário, consoante estabelece o artigo 116 do CPC, pois a relação de direito material objeto da lide não admite cisão do resultado".
Pondera que "a Autarquia pode adotar uma posição dinâmica, ocupando o polo ativo ou passivo a depender da situação concreta do processo, o que influirá no momento de distribuição do ônus da sucumbência, não podendo a Autarquia ser condenada ao pagamento de honorários quando tenha adotado o posicionamento vencedor na demanda, sob pena de afronta ao artigo 85 do CPC".
Conclui que "o acórdão afrontou os artigos 85, 114 e 116 do CPC, além do artigo 175 da Lei n. 9.279/96, ao condenar o INPI ao pagamento de honorários, uma vez que no caso concreto o INPI atuou no processo no polo ativo, defendendo a nulidade do registro de marca, nos exatos termos do que foi decidido na sentença. Portanto, o INPI não sucumbiu na demanda, sendo credor e não devedor de honorários de advogado".
Salienta que "o Acórdão proferida pela 2ª Turma Especializada do TRF2 mereceria reforma ainda por outro motivo. Isso porque, entendendo aplicável, deu parcial provimento à remessa necessária para condenar o INPI, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios".
Ao final, "o INPI requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão do Tribunal a quo, por evidente contrariedade à legislação federal, a fim de que seja exonerado da obrigação de pagar honorários ao Recorrido, passando a figurar juntamente com este na posição do credor dos honorários devidos, uma vez que a Autarquia ocupou em concreto o polo ativo da demanda".
Sem contrarrazões (v. Eventos 29, 30 e 34).
Este é o relatório. Passo a decidir.
O artigo 105, III, “a”, da CFRB/1988, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Na hipótese, o acórdão vergastado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o INPI é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, como no caso dos autos.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.
[...]
11. Recurso especial provido.
(REsp 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014.)
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.
1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.
2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.
3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.
4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.
5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.
6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.
7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.
8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.
(REsp 1.258.662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 5/2/2016.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE.
1. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.
2. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo.
3. No caso concreto, conforme relatado pela Corte de origem, a pretensão autoral atribuiu responsabilidade ao INPI pela inscrição indevida do registro, isto é, amparou-se no argumento de vício praticado pela própria autarquia, situação que demonstra, de forma indene de dúvidas, a legitimidade passiva.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1493591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INPI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante não rebate a preliminar de ausência de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra o resultado que lhe foi adverso.
Incide a Súmula n. 182/STJ.
2. Esta Corte Superior entende o Instituto Nacional de Propriedade Industrial como parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, como no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a condenação do INPI nos honorários sucumbenciais no caso de procedência do pedido da autora, conforme o art. 26 do CPC (art. 90 do CPC/2015), se o recorrente deu causa à propositura da demanda.
4. Não há como rever a conclusão do acórdão sobre a condenação da autarquia na verba sucumbencial, tampouco acolher a pretensão recursal de afastamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à lide, pois isso demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o referido óbice pode ser afastado, o que não ocorre na presente circunstância, pois a verba de sucumbência foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus, decisão mantida pelo TRF da 4ª Região.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1473097 / SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Assim, aplica-se ao caso o Enunciado nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), que, pelas mesmas razões, é suficiente para obstar o recurso interposto com base no artigo 105, III, da CRFB/1988, quando a pretensão da parte recorrente for contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese.
Por fim, ao contrário do que alega o recorrente, o órgão julgador também deu parcial provimento à apelação interposta por LIS ARUJÁ MAGAZINE COMERCIAL LTDA. para incluir o INPI como corréu e, por conseguinte, incluí-lo como corresponsável, pro rata, pela condenação de honorários fixada na sentença.
Em outras palavras: in casu, não houve fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário, razão pela qual não há falar, como fez o INPI, em reformatio in pejus. A inteligência do Enunciado n. 45 da Súmula do STJ não foi contrariada.
Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que para fins do art. 105, III, alínea 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula nº 518/STJ).
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.