Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3069078/RJ (2025/0388456-0)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE: TRANSFORMADORES UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: ÉRICA DE AGUIAR - SP209182
AGRAVADO: COMERCIO DE BATERIAS BARROS LTDA
ADVOGADO: THIAGO DE JESUS MENEZES NAVARRO - SP224802
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por TRANSFORMADORES UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, “a e c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 251-252): EMENTA: PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PELO INPI. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ENTRE OS PRODUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TRANSFORMADORES UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que indeferiu o registro da marca nominativa “TRANSFORMADORES UNIÃO” (nº 905.110.846), em razão de anterioridade impeditiva da marca “UNIÃO” (registro nº 006.862.314), de titularidade do COMÉRCIO DE BATERIAS BARROS LTDA II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de risco de confusão ou associação entre as marcas “TRANSFORMADORES UNIÃO” e “UNIÃO”, em razão da semelhança gráfica e fonética e da afinidade dos produtos e serviços; (ii) determinar a legalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro, à luz do art. 124, XIX, da LPI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo do INPI está amparado no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia previamente registrada, para produtos idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor. 4. Constatam-se identidade gráfica e fonética entre as marcas “TRANSFORMADORES UNIÃO” e “UNIÃO”, sendo o termo “transformadores” descritivo e insuficiente para conferir distintividade ao conjunto marcário. 5. A afinidade entre os produtos ofertados pelas empresas (transformadores elétricos e baterias, além de outros equipamentos relacionados à eletricidade) reforça o risco de confusão entre os consumidores, especialmente considerando a proximidade de seus mercados. 6. A alegação da apelante de que as marcas convivem pacificamente há anos não afasta a aplicação do art. 124, XIX, da LPI, pois a coexistência alegada não foi demonstrada de forma consistente. 7. O argumento de que a marca “UNIÃO” é fraca e amplamente utilizada no mercado não encontra suporte no caso concreto, pois não foram apresentados registros semelhantes para o mesmo segmento econômico. 8. O princípio da especialidade é inaplicável no caso, diante da possibilidade de associação indevida entre os sinais em litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O registro de marca que reproduza ou imite sinal alheio previamente registrado, relacionado a produtos idênticos ou afins, é vedado pelo art. 124, XIX, da LPI, quando haja risco de confusão ou associação ao público consumidor. 2. O caráter descritivo ou genérico de elementos adicionais em marcas não afasta o risco de confusão quando não há suficiente distintividade no conjunto marcário. 3. A afinidade de mercado e a proximidade entre os produtos oferecidos pelas empresas reforçam a possibilidade de confusão e justificam o indeferimento do registro. Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-2ª Região, Apelação Cível nº 2002.51.01.530695-7, Rel. Des. Federal Abel Gomes, j. 28.02.2008; TRF-2ª Região, Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5, Rel. Des. Federal Abel Gomes, j. 12.03.2007. Sem embargos de declaração. No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996; 1.166, caput e parágrafo único, do Código Civil; 33 da Lei n. 8.934/1994; 129, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.279/1996 (LPI); e 161 e 162 da Lei n. 9.279/1996 (LPI) (fls. 256-257). Sustenta que o art. 124, XIX, da LPI foi mal aplicado porque não há reprodução ou imitação capaz de causar confusão, dadas a distintividade do conjunto “TRANSFORMADORES UNIÃO”, a natureza descritiva do termo “transformadores”, as diferenças gráficas e figurativas e a distinção entre classes e mercados dos produtos das partes (fls. 262-266; 270-278). Afirma, quanto ao art. 1.166 do Código Civil e ao art. 33 da Lei n. 8.934/1994, que a marca reproduz o nome empresarial conhecido e consolidado, devendo ser tutelada a proteção ao nome empresarial, com uso exclusivo nos termos legais e extensão nacional conforme a lei especial, inexistindo colidência ou suscetibilidade de confusão (fls. 266-269). Alega violação do art. 129, caput e §§ 1º e 2º, da LPI, porquanto há uso pretérito e de boa-fé da expressão “UNIÃO”, com direito de precedência e possibilidade de coexistência de signos em segmentos distintos, sem risco de associação indevida (fls. 272-275; 273-274). Por fim, indica ofensa aos arts. 161 e 162 da LPI, requerendo a anulação do indeferimento e a expedição do registro da marca “Transformadores União”, com publicação na Revista de Propriedade Industrial, invertendo-se os ônus de sucumbência (fls. 257; 278-279). Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros Tribunais e desta Corte (fls. 257-287). Foram oferecidas contrarrazões (fls. 384-388). Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 390-393), o que ensejou a interposição do presente agravo. Foi apresentada contraminuta do agravo (fls. 428-429). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. Quanto à alegação de violação dos arts. 1.166, caput e parágrafo único, do Código Civil; 33 da Lei n. 8.934/1994; e 129, caput e §§ 1º e 2º, 161 e 162 da Lei n. 9.279/1996, não merece conhecimento o recurso especial visto não ter havido o necessário prequestionamento, porquanto se verifica que a Corte a quo não analisou, sequer implicitamente, a matéria recursal à luz dos referidos dispositivos legais. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. Nesse sentido, cito: 1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 17/2/2025.) 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.714.930/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.) 2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição dos embargos de declaração, da tese em torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código Civil, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável para o acesso às instâncias excepcionais. (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/11/2024.) Acrescente-se que, se a recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Nesse sentido, cito: 1. O recurso especial não comporta conhecimento por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do Código Civil). O acórdão recorrido não analisou explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não indicaram violação do art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. (AgInt no REsp n. 2.114.449/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/11/2024.) 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211/STJ. 3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão. (AgInt no AREsp n. 2.370.076/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 12/9/2024.) Em relação à apontada ofensa ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 247-252): Com efeito, é inquestionável a identidade gráfica e fonética entre os signos nominativos em cotejo (“TRANSFORMADORES UNIÃO” X “UNIÃO”), o que se dá pela presença em comum da palavra “união”, a qual exerce papel dominante nos mesmos, sendo certo, ainda, que o termo “transformadores”, presente no primeiro, por ser descritivo e se relacionar ao ramo da energia elétrica, não é capaz de imprimir suficiente distintividade à marca da recorrente, situação que acarreta a possibilidade de confusão ao público consumidor. A proibição de reprodução ou imitação de marca alheia é regulamentada através do art. 124, XIX, da LPI, in verbis: “Art. 124 – Não são registráveis como marca: (…) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (…)” O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas, principalmente no caso em tela onde ambas as empresas possuem atividade econômica que são extremamente próximas, além dos produtos por elas fabricados se destinarem à produtos elétricos e relativos à eletricidade (condutos de eletricidade; eletrodutos; eletrolisadores; caixas eletrônicos; transmissores de sinais eletrônicos; transformadores [eletricidade]; transformadores elevadores X aparelhos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica; partes e componentes de aparelhos e instrumentos.). Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistrabilidade de uma delas, notadamente quando se está diante de marcas nominativas nas quais ficou evidente a identidade gráfica e fonética, além da afinidade do segmento mercadológico. Assim, no presente caso, o público consumidor pode ser levado a crer que o produto da apelante pertence na realidade à empresa apelada. Releve-se o seguinte trecho da sentença, no qual o magistrado sabiamente analisou a questão ( evento 55, SENT1): “No caso, não há dúvida de que as marcas em questão são colidentes. São ambas nominativas, e o elemento distintivo da marca da autora é o termo UNIÃO, que reproduz integralmente a marca anteriormente registrada UNIÃO, da empresa ré. Também é evidente que as marcas assinalam produtos idênticos e afins, quais sejam, aparelhos de energia elétrica. Alega a autora que se dedica ao segmento de transformadores industriais, e a empresa ré apenas a baterias veiculares. Mas isso não muda a conclusão de afinidade entre os produtos; além disso, a especificação da empresa ré abarca não apenas baterias, mas diversos aparelhos de distribuição e conversão de energia elétrica. Logo, correto o ato de indeferimento do pedido de registro da autora.” Nessa linha de raciocínio, inaplicável o princípio da especialidade, ante a possibilidade de associação entre os sinais, consoante acima exposto e conforme os seguintes julgados (TRF/2ª Região - Primeira Turma Especializada - Apelação Cível: 2002.51.01.530695-7 - DJU: 28/2/2008 - Fls. 661/666 - Relator: DF ABEL GOMES e Apelação Cível: 1995.51.01.025226-5 - Publ.: DJU II - Data: 12/3/2007 - Fls. 206/212 - Relator: DF ABEL GOMES) No mesmo sentido, manifestou-se o INPI: [...] A apelante alegou ainda que, no banco de dados do INPI, a busca pela marca “UNIÃO” retornou 2452 processos, dentre os quais, encontramos pedidos de registro de marca indeferidos, registros de marca em vigor concedidas à titulares diversos, pedidos aguardando recurso, representando o indeferimento da marca da recorrente, que também contem tal termo, violação ao princípio da isonomia. A par do caráter genérico de tal argumento, eis que não houve indicação de registro semelhante no mesmo seguimento elétrico ora em análise, nota-se que há menção a registros indeferidos, circunstâncias que impedem a aferição do argumento. Inobstante, a constatada a ilegalidade da pretensão da recorrente impede o reconhecimento da alegada violação ao princípio da isonomia. Pontuo, quanto à alegação do recurso pertinente à proteção ao nome empresarial, que se trata de inovação recursal, já que não foi ventilada na origem, o que impossibilitou o contraditório sobre essa temática. Ante o exposto, conclui-se pela legalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro nº 905.110.846, devendo ser mantida a sentença recorrida. Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à constatação da identidade gráfica e fonética entre as marcas, da afinidade dos produtos e da aplicação do art. 124, XIX, da LPI, com a consequente possibilidade de confusão/associação e a inaplicabilidade do princípio da especialidade, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. A propósito, cito o seguinte precedente: DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e aplicação do art. 1.030, V, do CPC. 2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de atos administrativos do INPI relativos ao indeferimento dos registros da marca FRUTIBRAS na classe 31. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo os atos de indeferimento de registro do INPI. 4. A Corte estadual manteve o indeferimento do registro por identidade gráfica, fonética e ideológica entre "FRUTIBRAS" e "F FRUTABRÁS", reconheceu a suscetibilidade de confusão nos mesmos segmentos mercadológicos, aplicou o art. 124, XIX, da LPI e majorou honorários pelo art. 85, § 11, do CPC, desprovendo a apelação. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o art. 1.022, II, do CPC foi violado por omissão quanto à tese da coexistência de marcas fracas; (ii) saber se o art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 impõe o ônus da convivência por fraca distintividade; (iii) saber se o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 afasta a confusão diante de suposta distintividade suficiente; (iv) saber se o art. 122 da Lei n. 9.279/1996 autoriza o registro do sinal "FRUTIBRAS" por ser distintivo e visualmente perceptível; e (v) saber se o art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996 permite a convivência de signos semelhantes sem monopólio sobre elementos evocativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a tese de marcas evocativas e afastou o ônus da convivência, aplicando o art. 124, XIX, da LPI; incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF pela deficiência em impugnar fundamento autônomo. 7. O reexame da distintividade e da similitude gráfica e fonética esbarra na Súmula n. 7 do STJ; o Tribunal de origem aplicou corretamente o art. 124, XIX, da LPI para reconhecer risco de confusão e associação indevida. 8. Não há violação dos arts. 122 e 129, caput, da LPI: a recusa do registro decorre da colidência com marca anterior e da proteção conferida para evitar confusão, nos limites legais. 9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da delimitação do âmbito de proteção da marca pelo risco de confusão, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as razões do especial não impugnam fundamento autônomo do acórdão e alegam omissão inexistente à luz do art. 1.022, II, da Lei n. 13.105/2015. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de reexame da similitude gráfica, fonética e ideológica e da distintividade dos sinais à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996. 3. A recusa de registro por colidência com marca anterior não viola o art. 122 da Lei n. 9.279/1996 nem amplia indevidamente a proteção do art. 129, caput, da mesma lei. 4. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte sobre delimitação do âmbito de proteção pela prevenção de confusão, atraindo a Súmula n. 83 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, VI e XIX, 129, caput; Lei n. 13.105/2015, arts. 1.022, II, 1.030, V, 85, § 11; Constituição Federal, art. 105, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula n. 7; STJ/Súmula n. 83; STF/Súmula n. 284; STJ, REsp n. 1.833.422/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1777621/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2023. (AREsp n. 2.634.638/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade devido ao benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Relator
HUMBERTO MARTINS