Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5014052-72.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: FERZZA EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETAS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): Diego Strahuber Oyarzábal (OAB RS079192)
APELADO: YAMAHA MOTOR CORPORATION (AUTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)
ADVOGADO(A): PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA (OAB RJ180348)
ADVOGADO(A): GIOVANNA ROMANAZZI DO VALE (OAB RJ256814)
ADVOGADO(A): ISIS MORET SOUZA (OAB RJ184439)
APELADO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)
ADVOGADO(A): PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA (OAB RJ180348)
ADVOGADO(A): GIOVANNA ROMANAZZI DO VALE (OAB RJ256814)
ADVOGADO(A): ISIS MORET SOUZA (OAB RJ184439)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por FERZZA EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 29 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 58).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. MARCAS NOMINATIVAS e MISTAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COEXISTÊNCIA MARCÁRIA. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO "TELLE-QUELLE". RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por FERZZA EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETAS LTDA contra sentença que declarou a nulidade do indeferimento dos registros nºs 840.549.512, 840.549.520, 840.549.474, 840.549.504, 840.549.490, 840.549.482, 830.120.572 e 829.869.883 para as marcas nominativas "FZ", "FZ1", "FZ03", "FZ07", "FZ09", "FZ10", "FZ15" e "FZ25", na classe 12, de titularidade da autora/apelada. A apelante sustenta a anterioridade de seu registro e a inexistência de distintividade entre as marcas, argumentando a impossibilidade de convivência entre elas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da anterioridade confere à apelante o direito exclusivo sobre a marca "FZ"; (ii) estabelecer se a coexistência entre as marcas das partes é juridicamente possível, à luz do princípio da especialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anterioridade de registro da apelante não afasta a possibilidade de convivência marcária, uma vez que as marcas em análise possuem elementos distintivos suficientes, como a adição de algarismos, e atuam em segmentos mercadológicos que não concorrem diretamente, conforme o princípio da especialidade.
4. A jurisprudência sustenta que marcas similares podem coexistir desde que os produtos ou serviços designados por elas não gerem confusão no público consumidor, conforme o disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
5. O argumento da apelante quanto à não aplicação do princípio "telle-quelle" não se sustenta, pois conforme demonstrado nos autos, a apelada possui diversos registros da marca discutida no exterior, além do registro da "FZ8", no Brasil.
6. A coexistência pacífica de longa data entre marcas semelhantes, sem registros de confusão entre consumidores, reforça a possibilidade de convivência, especialmente diante do grau de atenção do público-alvo, que adquire produtos de alto valor, como motocicletas, com maior cautela e discernimento.
7. O registro da marca "FZ8" pela autarquia especializada também demonstra a possibilidade de convivência entre marcas da mesma família, o que corrobora a ausência de concorrência direta entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas com elementos nominativos semelhantes é possível quando há distintividade suficiente e ausência de concorrência direta entre os produtos ou serviços por elas designados.
2. O princípio da anterioridade não confere exclusividade absoluta sobre marcas, sendo necessária a análise de distintividade e especialidade das marcas envolvidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 25/11/2021; TRF2, AC 200102010428707, Des. Federal André Fontes, Segunda Turma Especializada, j. 23/04/2007.
Os seus declaratórios foram rejeitados (Evento 58).
Nesta sede, a recorrente afirma que, "pela via da alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, há violação de lei federal na medida em que o acórdão prolatado traz contrariedade e nega a vigência às normas dos art. 129, caput, e 130, III, da Lei nº 9.279/96".
Os pedidos recursais foram os seguintes:
Diante do exposto, conhecido o presente recurso, requer a Apelante/Autora:
a) O conhecimento do presente recurso pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para ser submetida sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma como dispõe o art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, já que se encontram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade ao caso;
b) Ultrapassado o conhecimento e submetido a Corte Superior, o integral provimento deste Recurso Especial, para que seja invalidado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, já que violou a lei federal nº 9.279/96, ao contrariar e negar a vigência dos artigos 129, caput, e 130, inciso III, uma vez que desconsiderou a proteção conferida ao titular de registro marcário, validamente expedido pelo INPI;
c) Sejam retornados os autos ao Tribunal a quo para serem apreciados as pretensões prejudicadas, porque dependentes da análise probatória para seu pronunciamento.
d) Seja juntada a procuração e a guia de custa devidamente recolhida;
e) Ao final, seja condenada a Recorrida ao pagamento dos honorários recursais, além da inversão dos ônus sucumbenciais e das custas processuais, na forma da lei.
Contrarrazões no Evento 79.
Este é o relatório. Passo a decidir.
Considera-se prequestionamento o enfrentamento, no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incide, pois, o Enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"), sendo esse o caso dos autos.
Na hipótese, ao contrário do que alega a recorrente, a 1ª Turma Especializada deste TRF2 não emitiu, na resolução do conflito marcário em jogo, qualquer pronunciamento acerca dos artigos 129, caput, e 130, III, da LPI.
Em verdade, há fundamento suficiente para a manutenção do aresto recorrido, qual seja, o art. 124, XIX, da LPI, não impugnado nas razões do especial, fazendo incidir, à espécie, por analogia, o Enunciado n. 283 da Súmula do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles".
O decisum vergastado analisou a questão central e concluiu que "não restou configurada configurada ofensa ao inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual-LPI por parte dos registros da apelada, devendo ser mantida a sentença".
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados e não prequestionados (art. 129, caput, e 130, III, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por todo do exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.