Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5007228-63.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: ORTODOCTOR FRANQUIAS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA (OAB SP266748)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por ORTODOCTOR FRANQUIAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 22 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA MISTA. EXPRESSÕES GENÉRICAS E DESCRITIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INPI E DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ORTODOCTOR FRANQUIAS LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI, o qual manteve o indeferimento do registro da marca mista "ESTETIC DOCTOR ESTÉTICA FACIAL" (classe NCL(11) 44). Alegou-se que a marca depositada apresenta elementos distintivos, sendo descritiva apenas no conjunto, mas o juízo considerou os termos genéricos e descritivos, insuficientes para atribuir distintividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se os elementos figurativos da marca mista conferem distintividade suficiente para registro; e (ii) se a vedação do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) impede o registro da expressão "ESTETIC DOCTOR ESTÉTICA FACIAL".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Termos genéricos e descritivos relacionados diretamente aos serviços identificados pela marca não são passíveis de registro exclusivo, conforme o art. 124, VI, da LPI.
4. Marcas mistas podem ser registráveis se elementos figurativos ou compositivos conferirem distintividade suficiente, o que não ocorreu no caso concreto, eis que a marca pretendida pela parte autora é formada a partir de termos nominativos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos dos serviços/produtos a serem distinguidos, não se vislumbrando, ainda que minimamente, uma elaboração ou investimento artísticos a conferir-lhe suficiente distintividade.
5. Decisões administrativas anteriores do INPI não vinculam o Judiciário, sendo que a análise do pedido deve considerar os elementos específicos de cada caso.
6. A concessão do registro poderia gerar monopólio indevido, prejudicando a concorrência leal e causando confusão no público consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é registrável como marca termo genérico ou descritivo diretamente relacionado aos serviços identificados, salvo quando revestido de forma distintiva suficiente.
2. Elementos figurativos devem atribuir valor distintivo substancial ao conjunto marcário para afastar a vedação do art. 124, VI, da LPI.
Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, VI; CPC/2015, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 0034373.58.2018.4.02.5101.
Nesta sede, a recorrente afirma que o recurso especial se fundamenta "na não observância dos ditames do inciso VI do artigo 124 da Lei 9.279/96 e também violação ao principio constitucional da igualdade que norteia a nossa legislação, pelo que pretende-se, com base nos elementos constantes nos próprios acórdãos ora impugnados, esse E. STJ reconheça a ofensa pela não aplicação do mesmo entendimento em iguais casos e reforme o pronunciamento da instancia 'a quo'".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
a) Demonstrada a divergência jurisprudencial, da violação do inciso VI do artigo 124 da LPI e 5º da CF, aguarda a Recorrente o deferimento e o processamento e subam os autos à consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando, conhecida a irresignação, mereça provimento para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido no que pertine a insurgência aqui manifestada;
b) O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo;
c) Seja o Recorrido intimado para que querendo se manifestar;
d) Que essa Colenda Corte Superior admita o presente recurso especial, com o seu consequente recebimento e espera-se que seja integralmente provido, revertendo o resultado, para condenar a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente.
Contrarrazões no Evento 35.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional apontada (art. 124, VI, da LPI).
Veja-se:
(...)
Nos termos do art. 124, VI, da LPI, afigura-se irregistrável como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.
É necessário definir os exatos contornos da vedação, até mesmo por ser princípio geral de direito que as normas de caráter restritivo de direitos devem ser interpretadas restritivamente.
Assim, para que o sinal seja irregistrável, nos termos do dispositivo transcrito, é preciso que ele tenha caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.
O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva.
Tais vedações objetivam impedir o monopólio sobre as denominações genéricas ou meramente descritivas, bem como a concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essas características implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos/serviços, também o estivessem fazendo em relação ao produto/serviço privilegiado, o que, outrossim, poderia causar confusão no público consumidor.
É importante salientar que se incluem nesse contexto palavras em línguas estrangeiras quando apresentam significado explicativo do produto/serviço ou de suas qualidades e distinções.
Nesse ponto, é relevante notar que, “À luz do art. 6 quinquies da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo a linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”, razão pela qual “Não é compatível com o direito pertinente a apuração da distintividade no país de origem como indica a análise oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual” (Barbosa, Denis Borges. A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, páginas 75/76).
No caso concreto, estamos diante de uma marca mista, sendo que o elemento nominativo dela é representado pela expressões “ESTETIC DOCTOR” (em maior destaque) e “ESTÉTICA FACIAL” (abaixo da anterior, em menor destaque).
A expressão do idioma inglês “ESTETIC DOCTOR” pode ser vertida para o português como “médico esteticista”, fazendo clara alusão aos serviços/produtos que a marca visa assinalar, quais sejam, aqueles relacionados a produtos e procedimentos médicos/estéticos, o que se coaduna com a locução que aparece em segundo plano (“ESTÉTICA FACIAL”).
Evidencia-se, portanto, que ambas as expressões acima mencionadas remetem ideologicamente, de forma direta, aos serviços/produtos que o signo pretendido visa assinalar.
(...)
Cumpre salientar que a ressalva na parte final do art. 124, VI, da LPI não socorre a apelante, uma vez que, mesmo que a marca da parte autora, ora recorrente, tenha sido requerida sob a forma mista, resultante da conjunção de elementos nominativos e figurativos, não se verifica no referido signo um diferencial marcante em sua forma de apresentação, capaz de conferir a necessária distinção marcária para a concessão do registro, eis que o elemento central e atrativo da marca reside na expressão “ESTETIC DOCTOR”, sendo que a adição dos termos secundários e acessórios “ESTÉTICA FACIAL” (visualmente em tamanho menor) somente acentua o peso ideológico da primeira, simplesmente gravitando em torno daquela. A parte figurativa da marca requerida pela apelante, representada por um quadrado pontilhado branco em fundo preto (ao lado dos elementos nominativos em grafia estilizada, na cor branca), também não lhe adiciona suficiente valor expressivo do ponto de vista ideológico e gráfico.
Por derradeiro, ressalto que decisões administrativas anteriores do INPI não vinculam o Judiciário, sendo que a análise do pedido deve considerar os elementos específicos de cada caso.
Assim, pelos motivos anteriormente expendidos, concluo que o signo da autora incide na vedação trazida pelo art. 124, VI, da LPI, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Além disso, o recorrente fundamenta seu recurso em possível violação do art. 5º da CRFB/1988 ("princípio constitucional da igualdade"). Ocorre que, como se sabe, a alegação de violação a dispositivos da Constituição Federal não pode ser apreciada em recurso especial, uma vez que, nos termos do artigo 102, inciso III, da CFRB/1988, tal competência é do Supremo Tribunal Federal e não do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, “o exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em recurso especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (REsp 1.722.551/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 29/05/2019).
Por fim, consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'
Por todo do exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.