Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5054765-94.2019.4.02.5101/RJ
APELANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. (Sociedade) (AUTOR)
ADVOGADO(A): VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB SP188270)
APELADO: LABORATORIO CATARINENSE LTDA (Sociedade) (RÉU)
ADVOGADO(A): Fábio Ferraz de Arruda Leme (OAB RJ180249)
ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)
ADVOGADO(A): ISIS MORET SOUZA (OAB RJ184439)
ADVOGADO(A): AMANDA DE ALMEIDA BARBOSA (OAB RJ243852)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por PERFORMANCE TRADING, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 105 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 135).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MARCA FRACA E EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DE SINAIS NO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 126 DA LEI 9.279/96. PEDIDO RELATIVO A REGISTRO AINDA NÃO DEFERIDO À ÉPOCA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1- Apelação cível interposta por PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros das marcas "N NUTRI PERFOR", "NUTRI PERFORM" e "NUTRI PERFORMANCE", de titularidade de LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA., junto ao INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A autora alega que os registros da ré violam os direitos de anterioridade e geram risco de confusão com sua família de marcas “PERFORMANCE NUTRITION”. Requer a nulidade dos registros e o indeferimento dos pedidos pendentes de registro, com base nos arts. 124, XIX e XXIII, 126, 129 e 130, III, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão:
(i) verificar se os registros das marcas da ré violam os direitos de marca da autora à luz dos arts. 124, XIX e XXIII, e 126 da LPI;
(ii) definir se há risco de confusão entre os sinais ou aproveitamento parasitário;
(iii) examinar a possibilidade de conhecimento e julgamento do pedido relacionado ao registro nº 908773374, que ainda estava em trâmite administrativo à época do ajuizamento da ação.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3 - A proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas (art. 126 da LPI) não se aplica ao caso, porquanto as marcas da autora já possuem registros válidos e anteriores, sendo desnecessária a invocação da notoriedade como fundamento de prioridade.
4 - A configuração da colidência marcária exige mais do que semelhança fonética ou gráfica entre os sinais: deve haver risco concreto de confusão ou associação indevida, o que não se verifica no caso, tendo em vista o conjunto marcário analisado globalmente.
5 - As marcas em disputa, ainda que compartilhem termos como “PERFORMANCE”, “PERFORM”, “NUTRI” e “NUTRITION”, possuem ordem distinta de elementos, composições figurativas diferentes e utilizam expressões de caráter evocativo e fraco, comuns ao setor de suplementos nutricionais e medicamentos.
6 - A convivência pacífica dos sinais por cerca de 10 anos no mesmo mercado, sem comprovação de confusão ou litígio anterior, reforça a inexistência de colidência.
7 - A aplicação do art. 124, XIX e XXIII, da Lei 9.279/96, é afastada, uma vez que não há evidências de que as marcas em confronto gerem confusão ou aproveitamento parasitário.
8 - O pedido de nulidade relacionado ao registro nº 908773374 deve ser extinto sem resolução do mérito, pois, à época da propositura da ação (2019), o pedido ainda não havia sido objeto de decisão administrativa, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso não provido. Sentença extinta sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de nulidade relativo ao registro nº 908773374, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a improcedência dos demais pedidos da inicial quanto aos registros deferidos.
Tese de julgamento:
1 - A proteção conferida pelo art. 126 da LPI às marcas notoriamente conhecidas é desnecessária quando o titular já possui registro anterior válido.
2 - A convivência de marcas compostas por expressões evocativas e de uso comum no segmento de mercado é admitida, desde que o conjunto marcário apresente suficiente distintividade.
3 - A ausência de confusão efetiva entre os sinais, aliada ao uso pacífico por longo período, afasta a incidência dos arts. 124, XIX e XXIII, da LPI.
4 - A ação de nulidade de marca fundada em pedido de registro ainda não decidido administrativamente deve ser extinta sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI, 1.012, §1º, §3º e §4º, e 85, §11; Lei 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX e XXIII, 126; Decreto 75.572/75 (Convenção de Paris), art. 6º bis.
Jurisprudência relevante citada: TJUE, C-334/05 P (caso IHMI–Shaker); jurisprudência da Turma sobre extinção de ação fundada em pedido ainda não decidido.
Os embargos de declaração foram parcialmente providos.
Nesta sede, afirma-se que o acórdão vergastado "negou vigência a dispositivos infraconstitucionais expressos, notadamente os artigos 124, incisos XIX e XXIII, 129 e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) ao julgar improvidos os pedidos da Recorrente".
Argumenta-se que "[a] Colenda Câmara, ao prolatar o v. Acórdão recorrido, desprezou a regra prevista no art. 124, incisos XIX e XXIII, o qual veda a imitação de marca devidamente registrada, para a identificação de produtos idênticos, semelhantes ou afins, ainda mais quando a parte violadora não poderia deles desconhecer, justamente por dedicar-se à mesma atividade, como é o caso dos autos, na medida, em que a Recorrida se vale de termos que decorrem da marca da Recorrente, para identificar produtos do mesmo segmento mercadológico (complementação nutricional e suplementação alimentar), destinados, portanto, ao mesmo público consumidor".
Alega-se que "[o] v. Acórdão recorrido violou frontalmente o caput do art. 129 da LPI, que garante ao titular de marca registrada o direito ao exclusivo de uso da marca em todo o território nacional, desde que o registro tenha sido validamente concedido pelo INPI, o que, inequivocadamente, é o caso dos autos. (...) Ainda, o v. Acórdão recorrido desrespeitou fortemente o art. 130, inciso III da LPI, que garante ao titular de marca registrada o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, desde que o registro tenha sido validamente concedido pelo INPI, o que, inequivocadamente, ocorre na presente demanda".
Destaca-se divergência jurisprudencial.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Como exaustivamente demonstrado nas presentes razões recursais, os fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora recorrido não empregam a correta interpretação da matéria e apresentam aplicação equivocada violando frontalmente o disposto nos artigos 124, incisos XIX e XXIII, 129 e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI), além de divergirem da jurisprudência majoritária dos demais Tribunais.
Ante todo o exposto, aguarda a Recorrente o regular processamento e conhecimento do presente Recurso Especial, nos termos das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 105 da CF, bem como, seja atribuído o efeito devolutivo e suspensivo conforme art. 1.029, §5º do Código de Processo Civil, para que seja dado provimento ao presente recurso para determinar a reforma do r. acórdão recorrido, tendo em vista que não houve a aplicação adequada dos artigos acima citados da Lei nº 9.279/96, que foram devidamente demonstrados no presente recurso.
Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os nos termos do art. 85, §11º do CPC.
Contrarrazões nos Eventos 161 e 162.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão recorrido "negou vigência a dispositivos infraconstitucionais expressos, notadamente os artigos 124, incisos XIX e XXIII, 129 e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)".
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Na hipótese, como bem resolveu a sentença de primeiro grau, há diversos fatores que contribuem para o suficiente distanciamento dos sinais, tais como (i) a ordem das expressões (PERFORMANCE NUTRITION x NUTRI PERFORMANCE); (ii) o destaque que é dado a cada um dos termos nas marcas (nas da autora o destaque recai sobre os termos PERFORM/PERFORMANCE, enquanto nas da ré, recai sobre o termo NUTRI); (iii) os demais elementos nominativos e figurativos utilizados nos sinais; e principalmente (iv) o fato de as expressões em comento serem fracas e evocativas para os produtos assinalados.
Assim, considero que deve ser mantida a sentença.
Por conseguinte, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:
(...)
Mérito
A empresa autora, constituída em 1997, com sede em Santo André – SP, tem por objeto social a indústria de complementos nutricionais, suplementos alimentares e medicamentos; importação, exportação e comercialização destes produtos, bem como de produtos de informática (Evento 1, Anexo 4). É titular de diversos registros de marca contendo os termos PERFORMANCE NUTRITION, PERFORMANCE SCIENCE, PERFORMANCE TRADING, PERFORM SCIENCE, entre outros, na apresentação mista, conforme listados às fls. 3-7 da petição inicial, para assinalar suplementos nutricionais, medicamentos, vitaminas e comércio desses produtos (Evento 1, Anexos 6-8).
(...)
A empresa ré, constituída em 1966, com sede em Joinville – SC, tem por objeto social a indústria e comércio de produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, entre outros (Evento 10, Anexo 2). É titular de diversos registros, ora atacados, requeridos a partir de 2013, para as marcas mistas NUTRI PERFORM e NUTRI PERFORMANCE (abaixo reproduzidas), que visam assinalar alimentos, suplementos alimentares e medicamentos (Evento 1, Anexo 4). São eles: nº 907158617, nº 907158633, nº 907158668, nº 908773480, nº 908773994, nº 907158820, nº 907158838, nº 907158862, bem como dos pedidos de registro nº 907841988, nº 907842054, nº 907842097 e nº 908773374: (...)
A autora almeja a declaração de nulidade dos registros de marca da empresa ré com base nos artigos 124, incisos XIX e XXIII e 126 da Lei 9.279/96.
Da não aplicação do art. 126 da LPI – notoriedade da marca
Inicialmente, passo a analisar a alegação da autora de que sua marca seria notoriamente conhecida, assim entendida como aquela dotada de certo prestígio, gozando de proteção especial, na forma do art. 126 da Lei nº 9.279/96, bem como das regras estatuídas no artigo 6º bis (1) da Convenção da União de Paris (CUP), promulgadas no Brasil pelo Decreto 75.572/75, abaixo transcritas:
“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Art. 6 bis:(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”
Verifica-se não haver sequer necessidade de aplicação da referida norma ao caso concreto, uma vez que as marcas da autora possuem registros anteriores aos registros impugnados, o que lhe conferiria prioridade, se for o caso, e tornaria irrelevante o fato de ser ou não considerada como marca notoriamente conhecida.
Resta analisar, assim, eventual violação dos direitos alegados pela demandante, com base nos demais dispositivos legais apontados, diante da comprovada anterioridade dos registros das marcas da autora.
Da possibilidade de convívio entre as marcas
O art. 124, XIX prevê que não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
(...)”
Como sabido, a marca deve atender às características de distintividade, veracidade e novidade relativa e tem por finalidade distinguir as mercadorias ou serviços de outros, idênticos, semelhantes ou afins, originários de fonte diversa; ou seja, a marca, além da distinção entre os próprios produtos/serviços entre si, destina-se a possibilitar, aos consumidores, a identificação da origem das empresas que produzem os produtos ou prestam os serviços.
No caso, é forçoso reconhecer que a demandante e a empresa ré atuam em segmentos de mercado afins, no ramo de suplementos nutricionais e medicamentos.
Contudo, as marcas em confronto não mantêm proximidade gráfica, fonética ou visual suficiente para produzir confusão perante o público consumidor ou sugerir associação indevida.
Para a verificação do risco de confusão entre marcas, deve-se proceder ao exame global dos sinais, conforme ficou consignado no julgamento do famoso caso IHMI-Shaker pela Terceira Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia (Acórdão de 12.06.2007 no processo C-334/05 P):
“Segundo jurisprudência igualmente assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, SABEL, n.° 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 25; Medion, n.° 28; e Mülhens/IHMI, n.° 19; bem como despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido,n.° 29).”
Na presente hipótese, verifica-se que os sinais em confronto possuem suficiente distintividade gráfica, fonética e visual diante da apreciação global de ambos os conjuntos marcários, podendo conviver no mesmo segmento de mercado sem causar confusão ao consumidor. Vejamos: (...)
Cotejando os conjuntos marcários, nota-se que as marcas possuem em comum as expressões PERFORMANCE/PERFORM, além das expressões NUTRITION/NUTRI, que são bastante semelhantes. Todavia, tal fato, por si só, não é capaz de induzir o consumidor a erro, uma vez que os sinais devem ser analisados em seus conjuntos.
No caso, é possível observar que diversos fatores contribuem para o suficiente distanciamento dos sinais, tais como (i) a ordem das expressões (PERFORMANCE NUTRITION x NUTRI PERFORMANCE); (ii) o destaque que é dado a cada um dos termos nas marcas (nas da autora o destaque recai sobre os termos PERFORM/PERFORMANCE, enquanto nas da ré, recai sobre o termo NUTRI); (iii) os demais elementos nominativos e figurativos utilizados nos sinais; e principalmente (iv) o fato de as expressões em comento serem fracas e evocativas para os produtos assinalados.
Por certo, é inegável que as expressões NUTRITION e NUTRI são descritivas para suplementos nutricionais alimentares. Do mesmo modo, as expressões PERFORMANCE e PERFORM são fracas por serem evocativas da finalidade dos produtos, qual seja, aumentar a performance nutricional dos consumidores.
E isso resta demonstrado pela existência de outras marcas concedidas pelo INPI, com os referidos termos, para assinalar produtos no mesmo segmento de mercado dos registros em tela, como se pode verificar dos registros indicados na contestação da empresa ré (Evento 10, Anexos 7-9).
Assim, por serem termos evocativos e fracos, requerem critério de análise bem menos rígido do que os considerados criativos e fortes. Desse modo, é perfeitamente possível a coexistência de diferentes marcas contendo as expressões PERFORMANCE e NUTRITION, bem como suas variações (PERFORM, NUTRI), desde que, mediante uso de figuração, possuam distintividade suficiente.
Assim sendo, não há que se falar em colidência, principalmente pelo fato de tratar-se de hipótese que a doutrina e a jurisprudência denominam de marcas fracas, as quais requerem critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo perfeitamente passíveis de conviverem com outras assemelhadas.
Se o empresário adota marcas desse gênero, deve suportar o ônus de ver a semelhança de outras marcas com as suas. Não há óbice à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns ao vocabulário. Por esta razão é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade.
Nesse ponto, comungo do entendimento esposado pelo INPI em sua análise técnica, abaixo transcrita (Evento 20):
"(...) quanto mais próxima a marca do produto assinalado, menor seu grau de distintividade, e por consequência, menor o escopo de proteção a ela conferida. No caso concreto, as expressões “nutri”, “nutrition”, “perform” e “performance, possuem uma clara relação com comércio de suplementos e complementação nutricional, haja vista que possuem o objetivo de melhorar a performance de quem utiliza.
(...) Parece claro, que sinais que tenham relação com o produto, devem conviver, sendo vedada a apropriação exclusiva de associação ideológica tão próxima– e portanto do domínio comum, que pode ser atribuída ou reivindicada por qualquer de seus fabricantes.
Portanto, os sinais evocativos possuem, em contrapartida a seu registro, o ônus da convivência com marcas similares e evocativas do mesmo tipo de ideia em relação aos produtos assinalados. Em suma: admite-se maior aproximação entre sinais evocativos do que entre sinais de maior grau distintivo. (...) Assim, podemos depreender que as marcas consideradas evocativas/fracas, ou seja, de pequeno grau de distintividade o escopo de proteção é relativo, pois, o que se deve considerar e o aspecto do conjunto marcário, como é o caso em questão.
Além disso, vale observar que o termos “NUTRI” – “NUTRITION” “PERFORMANCE” - “PERFOM” que compõem as marcas em cotejo, são comuns no segmento mercadológico que atuam, pois, possuem uma relação direta com os produtos comercializados, portanto, desgastados, compondo várias marcas de titulares distintos."
Vale ressaltar, ainda, que as marcas da ré foram concedidas sob a apresentação mista, o que contribui para um afastamento ainda maior dos sinais, já que a demandada possui a garantia do direito de uso da marca apenas no conjunto, ou seja, de seus elementos nominativos e figurativos combinados. Assim, resta limitada a possibilidade de a autora tentar se aproximar da apresentação figurativa adotada pela ré.
Além disso, é relevante o fato de as marcas já conviverem há quase 10 anos no mesmo segmento de mercado, sem que se tenha qualquer notícia de situação concreta de confusão entre os sinais pelos consumidores.
Ressalte-se que a confusão e associação indevida necessitam ser comprovadas, não bastando serem apenas alegadas. Nesse sentido, entendo que não houve demonstração pela demandante com relação a tais alegações. Embora a autora tenha registrado sua marca muitos anos antes, não há, nos autos, qualquer prova de que a empresa ré tenha registrado o signo ou venha se utilizando dele propositalmente para fazer aproveitamento parasitário e concorrência desleal, bem como não há nenhum elemento que permita concluir que houve tentativa de usurpação pela ré dos sinais utilizados pela autora.
Tudo isto afasta a aplicação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso, não merecendo acolhimento o pedido formulado pela autora, já que os sinas em confronto possuem suficiente distintividade quando submetidos à avaliação global e podem conviver no mesmo mercado sem causar confusão ao consumidor.
Da não violação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/1996
O art. 124, da LPI inovou no ordenamento jurídico, ao vedar registro como marca do:
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
No caso dos autos, verifica-se irrelevante a invocação do referido dispositivo, tendo em vista que a autora já possui marcas registradas anteriores ao registro atacado. De todo modo, como visto acima, no caso dos autos, não se encontram presentes todas as circunstâncias para a incidência da norma. Como fundamentado no item anterior, não se está diante de situação de ser suscetível a confusão.
Tratando-se de fato constitutivo de seu direito, cuida-se de ônus probatório que recai sobre a parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC. Mostra-se, assim, inviável o acolhimento da tese de violação ao art. 124, XXIII, da LPI. Em síntese, as marcas têm condição de conviver no mercado, sendo válidos os registros concedidos pelo INPI à empresa demandada.
No voto condutor dos embargos de declaração, consignou-se o que segue:
(...)
Inicialmente, consigno que o acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deduzido pela parte embargante, forte na compreensão de que as marcas em conflito não se confundem em sua apresentação ao público, contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos, não havendo que se falar em confusão ou associação indevida, havendo diversos fatores que contribuem para o suficiente distanciamento dos sinais, tais como: (i) a ordem das expressões (PERFORMANCE NUTRITION x NUTRI PERFORMANCE); (ii) o destaque que é dado a cada um dos termos nas marcas (nas da autora o destaque recai sobre os termos PERFORM/PERFORMANCE, enquanto nas da ré, recai sobre o termo NUTRI); (iii) os demais elementos nominativos e figurativos utilizados nos sinais; e principalmente (iv) o fato de as expressões em comento serem fracas e evocativas para os produtos assinalados.
Assim, não há que se falar em violação aos direitos de zelar pela integridade material ou reputação e à exclusividade de uso em todo o território nacional das marcas de titularidade da parte embargante, mas, sim, de possibilidade de convivência de marcas constituídas por expressões fracas e evocativas e que não geram confusão ou associação indevida, admitindo-se a convivência pacífica.
Nesse passo, o reconhecimento judicial da possibilidade de convivência das marcas em conflito afasta a alegação de má-fé nos requerimentos de registro das marcas impugnadas pela parte embargante, prevalecendo a presunção legal de boa-fé que possibilita às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado requererem o registro de marca – art. 128 da Lei nº 9.279/1996 -.
Em reforço dessa convicção, trago à colação precedente do STJ, aplicável, mutatis mutandis, à espécie, verbis:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
(...)
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1.912.519/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 17/06/2022)
Por outro lado, o fato de as marcas serem constituídas por expressões fracas e evocativas afastam o alegado aproveitamento parasitário, sobretudo diante da ausência de comprovação.
Ademais, o fato de ter o INPI porventura indeferido outros requerimentos de concessão de marca em respeito à anterioridade das marcas da parte embargante não se revela apto a alterar a convicção adotada nestes autos, cabendo aos legitimados, se quiserem, trazer ao judiciário seu inconformismo, levando em conta que os atos administrativos sujeitam-se, em tese, ao controle judicial.
Por fim, não vislumbrei nas alegações relativas à segurança jurídica convergência com quaisquer das hipóteses que autorizam o manejo dos embargos de declaração, inferindo-se, portanto, que se trata de insatisfação da parte embargante com o decidido pelo colegiado, a qual deve ser deduzida pelo meio processual adequado.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.