Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5080269-92.2025.4.02.5101/RJ
AUTOR: MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA.
ADVOGADO(A): LUIZA GONÇALVES PORTELLI (OAB RJ264348)
ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)
ADVOGADO(A): JENER KATH JARDIM (OAB RJ136556)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE CALAIS FILHO (OAB SP528089)
AUTOR: MAKOTO THINK FOOD, INC
ADVOGADO(A): LUIZA GONÇALVES PORTELLI (OAB RJ264348)
ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)
ADVOGADO(A): JENER KATH JARDIM (OAB RJ136556)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE CALAIS FILHO (OAB SP528089)
DESPACHO/DECISÃO
I - Relatório
Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por MAKOTO THINK FOOD, INC. e MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA. em face de MAKOTOSAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e do INPI, buscando:
a) nulidade dos atos de indeferimento do pedido de registro n.º 919.507.328, para a marca MAKOTO, e dos pedidos de registros n.ºs 925.241.237, n.º 925.242.047 e n.º 925.249.270 para a marca MAKOTO OKUWA, de titularidade da autora;
b) nulidade dos atos de concessão dos registros nºs 914.966.448 e nº 925.532.380, respectivamente, para as marcas MAKOTOSAN e MAKOTO, de titularidade da empresa ré;
c) que a ré seja condenada a se abster de usar a marca MAKOTO ou quaisquer sinais que se assemelhem ou se confundam com as marcas e pedidos de registro das Autoras, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Petição inicial (1.1) instruída com procuração e documentos.
Decisão (4.1) indeferiu os pedidos liminares de (1) suspensão inter partes dos efeitos dos registros nº 914.966.448 e nº 925.532.380, de titularidade da ré, (2) que os efeitos dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registro nº 919507328, nº 919496695, nº 925241237, nº 925242047 e nº 925249270, de titularidade das autoras, sejam suspensos, (3) sobrestamento da análise dos recursos administrativos interpostos contra os indeferimentos dos pedidos de registro para as marcas objeto dos processos nº 919.507.328; nº 919.496.695; nº 925.241.237; nº 925.242.047 e nº 925.249.270, bem como dos demais pedidos conexos, assim como o sobrestamento da análise do processo administrativo de nulidade que existe em face do registro nº 925532380 da Ré
Pagamento de custas (10.1).Parte autora pede a reconsideração de tal decisão (15.1),
Decisão (4.1) indeferiu pedido de tutela de urgência, impugnado por meio de pedido de reconsideração (15.1), rejeitado (22.1).
Agravo de Instrumento n.º 5012406-96.2025.4.02.0000/RJ (processo 5012406-96.2025.4.02.0000/TRF2, evento 3, DOC1) deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender o andamento dos pedidos de registros n.º 919.507.328, 925.241.237, 925.242.047 e 925.249.270, relativos à marca mista MAKOTO e MAKOTO OKUWA, de titularidade das agravantes, até o julgamento final da presente demanda.
Petição das autoras (37.1) na qual se requer tutela de urgência incidental para (1) autorizar a convivência provisória em regime de marcas mistas, franqueando às autoras o uso da marca MAKOTO OKUWA em apresentação mista, tendo em vista o distanciamento com marca mista utilizada pela ré, com a prestação de caução idônea, em valor a ser arbitrado pelo Juízo; (2) subsidiariamente, que se franqueie prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para cessação ou alteração do uso do signo pelas autoras, período necessário para estabilização comunicacional e para evitar a cristalização, no imaginário do consumidor, de narrativa associativa indevida em meio à crise reputacional superveniente.
Decisão (55.1) tornou sem efeito a intimação objeto do evento 44, pois a parte ré não possuia procurador cadastrado.
Contestação do INPI (72.1), pela improcedência do pedido autoral.
Decisão (74.1) decretou a revelia da ré, sem a produção de seus efeitos, na forma do art. 345, inciso I, do CPC.
Réplica (82.1), com pedido de produção de prova documental suplementar, inclusive pesquisa de mercado, prova testemunhal e, se necessário, prova pericial técnica.
Relatados, passo a decidir
II - QUESTÕES PReliminares
Posição processual do INPI
Conforme entendimento das Varas Federais especializadas em propriedade intelectual do Rio de Janeiro (Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285), a posição processual do INPI deve ser a de parte ré, sem prejuízo de que eventualmente seja admitido no polo ativo da demanda, caso se faça necessário, com base em precedentes do e. STJ (REsp 1.775.812 / RJ, REsp 1.817.109 / RJ, REsp 1.865.156 / SC, REsp 1.460.516 / ES, REsp 1.264.644 / RS, REsp 1.378.699 / PR, REsp 1258662 / PR).
III - Produção de provas
Indefiro os pedidos de produção de prova oral e pericial formulados pela parte autora, eis que desnecessários no caso concreto, em que se cuida de pedidos de nulidade de registros de marca, de titularidade da ré e de indeferimento de pedidos de registro de marca, estes de titularidade das autoras, com base nos incisos V, XV, XVI, XXIII do art. 124 da LPI e dos arts. 126 e 129, § 1.º, do mesmo diploma legal, sendo suficiente e mais adequada a análise jurídica e documental a ser efetuada pelo Juízo no enfrentamento do mérito, com base nos elementos constantes dos autos.
Considerando, entretanto, que a questão pretendida pode ser objeto de prova documental, faculto às partes a produção suplementar de tal prova, por meio de juntada de novos documentos, no prazo de 60 dias, conforme requerido pelas autoras.
Trazida nova documentação, dê-se vista ao INPI, por 15 dias (CPC, art. 437, § 1º).
Nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença.