Publicacao/Comunicacao
Intimação
Remessa Necessária Cível Nº 5074035-65.2023.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
PARTE AUTORA: BIO BRANDS FRANCHISING GESTAO DE MARCAS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): Felipe Helena (OAB SP252625)
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI (OAB SP067143)
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB SP200120)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB SP299714)
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária relativa à sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos de registro das marcas mistas BIOAGE SKINCARE, determinando ao INPI o deferimento dos registros e condenando a autarquia ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença, ao deferir o registro das marcas, afronta o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial; e (ii) definir a possibilidade de condenação do INPI em honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remessa necessária é cabível, pois a sentença ilíquida impõe obrigação de fazer contra autarquia federal, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do CPC/2015.
A motivação per relationem, na qual o relator adota os fundamentos da sentença, não viola o artigo 93, IX, da CRFB, sendo admitida pela jurisprudência consolidada.
O INPI fundamentou o indeferimento no artigo 124, XIX, da LPI, alegando risco de confusão com as marcas BIOLAGE, da L’ORÉAL. Contudo, a distinção gráfica, fonética e conceitual entre BIOAGE SKINCARE e BIOLAGE, somada às Cartas de Consentimento da titular das marcas anteriores, afastam a possibilidade de confusão ou associação indevida.
A concessão judicial do registro é viável, pois o INPI não pode recusar o registro com base em suposta colidência já afastada pela própria titular da marca anterior.
O INPI deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois deu causa à demanda ao indeferir indevidamente os pedidos de registro, sendo fixado o percentual de 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
O indeferimento de registro de marca com fundamento no artigo 124, XIX, da LPI exige a efetiva comprovação do risco de confusão ou associação indevida, não bastando a mera semelhança nominativa.
A existência de Cartas de Consentimento emitidas pela titular da marca anterior constitui elemento relevante para afastar a alegação de colidência.
A motivação per relationem é válida e não viola o artigo 93, IX, da CRFB.
O INPI pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando der causa à demanda ao indeferir indevidamente pedidos de registro de marca.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 496, § 3º, I; Lei da Propriedade Industrial (LPI), art. 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 490 do STJ; Tema 1081 do STJ; Súmula 61 do TRF-2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2025.