Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5114775-36.2021.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES
APELANTE: OS VAQUEIROS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MARCAS MISTAS “TOMAHAWK FIGHTERS CLOTHING” (CLASSE 25) E “TOMAHAWK TOMAHAWK AMERICAN ROOTS” (CLASSE 35). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA RELEVANTE. SERVIÇOS DE COMÉRCIO VAREJISTA DISTINTOS DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO ESPORTIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. CADUCIDADE SUPERVENIENTE DO REGISTRO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do registro nº 917.071.263 da marca mista “TOMAHAWK TOMAHAWK AMERICAN ROOTS”, concedido na Classe 35. A apelante sustenta colidência com sua marca mista “TOMAHAWK FIGHTERS CLOTHING”, registrada na Classe 25 para identificar vestuário esportivo, requerendo a anulação do registro do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do princípio da especialidade, existe afinidade mercadológica apta a gerar risco de confusão ou associação indevida entre marca destinada a identificar vestuário esportivo (Classe 25) e marca destinada a serviços de comércio varejista de artigos diversos, inclusive vestuário (Classe 35); (ii) estabelecer se a caducidade superveniente do registro da autora interfere na análise da validade do registro concedido ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da especialidade delimita a proteção marcária ao segmento mercadológico específico, admitindo a coexistência de sinais semelhantes quando destinados a mercados distintos e inconfundíveis.
4. A Classificação de Nice possui natureza administrativa e não é, por si só, determinante, impondo-se a análise concreta da afinidade mercadológica e do risco de confusão.
5. A marca da apelante, registrada na Classe 25, identifica produtos específicos de vestuário esportivo, notadamente voltados à prática de lutas, conforme a expressão “FIGHTERS CLOTHING”, que delimita seu nicho de mercado.
6. O registro impugnado, inserido na Classe 35, destina-se à prestação de serviços de comércio de artigos diversos, inclusive vestuário e produtos de couro, sem recorte específico para o segmento esportivo.
7. Serviços de comércio varejista não se confundem com os próprios produtos por eles comercializados, inexistindo identidade direta entre a marca identificadora do produto e a marca identificadora da atividade comercial.
8. Não há nos autos demonstração concreta de sobreposição de mercado ou de risco efetivo de erro quanto à origem empresarial dos produtos ou serviços.
9. Ambos os sinais são registrados na forma mista, e o registro do réu apresenta elementos figurativos, grafismos e composição visual próprios, aptos a conferir distintividade ao conjunto marcário.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência de marcas semelhantes quando ausente potencial de confusão ou associação indevida, à luz do princípio da especialidade (AgInt no REsp 1.663.455/SP; REsp 1.258.662).
11. A caducidade do registro da autora, reconhecida administrativamente, produz efeitos prospectivos e afasta eventual óbice superveniente à higidez do registro do réu.
12. Inexistindo ilegalidade no ato administrativo de concessão e ausente risco concreto de confusão, não há fundamento jurídico para anulação do registro impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da especialidade admite a coexistência de marcas semelhantes registradas em classes diversas quando ausente afinidade mercadológica apta a gerar risco de confusão ou associação indevida.
2. Marca destinada à identificação de vestuário esportivo não se confunde, em regra, com marca destinada à prestação de serviços de comércio varejista de artigos diversos, ainda que incluam vestuário.
3. A caducidade superveniente do registro da parte autora afasta eventual óbice à manutenção de registro regularmente concedido a terceiro, na ausência de ilegalidade originária.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, XIX, e 129, caput; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.663.455/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp nº 1.258.662, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.02.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 02 de junho de 2026.