Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5133363-91.2021.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
APELANTE: ROBERT BOSCH GMBH (AUTOR)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR (OAB SP211237)
APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI (OAB SP067143)
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB SP200120)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB SP299714)
EMENTA
DIREITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato do INPI, o qual indeferiu o registro da marca mista "eXtra." para serviços da classe 35.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a suspensão do processo por prejudicialidade externa em razão de procedimentos administrativos de caducidade de registros anteriores; (ii) houve omissão na sentença sobre teses essenciais; e (iii) o ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, é legal.
III. Razões de decidir
3. A mera existência de procedimentos administrativos de caducidade de registros de marcas não justifica a suspensão do processo, conforme o art. 313, V, 'a', do CPC, uma vez que o indeferimento deve ser analisado à luz das circunstâncias no momento de sua prolação.
4. A declaração de caducidade de marca possui efeitos 'ex nunc' (prospectivos), não sendo capaz de convalidar pedido de registro anteriormente irregistrável, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.080.074/RS).
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo o inconformismo da parte com o mérito insuficiente para configurar omissão.
6. O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem marca alheia, quando suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.
7. Verifica-se elevada semelhança nominativa e fonética entre o sinal pretendido e os registros anteriores, além de significativa afinidade mercadológica entre os serviços, o que caracteriza risco de confusão ao consumidor.
8. A teoria da distância não autoriza a utilização de núcleo distintivo de marca anteriormente registrada, mormente quando o novo sinal não apresenta elementos diferenciais suficientes.
9. O registro de marca no exterior não impõe a automática concessão no Brasil, devendo ser observada a ressalva do art. 6 quinquies, B, 1º, da Convenção da União de Paris, quanto a direitos anteriormente adquiridos por terceiros no território nacional.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A declaração de caducidade de registro de marca produz efeitos 'ex nunc', não afetando a legalidade de atos administrativos pretéritos que indeferiram pedidos de registro com base em anterioridades válidas à época do exame; 2. É vedado o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia registrada, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida, em face da afinidade entre serviços e da ausência de elementos suficientes para a individualização da origem empresarial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 313, V, 'a'; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIX, e 212, § 3º; Constituição Federal, art. 170; e Convenção da União de Paris, art. 6 quinquies, B, 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.080.074/RS, Rel. Min. L.F.S., 4ª Turma, j. 26.02.2013; TRF2, Apelação Cível 5098177-75.2019.4.02.5101, Rel. K.N.G., 2ª Turma Especializada, j. 02.10.2023; e TRF2, Apelação Cível 5026600-37.2019.4.02.5101, Rel. W.S.D., 2ª Turma Especializada, j. 25.07.2023.1
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2026.
1. Minuta elaborada com o auxílio de ferramenta de inteligência artificial (Apoia), nos termos das diretrizes estabelecidas na Resolução nº 615, de 11 de março de 2025, do CNJ.