Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5081113-42.2025.4.02.5101/RJ
AUTOR: NOVARTIS AG
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de Ação sob Procedimento Comum com Obrigação de Fazer ajuizada por NOVARTIS AG contra INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, em que requer a nulidade da decisão do INPI de manter o indeferimento do pedido de patente BR112019013268-6 com base no quadro reivindicatório alternativo apresentado, com a condenação do INPI em deferir o pedido de patente BR112019013268-6 - MÉTODOS PARA FABRICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE UM VETOR VIRAL DE AAV, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E SEU USO, KITS, VETOR VIRAL DE AAV E SEU USO (evento 1, INIC1).
A parte autora alega que a invenção se refere ao processo de fabricação comercial do medicamento ZOLGENSMA® (indicado para tratar atrofia muscular espinhal – AME). Sustenta que o INPI indevidamente atrelou a existência de atividade inventiva à comprovação de efeito técnico inesperado, equivocadamente alegou falta de atividade inventiva e equivocadamente alegou que a reivindicação 7 e suas dependentes não definiriam clara e precisamente a composição farmacêutica. Aponta que possui legitimidade ativa por ser a atual titular do pedido de patente BR112019013268-6, e que a prestação de caução é desnecessária por ser sociedade suíça.
O pedido de patente em questão foi indeferido pela Diretoria de Patentes do INPI, sob alegação de falta de atividade inventiva frente ao artigo Rashnonejad et al., 2016 (D1), e que a reivindicação compreendia matéria de ocorrência natural. A parte autora interpôs recurso administrativo, mas a divisão de recursos do INPI negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de patente.
Foi proferido despacho dispensando a realização de audiência prévia de conciliação e determinando a citação eletrônica do INPI.
O INPI apresentou contestação (evento 6, CONT1), argumentando preliminarmente a impossibilidade de deferimento da patente com quadro reivindicatório diferente do apresentado em sede judicial, bem como a impossibilidade de apresentação de novos documentos, requerendo o indeferimento parcial da petição inicial e o desentranhamento de novos documentos de pesquisa. Afirma que a alteração do quadro reivindicatório em sede judicial acarretaria uma alteração substancial do conteúdo da patente, surpreenderia terceiros e ofenderia o princípio da livre concorrência, citando o julgamento da ADI 5529 do STF. Sustenta que o artigo 47 da LPI, limita a declaração de nulidade parcial da patente. Adicionalmente, argumenta que a concessão de patente é um privilégio que pode ser exercido contra terceiros que participam do processo administrativo, e que o princípio do contraditório exige que o administrado possa influir nas decisões. Quanto ao mérito, o INPI defende o indeferimento por falta de atividade inventiva (Art. 13 da LPI) e ausência de clareza e suficiência descritiva (Art. 25 da LPI).
Foi proferido despacho para a parte autora se manifestar sobre a contestação e especificar as provas que pretendia produzir.
O INPI informou que não possuía outras provas a produzir além da manifestação de seu corpo técnico, que foi oportunamente juntada aos autos (evento 18, ANEXO4). A manifestação técnica do INPI, reitera que os novos dados apresentados pela autora em fase judicial não afastam as conclusões de ausência de atividade inventiva e suficiência descritiva.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES – ABIFINA, requereu sua admissão na qualidade de amicus curiae (evento 19, PET1). Apresentou parecer de que o pedido de patente BR112019013268-6 foi corretamente indeferido pelo INPI. Aponta que o pedido carece de atividade inventiva por contrariar os artigos 8º e 13 da LPI, pois os documentos D1, D2 e D3 já antecipam os elementos essenciais da tecnologia, tornando a invenção óbvia para um técnico no assunto.
A parte autora em réplica (evento 20, REPLICA1) refuta os argumentos trazidos pelo INPI e reafirma que a reivindicação 7 do Quadro Reivindicatório Alternativo nº 2, atende plenamente aos requisitos de clareza e precisão do Art. 25 da Lei da Propriedade Industrial. Requer a produção de prova pericial e prova documental suplementar.
É o relatório do essencial. Passo a sanear o feito.
A preliminar de indeferimento parcial da petição inicial suscitada pelo INPI em verdade reveste-se de questão de mérito, uma vez que não se trata de falta de pedido determinado, devendo, portanto, ser analisada em sede de sentença.
Dispõe o art. 138 do CPC que, diante da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, é possível a admissão de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, para participar do processo.
Versando a lide sobre ato de indeferimento de concessão de patente brasileira, referente a fabricação comercial do medicamento ZOLGENSMA® (indicado para tratar atrofia muscular espinhal – AME), através da patente BR112019013268-6 - MÉTODOS PARA FABRICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE UM VETOR VIRAL DE AAV, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E SEU USO, KITS, VETOR VIRAL DE AAV E SEU USO, reconheço a presença dos requisitos legais acima descritos para a participação da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA no presente feito.
Adoto, como razões de decidir, a fundamentação do E. Superior Tribunal de Justiça no precedente colacionado abaixo:
"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. REQUERIMENTO DE INGRESSO DA ABIFINA COMO AMICUS CURIAE. REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS CONFIGURADOS. REQUERIMENTO DEFERIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM RAZÃO DE PRORROGAÇÃO DA PATENTE ORIGINÁRIA NO EXTERIOR. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DEPENDENTE DO RESULTADO DE OUTRA DEMANDA QUE QUESTIONAVA O ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE PATENTE. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO NA OUTRA DEMANDA. EXTENSÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO LIMITE DE 20 ANOS PARA VIGÊNCIA DE PATENTE É CONTADO DO DEPÓSITO DO PRIMEIRO PEDIDO NO EXTERIOR. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LPI, TRIPS E CUP. PRECEDENTE DO STJ. INSTITUTO DA PRORROGAÇÃO DE PATENTE É INCOMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO BRASILEIRO. PRECEDENTE DO STJ. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO. I - NYCOMED GMBH interpôs recurso de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC. A r. sentença entendeu que a ora apelante busca questionar na presente demanda o atoa dministrativo concessivo de sua patente, datado de 31.08.1999. II - Inicialmente, cabe analisar o pedido de ingresso da Associação Brasileira dasIndústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) na qualidade de amicus curiae. O interessado em ingressar na qualidade de amicus deverá atender aos requisitos legais de representatividade e de pertinência temática, sendo necessário ainda que a matéria debatida transcenda a esfera patrimonial das partes, possuindo relevância econômica e social. III - Ea hipótese em análise, vez que a ABIFINA é entidade classista de âmbito nacional que representa médios e grandes fármacos, possuindo expertise e previsão no estatuto social para atuar em demandas como a presente. Matéria debatida que transcende a esfera patrimonial das partes. sendo irrelevante o eventual interesse que o amicus detenha na decisão, bastando que as informações trazidas auxiliem o magistrado na compreensão da matéria. Pedido de ingresso deferido, devendo o amicus receber o processo no estado em que ele se encontra. IV - Não há prescrição, vez que o ato original de concessão da patente pipeline foi efetivamente atacado pela ação ordinária 2005.51.01.507516-0 em 12.04.2005, sendo indubitável que a pretensão aqui deduzida apenas surgiu da prorrogação da patente estrangeira. Como se trata de questão exclusivamente de direito e estando o feito maduro para julgamento, conheço do mérito da causa, na forma do artigo 515, §3°, do CPC. V - A referida ação ordinária tinha por objeto a correção do prazo de vigência da patente pipeline à luz da interpretação que a apelante confere ao artigo 230, §4° da LPI, efetivamente questionando o ato administrativo do INPI concessivo da patente. Sua pretensão foi julgada procedente em primeira instância, sendo posteriormente reformada por esta 2 Turma Especializada, que confirmou o prazo de vigência da patente pipeline até 07.09.2010. O recurso especial teve seu seguimento negado e o trânsito em julgado ocorreu em 12.06.2013. VI - Em decorrência, a patente pipeline em relação a qual a apelante requer prorrogação neste feito expirou em 07.09.2010, não havendo que se falar assim em extensão do seu prazo. VII - Entretanto, mesmo que este não fosse o caso, ainda assim a apelante não teria razão, vez que, na esteira do REsp 1.145.637/RJ, em interpretação sistemática da LPI, TRIPS e CUP, o prazo limite de 20 anos de vigência das patentes pipeline deve ser contado da data do primeiro depósito no exterior. VIII - Além disso, o instituto da prorrogação de patentes é incompatível com o sistema patentário brasileiro em razão de: (i) ausência de previsão legal, (ii) incompatibilidade entre a norma norte-americana e o ordenamento pátrio; e (iii) vigência do princípio da territorialidade. Precedente desta 2 Turma Especializada (TRF2, AC 409295, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgamento em 26.08.2008). IX - Provimento negado ao recurso de apelação." (grifos nossos)
Desta forma, admito a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, na qualidade de amicus curiae, fixando em seu favor os seguintes poderes nos termos do art.138, § 2º do CPC:
apresentar petições, subsídios e documentos;
oferecer quesitos e nomear assistente técnico;
manifestar-se sobre o laudo técnico pericial, inclusive com pedidos de esclarecimentos.
À Secretaria para retificação da autuação.
Na ausência de outras questões prévias, passo à fixação do ponto controvertido da lide, que na hipótese diz respeito à juridicidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro de patente BR112019013268-6.
Em que pese a argumentação de ambas as partes, embora haja manifestação da área técnica do INPI, verifico ser necessário o auxílio de profissional especializado na matéria.
Nomeio a perita MARTHA MARIA DE OLIVEIRA.
Quanto à juntada de novos documentos, poderá a parte autora apresentar novos documentos desde que os justifique na forma do artigo 435, parágrafo único do CPC.
Apresentem as partes seus quesitos, bem como, indiquem assistentes técnicos em 15(quinze) dias.
Após, intime-se a Perita Judicial, para ciência de sua nomeação, bem como, para apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, nos moldes do art. 465, § 2º, incisos I ao III do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dê-se ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05(cinco) dias na forma do artigo 357, §1º do CPC.
Após, voltem conclusos.