Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
AUTOR: RUBENS BITELLI LORENZETTI - EPP ADVOGADO do(a)
AUTOR: RAFAEL DE QUEIROZ - SP393055 ADVOGADO do(a)
AUTOR: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
REU: WELLINGTON GOMES PEREIRA ADVOGADO do(a)
REU: SAMUEL VIEIRA DE PINHO - SP328810 LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SENTENÇA
PODER JUDICIÁRIO 4ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5006546-28.2022.4.03.6100
Cuida-se de ação de procedimento ajuizada por RUBENS BITELLI LORENZETTI, nos autos qualificado, contra WELLINGTON GOMES PEREIRA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SÃO PAULO, objetivando a nulidade do registro do desenho industrial concedido ao réu sob o nº BR 30 2020 003199-7. Relata o autor que foi surpreendido com o recebimento de uma notificação extrajudicial encaminhada pelo réu Wellington Gomes Pereira, por meio da qual alegava ser “titular com exclusividade e em todo território nacional do Desenho Industrial n.º BR 30 2020 003199 7, depositado em 24/07/2020 e devidamente registrado em 18/08/2020 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”, requerendo que o autor cessasse e se abstivesse “imediatamente e por todo e qualquer meio, da fabricação, divulgação e comercialização do produtos que incorporem ou imitem o Desenho Industrial da Notificante, retirando-os de circulação e destruindo-os, inclusive em toda e qualquer propaganda”. Sustenta que passou a receber ligações e solicitações de esclarecimentos formais de seus maiores clientes que alegaram ter recebido notificações extrajudiciais encaminhadas diretamente pelo réu para que eles se abstivessem de adquirir e negociar tais produtos junto ao autor, sob pena de responderem cível e criminalmente pelos danos causados. Assevera, ainda, que o réu lavrou boletim de ocorrência eletrônico para que a autoridade policial competente investigasse o “crime de concorrência desleal”. Afirma que o registro do referido desenho industrial foi deferido pelo INPI em desacordo com as disposições constantes da Lei n. 9.279/96, prejudicando os interesses comerciais do autor. Esclarece que os pedidos de registro são processados junto ao INPI. Contudo, na dinâmica atual, os requerimentos são automaticamente concedidos pela autarquia, sem qualquer exame técnico que avalie o atendimento destes aspectos (originalidade e novidade). Ou seja, a concessão do registro do desenho industrial objetivado nestes autos não detém qualquer presunção de validade, porquanto não apreciado o mérito em si do desenho industrial, tendo-se o INPI se limitado a conceder automaticamente o registro requerido. Conclui afirmando que o registro do desenho industrial concedido ao réu pelo INPI (processo BR 30 2020 003199 7) não atende aos aspectos de originalidade e novidade, de forma que, nos termos do art. 112 da Lei n. 9.279/96, deve ser decretado nulo, retroagindo tais efeitos até a data de seu depósito. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 e juntou documentos. Recolheu as custas processuais (id 246440221). Indeferida a antecipação da tutela de urgência (id 246513905). O INPI requereu o seu ingresso no feito como litisconsorte necessário especial e requereu a sua manifestação após a contestação do réu (id 247166790). Devidamente citado, o réu ofertou contestação (id 266021574) aduzindo a incompetência relativa por estar o INPI sediado no Rio de Janeiro. Preliminarmente, aduz a sua ilegitimidade de parte, ao argumento de que a concessão do registro foi outorgada pelo INPI, parte legítima para responder no polo passivo. No mais, no caso de superação das questões prejudiciais, pugna pela improcedência do pedido, vez que extrapolado o prazo de 6 (seis) meses para impugnar o registro, previsto no artigo 51 da Lei nº 9.279/96. Assevera que é detentor do registro e não há qualquer ilegalidade na exclusividade da fabricação do produto e que o autor não produziu qualquer prova acerca da alegada falta dos critérios de originalidade e novidade. O autor noticiou a interposição do Agravo de Instrumento nº 5011574-41.2022.4.03.6100 (id 249521924). O INPI manifestou-se no id 265553181 acerca da sua intervenção na defesa de interesse difuso consistente na regularidade do sistema de propriedade industrial, sem conteúdo econômico, ante sua caracterização como órgão técnico imparcial. Opinou, no mais, pela procedência do pedido, requerendo sua isenção no pagamento de custas ou honorários advocatícios. Juntou documentos. Houve réplica (id 280655635). Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o INPI manifestou desinteresse na produção de outras provas (id 298667299). Não houve manifestação do autor e réu acerca do interesse na produção de outras provas. Comunicação do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região dando provimento parcial ao Agravo de Instrumento nº 5011574-41.2022.4.03.0000 (id 337956789). Certidão do trânsito em julgado juntada no id 340784960. Nada mais requerido, vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Afasto a arguição de incompetência relativa deste Juízo Federal, em razão do disposto no artigo 57 da Lei nº 9.279/96 e artigo 46 do Código de Processo Civil, já que o réu reside nesta Capital. A competência territorial fundada no domicílio do réu constitui a regra basilar do sistema processual civil brasileiro e mantém plena validade mesmo nas hipóteses em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI figure na demanda. A presença do INPI no polo passivo não tem o condão de afastar automaticamente essa regra. Embora o instituto seja autarquia federal, sua participação em demandas envolvendo direitos de propriedade industrial – como registros de marca ou patente – frequentemente ocorre em razão de imposição legal de intervenção ou de litisconsórcio necessário, sem que isso signifique que o conflito central deixe de ser de natureza eminentemente privada. Nesses casos, o INPI atua, em grande medida, como órgão técnico ou administrativo, incumbido da defesa da higidez do sistema registral, e não como verdadeiro titular do interesse substancial debatido em juízo. Não verifico, ainda, transcurso de prazo decadencial para a ação de nulidade tendo em vista que o artigo 51 da Lei nº 9.279/96 encontra-se na Seção II, que trata do processo administrativo de nulidade (e não do processo judicial). Quanto à legitimidade passiva, a ação de nulidade, de competência desta Justiça Federal, exige a intervenção do INPI, consoante disposto no artigo 57 e 175 da LPI, in verbis: Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Acerca do desenho industrial, dispõe o artigo 95 da Lei nº 9.279/96: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial, portanto, refere-se à aparência, ou seja, o aspecto estético ou ornamental aplicado a um produto e que proporcione resultado visual novo e original. De acordo com o artigo 96 da mesma lei, a “novidade” é requisito fundamental para a proteção e não pode ser considerado novo o desenho industrial compreendido no estado da técnica, acessível ao público antes da data de depósito do registro. Confira-se: Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. O desenho há de ser considerado original quando apresenta um visual distintivo em relação a outros anteriores e, ainda, deve ter aplicação industrial, com objetivo de proteção ao “design”. Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Segundo o artigo 109, o registro impede terceiros de usar, produzir, vender ou importar o produto, situação que o réu imputa ao autor, por meio do envio de notificação extrajudicial (id 246391131). O artigo 112 da Lei nº 9.279/96 prevê, ainda, a possibilidade do reconhecimento da nulidade do registro, em âmbito administrativo e também por meio de ação de nulidade, nos termos dos artigos 113 e 118, respectivamente. No caso dos autos, o INPI emitiu parecer técnico (id 265553181), após análise comparativa do produto registrado sob o nº BR 302020003199-7 e o que consta em anúncio no site da empresa Plasmond antes do depósito, concluindo que não há originalidade do produto registrado pelo réu. Confira-se: Portanto, não constada a originalidade do produto patenteado pelo réu na data do depósito, procede a pretensão de nulidade do registro nº BR 302020003199-7. Alega o INPI que sua intervenção processual é meramente assistencial, não cabendo sua condenação em honorários advocatícios. Entretanto, atua o INPI como litisconsorte, vez que suportará os efeitos da sentença e, ainda, foi o responsável pela análise dos requisitos para concessão da patente. A respeito, transcrevo a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE MARCA. INPI. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Não houve questionamento em contestação, da legitimidade do INPI, de qualquer sorte, é certo que a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e patentes e proceder ao exame de sua legalidade, e a pretensão da parte autora é de anulação de deferimento de marca concedida em favor do corréu. A demanda aqui ajuizada, portanto, tem por objeto precisamente a anulação do ato praticado pela autarquia e que confere direitos ao outro réu. Assim, a intervenção da autarquia nos autos é na qualidade de litisconsorte porque os efeitos da sentença aqui proferida determinará ou não a revisão de ato por ela praticado e que interferirá na esfera de interesses do corréu. Não se trata do caso de assistência, porque a citação do INPI, pela natureza do pedido deduzido, é obrigatória para que possa exercer o direito de defesa do ato por ele praticado e contra o qual se volta o autor. 2. Não obstante alegue a autarquia ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora não apresentou os argumentos apresentados nesta ação na via administrativa, é certo que as instâncias administrativa e judicial são independentes. 3. Quem deu causa à demanda, no caso, o INPI e a empresa ré, havendo o reconhecimento do pleito da inicial pela autarquia, deve responder juntamente com a empresa ré pelas despesas dela decorrentes, uma vez que havia o interesse de agir quando da propositura da ação. 4. O reconhecimento da procedência do pedido não tem o condão de afastar o princípio da causalidade e isentá-la de arcar com o ônus da sucumbência juntamente com a empresa ré, a teor do artigo 26 do CPC/73. 5. Apelação do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL - 1607696..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0004874-46.2008.4.03.6105..PROCESSO_ANTIGO: 200861050048740..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2008.61.05.004874-0, JUÍZA CONVOCADA TAÍS FERRACINI, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2017 ) A jurisprudência entende que, quando o INPI atua de forma considerada extraordinária (intervenção obrigatória sui generis), no exercício de função pública voltada à adequada execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.264.644. No caso concreto, porém, o INPI emitiu parecer técnico (id 265553181), após análise comparativa do produto registrado sob o nº BR 302020003199-7, concluindo que não há originalidade do produto registrado pelo réu. Nesse cenário, a condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é de rigor, em observância ao princípio da causalidade, visto que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deferir o registro de desenho industrial sem o requisito da originalidade.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do registro nº BR 30 2020 003199-7 do desenho industrial (copo dosador), resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios pelos réus, em partes iguais, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil. Custas “ex lege”. Sentença não sujeita ao reexame necessários, consoante artigo 496, § 3º do Código de Processo Civil. Registre-se e publique-se eletronicamente. Intimem-se. São Paulo, data lançada eletronicamente. RAQUEL FERNANDEZ PERRINI Juíza Federal