Procedimento Comum Cível 5005890-80.2018.4.03.6110 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5005890-80.2018.4.03.6110 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Baixa Definitiva

12/12/2023, 17:45

Trânsito em julgado

12/12/2023, 17:45

Publicação

21/09/2023, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

20/09/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA EXEQUENTE: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) EXEQUENTE: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) EXECUTADO: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242 S E N T E N Ç A Intimação - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 / 4ª Vara Federal de Sorocaba Recebo a conclusão nesta data. Cuida-se de Cumprimento de Sentença. Ajuizada ação declaratória de nulidade de registro de marca, com pedido de tutela de urgência, cumulada com indenização por ato ilícito. Sentença proferida ao ID 31622214 acolhe o pedido da exequente. Os embargos de declaração opostos pela exequente ao ID 32088882 foram acolhidos ao ID 34427191. Recursos de apelação interpostos pela parte executada aos ID 32408941 e 35738249, sendo conhecida parcialmente e provida a apelação do exequente INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, sendo negado provimento à apelação da executada CAFÉ NOVO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, majorando os honorários advocatícios devidos aos ID 252843614 e 252843618. Cálculo dos valores devidos apresentado pelo detentor dos honorários sucumbencias ao ID 256396055. Comprovante de transferência bancária realizada entre as partes ao ID 297030321. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Verifico que o pagamento das importâncias foi devidamente efetuado, conforme comprovante acostado ao ID 297030321. Destarte, há que se extinguir o feito em razão da satisfação da obrigação. Do exposto, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos definitivamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

20/09/2023, 00:00

Expedida/certificada

19/09/2023, 18:18

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

19/09/2023, 17:13

Conclusão (para julgamento)

13/09/2023, 15:20

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

22/08/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA EXEQUENTE: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) EXEQUENTE: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) EXECUTADO: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242 D E S P A C H O Diante do teor da certidão de ID 298467313/anexo resta prejudicado o Alvará de Levantamento n. 16/2023. Certifique a Secretaria o cancelamento do mesmo. ID 297030316/anexo: Remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção da execução. Intimem-se. Intimação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 / 4ª Vara Federal de Sorocaba

22/08/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA EXEQUENTE: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) EXEQUENTE: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) EXECUTADO: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242 D E S P A C H O Diante do teor da certidão de ID 298467313/anexo resta prejudicado o Alvará de Levantamento n. 16/2023. Certifique a Secretaria o cancelamento do mesmo. ID 297030316/anexo: Remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção da execução. Intimem-se. Intimação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 / 4ª Vara Federal de Sorocaba

22/08/2023, 00:00

Expedida/certificada

21/08/2023, 14:13

Mero expediente

21/08/2023, 14:03

Conclusão (para despacho)

21/08/2023, 13:20

Petição (Pedido de assistência litisconsorcial)

03/08/2023, 09:38

Documentos

Intimação

•20/09/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) APELANTE: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883-A, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242-A APELADO: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) APELADO: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) APELANTE: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883-A, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242-A APELADO: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) APELADO: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CAFE NOVO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Advogados do(a) APELANTE: LORIMARY GOMES GARCIA - SP270883-A, LUIZ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - SP409242-A APELADO: CAMILA MACHADO SILVA 37033390807 Advogado do(a) APELADO: SALMEN CARLOS ZAUHY - SP132756-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Do caso dos autos Pretende a parte autora a anulação do registro da marca "Bendita Cafeína", de titularidade da requerida, ao argumento de que fazia uso dessa expressão anteriormente como marca. Em reconvenção, pretende a requerida-reconvinte a condenação da autora a abster-se de fazer uso da marca e ao pagamento de indenização pelo uso indevido e por litigância de má-fé. Passo a analisar topicamente os temas trazidos a julgamento. Da posição processual do INPI No que se refere à apelação do INPI, tenho que assiste razão à autarquia ao pleitear o reconhecimento de que figurou na causa como assistente especial da ré, e não como correquerida. No caso dos autos, por se tratar de ação anulatória de registro da qual o INPI não é autor, sua intervenção no feito ocorre ex lege, por expressa previsão do art. 175 da Lei n° 9.279/96: Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e de assistente especial (intervenção sui generis) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. Em outras palavras, versando a discussão sobre vício intrínseco de registro de marca (e não extrínseco), o INPI atuou no feito por imposição legal para preservação do interesse público, que pode ou não coincidir com os interesses das partes. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/08/2016). (destaquei). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. PREEXISTÊNCIA DE OBJETOS VISUALMENTE SEMELHANTES AO OBJETO DO DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE. NULIDADE DO REGISTRO. INTERVENÇÃO DO INPI NO FEITO. ASSISTENTE SIMPLES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDA E PROVIDA. 1. Muito embora tenha constado do recurso de apelação "Sérgio de Souza Vinagre e Outro", a denotar que o apelo foi manejado tanto pelo corréu pessoa física quanto por Sérgio de Souza Vinagre-EPP, verifica-se que a pessoa jurídica em comento foi excluída da lide por ilegitimidade passiva e que o recurso versa, exclusivamente, sobre as condenações impostas ao outro correquerido. Sendo assim, não conheço do recurso de apelação interposto por Sérgio de Souza Vinagre-EPP, por absoluta ausência de razões recursais. 2. Afastada a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo Sentenciante formou o seu convencimento com base nos elementos probatórios coligidos aos autos, sem necessidade de produção de outras provas, como se verá quando da análise do mérito, não se verificando qualquer prejuízo processual à coapelante em decorrência da ausência de oportunidade para produção de prova pericial. 3. São requisitos para a registrabilidade do desenho industrial a novidade, decorrente do fato de não estar o registro compreendido no estado da técnica, e a originalidade, assim entendida a distinção da configuração visual do desenho com relação a outros objetos anteriores. Inteligência dos art. 95, 96, caput, e 97, caput, da Lei n° 9.279/96. 4. Os elementos dos autos permitem concluir pela existência, antes do depósito do pedido de registro pelo corréu Sérgio, de outras esporas visualmente semelhantes ao desenho industrial apresentado por esta parte ao INPI. Daí porque correta a sentença ao declarar a nulidade do registro de desenho industrial em comento. 5. A determinação judicial de que o corréu Sérgio se abstenha do uso do registro industrial em questão não impediu a parte de continuar a fabricar e comercializar esporas, como alega o coapelante, mas determinou que se abstivesse do uso do registro de desenho industrial, o que é bastante diverso, sendo certo que a vedação diz com o exercício de poderes e faculdades inerentes ao suposto direito de propriedade industrial que adviria ao autor do registro de desenho industrial que foi anulado nestes autos. 6. A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e de assistente especial (intervenção sui generis) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. 7. No caso dos autos, a parte autora intentou a presente demanda objetivando a anulação de registro de desenho industrial por entender que o objeto não é registrável, tratando-se, portanto, de vício intrínseco, hipótese em que o INPI intervém no feito na qualidade de assistente especial, uma vez que não deu causa à propositura da ação, mas, de modo diverso, atua no feito por imposição legal para preservação do interesse público, que pode ou não coincidir com os interesses das partes. Afastada, portanto, sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 8. Apelação de Sérgio de Souza Vinagre-EPP não conhecida. 9. Apelação de Sérgio de Souza Vinagre não provida. 10. Apelação do INPI provida. (TRF da 3ª Região, Apelação Cível n° 0002755-29.2005.4.03.6102/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, e-DJF3: 10/10/2018) (destaquei). No caso concreto, reconheceu-se a nulidade do registro de titularidade da requerida por vício intrínseco, a saber: a colidência do objeto do registro com outro, de titularidade da requerida. Forçoso reconhecer, portanto, que a atuação do INPI no feito se deu ex lege, vindo a autarquia a se manifestar favoravelmente à ré por entender que essa seria a solução jurídica mais correta ao caso, o que lhe é permitido fazer em prol do interesse público. Da suposta condenação do INPI em honorários advocatícios Não conheço do pedido do INPI de afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve tal condenação em sentença. A única parte condenada em honorários foi a ré Café Novo Sabor, em razão de sua sucumbência na reconvenção. Na ação principal, entendeu o Juízo que a própria autora é quem teria dado causa à demanda ao se opor intempestivamente, na via administrativa, aos pedidos de registro formulados pela ré. Do mérito da causa Para melhor compreensão da discussão aqui posta, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação adotada em sentença (ID 193012905): "(...) É incontroverso que o pedido de registro da marca “Bendita Cafeína” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI pelo requerido Café Novo Sabor Indústria e Comércio Ltda. foi feito primeiro, no processo n. 910891532 em 12/04/2016 (ID 13193528), em relação ao pedido feito pela autora Camila Machado Silva, processo n. 911857630, em 01/11/2016 (ID 13193509). Após regular tramitação do procedimento administrativo perante o INPI, em 16/10/2018 foi concedido o registro da marca ao requerido. A questão controversa nos autos refere-se à alegação de anterioridade do uso pela autora, o que lhe assegura o direito de precedência de registro, assunto não analisado no bojo do procedimento administrativo por nele a requerente ter se manifestado intempestivamente. Ao tratar dos direitos sobre a marca a Lei n. 9.279/96, que versa sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe: (...) Diante de expressa previsão legal assegurando o direito de precedência ao registro a quem, de boa-fé, esteja usando marca idêntica ou semelhante há pelo menos 6 meses antes da data do pedido de concessão da marca, mister analisar as provas produzidas nos autos. Além do registro da marca na Junta Comercial e na Receita Federal (ID 13190963) em 15/11/2015, sendo criada a pessoa jurídica com o nome de sua responsável legal, Camila Machado Silva, e com a denominação comercial de BENDITA CAFEÍNA COFFEE SHOP, verifica-se do conjunto probatório a utilização de boa-fé da marca em outras ocasiões, compreendidas no período de até 6 meses antes de 12/04/2016: Foto de 19/12/2015 nas redes sociais (fl. 3 do ID 13190519) traz o carrinho de café com a marca “Bendita Cafeína” bem estampada. O domínio “benditacafeína.com” foi registrado no site “UOLHOST” em 28/10/2015 (ID 13193534 – fl. 9). O domínio “benditacafeína.com.br” foi registrado no site “registro.br” em 28/10/2015 (ID 13193534 – fl. 10). As fotos em redes sociais também comprovam o uso da marca pela Requerente, com o usuário “Bendita Cafeína Coffee Shop” no Facebook em 29/10/2015, 10/11/2015, 03/12/2015, 19/12/2015 (ID 13193534 – fls. 11/14). Por conseguinte, reconheço o direito de registro da marca “Bendita Cafeína” à autora Camila Machado Silva, eis que esteve comprovado nos autos que a marca, de sua criação, era por ela utilizada de boa-fé nos seis meses anteriores ao pedido de registro formulado pelo requerido ao INPI. Rejeito a condenação do requerido ao pagamento de indenização sugerida em R$100.000,00, eis que seu pedido de registro da marca para si, mesmo sabendo que criada e utilizada por outrem, em que pese possa ser considerada imoral, não é ilegal. Ante a desídia da autora em proceder ao registro da marca perante o INPI, qualquer pessoa teria o direito de requerer a concessão. (...)". Contra a decisão insurge-se a autora-reconvinte, sustentando (i) que os áudios trazidos aos autos pela autora seriam ilegais, porque frutos de uma gravação unilateral, não consensual e premeditada, (ii) que a autora apresentou oposições aos pedidos de registro intempestivamente, (iii) que o documento de situação cadastral junto à Receita Federal é posterior aos pedidos de registro e, portanto, a autora pode ter modificado para fazer constar o nome empresarial "Bendia Cafeína" e (iv) que não há prova do uso da marca "Bendita Cafeína" no período anterior a 12/10/2015 (ID 193012927). Da licitude das gravações unilaterais juntadas aos autos Muito embora o Juízo Sentenciante não tenha se valido do teor da gravação mencionada pelo apelante, registro que é pacífico na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é lícita a gravação de conversa por um de seus interlocutores, ainda que sem o conhecimento dos demais, como exemplifica o seguinte precedente: "EMENTA: ELEITORAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VOTOS. GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES: LICITUDE. SÚMULA 279 DO STF. I. - A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la, futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de defesa. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Ausência de novos argumentos. IV - Agravo regimental improvido" (destaquei). (STF, AI n° 666.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgamento em 06/11/2007). Embora alegue a apelante que tal gravação teria sido premeditada, não há nenhuma prova dessa alegação. Tampouco a parte se contrapõe ao teor dos diálogos gravados ou explica em qual(is) trecho(s) eles não corresponderiam à verdade dos fatos. Mais adiante tratarei, ainda que brevemente, do teor dessas conversas. Da apresentação intempestiva de oposição administrativa Dito isso, consigno que o fato de a autora ter apresentado intempestivamente oposição administrativa ao pedido de registro de marca formulado pela requerida, na forma do artigo 158 da Lei n° 9.279/96, por si só, não afasta o seu direito de pleitear judicialmente a anulação do registro concedido à demandada. A consequência legalmente prevista dessa ausência de oposição - ou do seu manejo intempestivo - é tão somente o prosseguimento da análise do requerimento pelo INPI, e não a convalidação de eventual ilegalidade quanto ao objeto do pedido. Decidir de modo diverso - pela impossibilidade de demonstração, em âmbito judicial, da nulidade do registro de marca alegada pela autora - importaria em verdadeira negativa de jurisdição, em violação à garantia de acesso ao Judiciário prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Neste sentido já decidiu esta Corte: "DIREITO EMPRESARIAL. MARCAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL DO PEDIDO DE NULIDADE. PRODUTOS IDÊNTICOS. SEMELHANÇA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. ART. 124, XIX, DA LPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Pretende a parte autora, titular dos registros das marcas "Aeroteto" e "Aeromax", a declaração de nulidade de marca de titularidade da ré, "Aeropoli", todas destinadas a identificar um tipo de cobertura metálica que tem a funcionalidade de abrir e fechar. 2. O fato de a autora não ter apresentado oposição administrativa ao pedido de registro de marca formulado pela requerida, na forma do artigo 158 da Lei n° 9.279/96, por si só, não afasta o seu direito de pleitear judicialmente a anulação do registro concedido à demandada. A consequência legalmente prevista dessa ausência de oposição é tão somente o prosseguimento da análise do requerimento pelo INPI, e não a convalidação de eventual ilegalidade quanto ao objeto do pedido. 3. Presente hipótese legal de nulidade da marca conferida à ré, possível sua anulação judicial, ainda que não tenha a parte interessada apresentado oposição administrativa ao requerimento. 4. A marca da requerida, "Aeropoli", é posterior às marcas de titularidade da autora, designa produto idêntico e tem clara semelhança gráfica e fonética com os elementos nominativos das marcas da autora, "Aeroteto" e "Aeromax", tudo a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação entre marcas pelo público consumidor, sendo correta, portanto, a anulação da marca da demandada com fundamento no artigo 124, inciso XIX da Lei n° 9.279/96. 5. Deixa-se de aplicar a regra prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi proferida antes de 18 de março de 2016 (art. 14 do CPC/2015 e Enunciado Administrativo n° 7/STJ). 6. Apelação não provida". (TRF da 3ª Região, Apelação Cível n° 0004250-70.2012.4.03.6100/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 15/04/2021, DJEN: 20/04/2021). Daí porque não pode prosperar a argumentação recursal de que a norma contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI prevê a impossibilidade do registro da marca, mas não a anulação deste registro, quando concedido. Não há direito adquirido à manutenção de registro de marca ilegalmente concedido. Da nulidade do registro das marcas de titularidade da requerida Como visto até aqui, o Juízo de Origem reputou demonstrado o uso anterior, de boa-fé, da marca "Bendita Cafeína" pela autora, vindo a decidir pela anulação dos registros da requerida com fundamento no artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 9.279/96, que assim dispõe: " Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento". Com efeito, a apelante tem razão ao alegar que alguns dos documentos mencionados em sentença são posteriores ao pedido de registro formulado pela requerida. Nada obstante, há outros que demonstram, inequivocamente, que a autora fazia uso da marca "Bendita Cafeína" em datas anteriores. Dentre eles, destaco: - documento intitulado "Instrumento particular de participação do direito de uso de área em evento", firmado em 21/06/2016, relativo à participação da autora no evento "12° AT! Bazar", com uso do nome fantasia "Bendita Cafeína Cofee Shop" (ID 193012549); - documento intitulado "Contrato de parceria WBAZAR", firmado em 02/11/2016, relativo a evento no qual a autora participaria com o seu "food truck" (ID 193012550); Destaco que em todos esses documentos consta que a autora faria uso do nome fantasia "Bendita Cafeína Coffee Shop". Além disso, há fotografias nos autos que revelam que o modelo de negócio explorado pela autora consiste no fornecimento de café, outras bebidas e doces expostos sobre uma bicicleta, com o logotipo "Bendita Cafeína" (ID 193012567, 193012568 e 193012569). Em que pese essas fotografias não sejam datadas, há nos autos um documento que comprova a compra de um veículo descrito como "triciclo food trike dianteiro", equipado com um "ombrellone - guarda-sol", em 22/10/2015, pelo preço de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) (ID 193012546). Ao que tudo indica, Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY Trata-se de apelações interpostas pelo INPI e por CAFÉ NOVO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME contra sentença proferida em ação pelo procedimento comum movida por CAMILA MACHADO SILVA - ME objetivando a anulação de registro de marca. Narra a microempresária autora em sua inicial que registrou seus atos constitutivos na JUCESP e na Receita Federal em 15/11/2015, consignando que fazia uso do nome fantasia "Bendita Cafeína Coffee Shop", fazendo uso desse nome para estampar carrinhos de venda de café e bebidas derivadas em shoppings centers. Diz que, em fevereiro de 2017, abriu sua primeira loja física, também se valendo desse nome. Afirma que participou de um evento, em data que não se recorda, no qual foi abordada por um representante da requerida Café Novo Sabor, que se mostrou interessadíssimo nas ideias da autora e propôs, sem maiores cerimônias, uma parceria ou sociedade, o que foi de pronto recusado pela requerente. Diz que, por não contar com um robusto assessoramento técnico-jurídico, só veio a requerer o registro da marca "Bendita Cafeína" junto ao INPI em 01/11/2016, vindo a ser surpreendida pela constatação de que a ré Café Novo Sabor já havia requerido o registro da marca em 12/04/2016 e 18/10/2016 (ID 193012535). Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 193012819). Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento pela autora, no qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 193012825). Contestações pelo INPI e pela ré CAFÉ NOVO SABOR (ID 193012826 e 193012837). A ré CAFÉ NOVO SABOR propôs reconvenção em face da autora, com pedido de abstenção de uso, pela requerente, da marca "Bendita Cafeína" e condenação da demandante ao pagamento de indenização pelo uso indevido da marca e de multa por litigância de má-fé (ID 193012837). Contestação à reconvenção pela autora-reconvinda (ID 193012853). A E. Primeira Turma deste Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, em acórdão de minha Relatoria (ID 193012883). Em sentença datada de 04/05/2020, o Juízo de Origem rejeitou o pedido reconvitório e acolheu o pedido autoral para anular o registro da marca "Bendita Cafeína", condenando a ré CAFÉ NOVO SABOR a se abster de utilizar a marca. Deixou de condenar os réus em honorários advocatícios por entender que não deram causa à propositura da demanda, uma vez que a celeuma poderia ter sido resolvida na via administrativa se a autora tivesse manifestado tempestivamente (ID 193012905). Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados e aclaratórios opostos pela autora foram acolhidos para condenar a requerida em honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, fixados em 10% sobre o valor atualizado ali postulado (ID 193012910, 193012912 e 193012922). O INPI apela requerendo que seja reconhecida sua posição processual de assistente especial. No mérito, pede o julgamento de improcedência do pedido autoral, sustentando, em síntese, que não houve prova efetiva de que a autora utilizava o nome empresarial "Bendita Cafeína" antes do pedido de registro formulado pela ré (ID 193012913). A ré CAFÉ NOVO SABOR apela para ver acolhido o seu pedido reconvitório, sustentando, em síntese, que a autora manifestou-se intempestivamente nos processos administrativos do INPI, que não houve prova da alegada utilização anterior da marca (ID 193012927). Contrarrazões pela parte autora (ID 193012936). É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5005890-80.2018.4.03.6110 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY trata-se da bicicleta utilizada pela autora para venda de seus produtos. Oportuno destacar, ainda, que a autora alegou em sua inicial que fazia uso da referida marca anteriormente, que veio a conhecer um dos representantes da ré em um evento e que foi assim que a demandada teve ciência da existência da marca, vindo a requerer seu registro posteriormente. Essa narrativa jamais foi impugnada pela ré nesses autos, uma vez que a parte se limitou a afirmar, em contestação/reconvenção, que "(a)ntes de realizar os pedidos, a Requerida fez um trabalho extremamente cuidadoso de pesquisa para verificar se haveria alguma marca que fosse considerada como óbice para a concessão dos registros" (ID 193012837 - pág. 04). Na verdade, entendo que há elementos que comprovam a tese fática trazida pela requerente, dentre os quais destaco: - diálogo havido entre a autora e pessoa que se identificou como "Alessandro da Bendita Cafeína", por meio do aplicativo de mensagens "Whatsapp". Em síntese, o interlocutor pede à autora que não mais utilize a marca "Bendita Cafeína". Chama a atenção o trecho em que a autora afirma textualmente "(e)u tenho como provar que uso antes o nome", assertiva que o interlocutor não questiona (ID 193012803); - diálogo havido entre a autora, terceira pessoa (provavelmente o marido da microempresária autora) e um representante da ré, de prenome Alessandro, gravado unilateralmente pela requerente. Embora não esteja claro quem são os demais participantes, não há dúvida de que um deles é representante da requerida. A existência do encontro e o teor da conversa não foram impugnados pela demandada, como visto até aqui (ID 193012895/193012900). Sobre esse diálogo, destaco os seguintes pontos relevantes para o deslinde da causa: i. O momento em que a autora diz que Alessandro tomou o caminho errado para propor uma parceria com a autora, ao que Alessandro responde que "o mundo dos negócios não é fácil" e que pretende ganhar metade dos ganhos da empresa autora "daqui pra frente", sem participar dos ganhos que a requerente já havia obtido; ii. O momento em que Alessandro diz que "apesar de tudo o que aconteceu", pretende ser parceiro da autora; iii. O momento em que o terceiro pergunta a Alessandro o que ele teria para "agregar" ao negócio, ao que Alessandro responde: "a marca", e a autora rebate dizendo que a marca é dela e ela tem como provar isso. Alessandro explica com um exemplo: registrou a marca "Oficial" para mais de mil produtos e serviços, cada um com uma classe NCL diferente. Ao final, pergunta em qual classe a autora quer discutir o registro da marca; iv. O momento em que a autora diz que, quando conheceu Alessandro, já tinha uma "bike", que está concretizando os seus planos em relação à marca, e que os seus planos estão sendo dificultados pelas coisas que Alessandro está fazendo; v. O momento em que a autora e o terceiro dizem que Alessandro os conheceu "naquele evento, no Vila Sansu", apertou as mãos de ambos, deu seu cartão, convidou-os para conhecer a sua torrefação e disse que eles poderiam ser parceiros. A autora e o terceiro dizem que ficaram muito felizes naquele dia, mas que essa confiança foi quebrada pela conduta de Alessandro. Alessandro responde que vislumbrou essa marca e a vendeu, e que a autora e o terceiro em nenhum momento pensaram em fazer isso. A autora diz que criou a marca. Alessandro não contesta. A autora diz que foi procurada inúmeras vezes para franquear a marca e nunca teve interesse. De uma análise sistemática dos elementos probatórios constantes dos autos, concluo o seguinte: a autora fazia uso da marca "Bendita Cafeína Coffee Shop" desde data não especificada nos autos, mas certamente anterior ao primeiro pedido de registro de marca formulado pela autora (12/04/2016). Algum representante da ré veio a saber da existência dessa marca e requereu seu registro junto ao INPI, vindo a obtê-lo. O INPI rejeitou a oposição administrativa apresentada pela autora em razão de sua intempestividade. A requerida passou a procurar a autora, primeiramente, para que ela deixasse de fazer uso da marca e, depois, para propor uma parceria. Pois bem. Naturalmente, não se olvida da existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que o registro de marca conferido pelo INPI é de natureza constitutiva e que, com isto, se tem por regra a concessão do registro àquele que primeiro o requerer. Nada obstante, isto não se presta a legitimar a atividade daquele que, tomando conhecimento da existência de uma marca preexistente no mercado (e ainda sem registro), corre ao balcão da autarquia para registrar outra marca idêntica como sua, pegando verdadeira "carona" no prestígio obtido ao longo dos anos pela marca primitiva junto ao público consumidor. Ou pior: registrando a marca com o fito único de "vendê-la" posteriormente ao seu próprio criador, como pretende a requerida. Ao contrário, é exatamente este tipo de prática que o direito de propriedade industrial visa coibir, e é isto que muito possivelmente se está a verificar no caso concreto. Há que se ter em mente que o direito marcário visa tutelar as criações de elementos originais que identificam um determinado produto ou serviço, e não a esperteza de quem constata a existência de uma marca não registrada e procura obter o seu registro antes do seu verdadeiro criador. Portanto, demonstrado nos autos que a autora fazia uso da marca "Bendita Cafeína Coffee Shop" de boa-fé, há mais de seis meses antes do pedido de registro da marca "Bendita Cafeína" pela requerida, correta a decisão de anulação dos registros concedidos à demandada, com fundamento no artigo 129, § 1° da Lei n° 9.279/96. Da suposta litigância de má-fé Rejeito o pedido da apelante de condenação da autora em litigância de má-fé, uma vez que a conduta da demandante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de litigância ímproba. Não há má-fé na conduta da demandante que ofertou oposição administrativa intempestivamente, bem como não há prova nos autos de que só depois dos pedidos de registro da requerida é que a autora teria procurado fazer prova do uso da marca "Bendita Cafeína". Diversamente, entendo que a autora tem razão quanto ao seu pleito e em nenhum momento alterou a verdade dos fatos ou litigou contra texto expresso de lei. Dos honorários advocatícios Como visto até aqui, não houve condenação do INPI em honorários em sentença e estou a conhecer parcialmente e, nessa extensão, a dar provimento ao seu recurso, de sorte que não há que se falar em honorários recursais em desfavor da autarquia. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante Café Novo Sabor para 12% do valor atualizado da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015. Dispositivo Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar provimento à apelação do INPI para reconhecer a sua posição processual de assistente especial da requerida e negar provimento à apelação da ré, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante reconvinte para 12% do valor atualizado da reconvenção. É como voto. E M E N T A DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "BENDITA CAFEÍNA". OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. DIREITO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VALIDADE DA MARCA. MARCA CRIADA E UTILIZADA PELA AUTORA. RÉ QUE REQUEREU E OBTEVE REGISTRO DA MARCA. NULIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Pretende a parte autora a anulação do registro da marca "Bendita Cafeína", de titularidade da requerida, ao argumento de que fazia uso dessa expressão anteriormente como marca. Em reconvenção, pretende a requerida-reconvinte a condenação da autora a abster-se de fazer uso da marca e ao pagamento de indenização pelo uso indevido e por litigância de má-fé. 2. Em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e de assistente especial (intervenção sui generis) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Não se conhece do pedido do INPI de afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve tal condenação em sentença. 4. O fato de a autora ter apresentado intempestivamente oposição administrativa ao pedido de registro de marca formulado pela requerida, na forma do artigo 158 da Lei n° 9.279/96, por si só, não afasta o seu direito de pleitear judicialmente a anulação do registro concedido à demandada. A consequência legalmente prevista dessa ausência de oposição é tão somente o prosseguimento da análise do requerimento pelo INPI, e não a convalidação de eventual ilegalidade quanto ao objeto do pedido. Precedente desta Corte. 5. O direito marcário visa tutelar as criações de elementos originais que identificam um determinado produto ou serviço, e não a esperteza de quem constata a existência de uma marca não registrada e procura obter o seu registro antes do seu verdadeiro criador. 6. Demonstrado nos autos que a autora fazia uso da marca "Bendita Cafeína Coffee Shop" de boa-fé, há mais de seis meses antes do pedido de registro da marca "Bendita Cafeína" pela requerida, correta a decisão de anulação dos registros concedidos à demandada, com fundamento no artigo 129, § 1° da Lei n° 9.279/96. 7. Honorários advocatícios devidos pela apelante Café Novo Sabor majorados para 12% do valor atualizado da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015. 8. Apelação do INPI parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida para reconhecer a sua posição processual de assistente especial da requerida. 9. Apelação da ré não provida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente e, nessa extensão, deu provimento à apelação do INPI para reconhecer a sua posição processual de assistente especial da requerida e negou provimento à apelação da ré, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante reconvinte para 12% do valor atualizado da reconvenção, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

28/03/2022, 00:00

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Advogados / Representantes(6)

Baixa Definitiva

Trânsito em julgado

Publicação

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

Conclusão (para julgamento)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Petição (Pedido de assistência litisconsorcial)

Todas as movimentações(76)