Procedimento Comum Cível 5012549-38.2018.4.03.6100 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5012549-38.2018.4.03.6100 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Baixa Definitiva

25/06/2026, 08:21

Trânsito em julgado

25/06/2026, 08:20

Publicação

04/05/2026, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

30/04/2026, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129 ADVOGADO do(a) AUTOR: ANA CAROLINE DA SILVA ADVOGADO do(a) AUTOR: NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209 ADVOGADO do(a) AUTOR: CAROLINA PEYRES DA SILVEIRA - SP440694 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SENTENÇA Sentença Tipo B - PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 Trata-se de execução de sentença judicial com vistas à satisfação do direito acobertado pela coisa julgada. Da documentação juntada aos autos, documento id nº. 552602634, conclui-se que o devedor cumpriu sua obrigação, na qual se fundamenta o título executivo, o que enseja o encerramento do feito, por cumprido o objetivo fundamental do processo de execução. O pagamento referente honorários advocatícios devidos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI foi efetuado através de GRU, documento id nº 552602634, que requereu a extinção do feito. Isto Posto, DECLARO EXTINTO o feito com julgamento de seu mérito específico, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas como de lei. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. SãO PAULO, 29 de abril de 2026. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal

30/04/2026, 00:00

Expedida/certificada

29/04/2026, 18:35

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

29/04/2026, 17:51

Conclusão (para julgamento)

29/04/2026, 13:24

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

13/03/2026, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129 ADVOGADO do(a) AUTOR: ANA CAROLINE DA SILVA ADVOGADO do(a) AUTOR: NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209 ADVOGADO do(a) AUTOR: CAROLINA PEYRES DA SILVEIRA - SP440694 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESPACHO ID 552602633: Ciência à parte ré. Em nada mais sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, tornem os autos conclusos para sentença de extinção. Int. SãO PAULO, 9 de março de 2026. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100

13/03/2026, 00:00

Expedida/certificada

12/03/2026, 18:07

Mero expediente

09/03/2026, 16:53

Conclusão (para despacho)

09/03/2026, 14:35

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

19/12/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129 ADVOGADO do(a) AUTOR: ANA CAROLINE DA SILVA ADVOGADO do(a) AUTOR: NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESPACHO Ciência às partes do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, sobrestem-se os autos, aguardando o transcurso do prazo prescricional para execução do julgado. Int. São Paulo, 18 de dezembro de 2025. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100

19/12/2025, 00:00

Documentos

Sentença Tipo B

•30/04/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - decisão DECISÃO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: RELATÓRIO O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante. Por força do art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios. No caso dos autos, a parte embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à fixação de ônus sucumbenciais no julgamento que reformou integralmente a sentença. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo: “(...) Portanto, retomando as circunstâncias previstas no art. 100, II, da Lei nº. 9.279/1996, que obstam o registro do desenho industrial pretendido pela parte autora, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida, para que que seja julgado improcedente o pedido deduzido inicialmente pela parte autora, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelante, mantido o percentual fixado pelo juízo de origem a esse título. (...)” (destaquei) Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019. Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em face de acórdão deste colegiado. Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, a parte embargante pede que seja sanado o problema que indica. Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É o voto. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL (CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM COXIM). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE REGISTRO. AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DO OBJETO DECORRENTE DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU FUNCIONAIS. PEÇA QUE INTEGRA O CONJUNTO MECÂNICO DO VEÍCULO, NÃO VISÍVEL EM SUA CONFIGURAÇÃO EXTERNA. ORNAMENTALIDADE IRRELEVANTE. INADMISSIBILIDADE DO REGISTRO (ART. 100, II, DA LEI Nº 9.279/1996). - Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. - Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante. - O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. CARLOS FRANCISCO Desembargador Federal

15/10/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação Intimação de pauta - I N T I M A Ç Ã O D E P A U T A D E J U L G A M E N T O São Paulo, 8 de agosto de 2025 Processo n° 5012549-38.2018.4.03.6100 (APELAÇÃO CÍVEL (198)) O seu processo foi incluído para julgamento na sessão abaixo. Se não for julgado nesse dia e não houver adiamento oficial, ele será colocado em uma nova pauta. Detalhes da Sessão: Tipo da sessão de julgamento: ORDINÁRIA VIRTUAL (SEM VIDEOCONFERÊNCIA) Data: 07-10-2025 Horário de início: 14:00 Local: (Se for presencial): Segunda Turma - Sala Virtual, Torre Sul – Av. Paulista, 1.842, Cerqueira César, São Paulo/SP - Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) (Se for virtual assíncrona): https://plenario-virtual.app.trf3.jus.br/ As sessões virtuais assíncronas terão duração de 3 dias úteis. Destinatário: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Como solicitar Sustentação Oral em sessões presenciais ou híbridas O pedido deve ser feito preferencialmente até 48 horas antes do início da sessão de julgamento pelo formulário eletrônico no site do Tribunal; Também é possível solicitar presencialmente, até o início da sessão; Se a sessão for exclusivamente presencial e houver suporte técnico, advogados de outras cidades podem participar por videoconferência. O pedido deve ser feito até as 15h do dia útil anterior à sessão, apenas pelo formulário eletrônico. Para mais informações sobre a sessão, entre em contato pelo e-mail da subsecretaria processante, disponível no site do Tribunal. Como realizar Sustentação Oral em sessão virtual assíncrona A sustentação oral deve ser juntada (não é necessário ser requerida), pelo Painel de Sessão Eletrônica, até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, conforme as regras da Resolução CNJ N. 591/2024 (art. 9º, caput), respeitados o tipo e tamanho de arquivo fixados para o PJe, bem como a duração máxima estabelecida para esse ato (Resolução PRES 764, de 30 de janeiro de 2025). Como solicitar Destaque em sessão virtual assíncrona O pedido de destaque (de não julgamento do processo na sessão virtual em curso e reinício do julgamento em sessão presencial posterior) deve ser enviado, pelo Painel de Sessão Eletrônica, até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, conforme as regras da Resolução CNJ N. 591/2024 (art. 8º, II). Como realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato em sessão virtual assíncrona A petição com os esclarecimentos prestados pelos advogados e procuradores deve ser apresentada exclusivamente pelo Painel de Sessão Eletrônica, respeitado o tipo e tamanho de arquivo, permitidos no PJe (Resolução PRES 764, de janeiro de 2025) antes da conclusão do julgamento do processo. Para mais informações sobre a sessão e a ferramenta eletrônica utilizada, entre em contato pelo e-mail da subsecretaria processante, disponível no site do Tribunal.

11/08/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927-A, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129-A, NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Registro, inicialmente, que embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente. No caso dos autos, o que se pretende é o reconhecimento de que o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de desenho industrial não encontra amparo nos dispositivos previstos na Lei de Propriedade Industrial (LPI) que regulam a matéria, mais precisamente nos artigos 95 a 100, da Lei nº 9.279/1996. Tratando-se, portanto, de controle dos parâmetros da legalidade do ato administrativo, não há que se falar em ofensa à dependência harmônica dos poderes. Sobre o tema, oportuna a transcrição dos julgados a seguir colacionados: "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental que se nega provimento." (ARE 866620 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-04/05/2016) APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DE MARCA. INDEPENDÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS PODERES DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS. CONJUNTO MARCÁRIO. GRAFIA E FONÉTICA. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ofende à independência harmônica dos poderes da República a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade do ato administrativo que indeferiu registro de marca, com fundamento nas situações de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei nº 9.279/96. (...) (ApCiv nº 5000477-19.2018.4.03.6100, Relator: Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, TRF, v.u., Data do julgamento: 27/09/2021, DJEN: 29/09/2021) " Deve ser afastada ainda a alegação de julgamento extra petita. Ainda que a parte autora não tenha formulado pedido expresso de reabertura do procedimento administrativo para realização de nova análise dos pedidos de registro pelo INPI, o entendimento lançado na sentença no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses previstas no art. 100, da LPI, fundamento que havia levado ao indeferimento do pedido administrativo, impõe a análise do preenchimento dos demais requisitos legais exigidos para o registro, entendendo o magistrado que essa atribuição deve recair sobre a própria autarquia. Tal determinação, por si só, não extrapola os limites da lide. Dito isso, cumpre assinalar que em vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”. A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. No que concerne especificamente ao desenho industrial, o art. 95, da Lei nº 9.279/1996 considera como tal “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. De acordo com o conceito legal, o desenho industrial corresponde à modificação de um objeto já existente, de modo a conferir-lhe um aspecto visual novo e original em razão da aplicação de uma forma plástica ornamental (características tridimensionais) ou de um conjunto também ornamental de linhas e cores (características bidimensionais), industrialmente replicáveis, diferenciando-o em relação à concorrência por elementos estéticos próprios, a fim de torná-lo mais atraente aos consumidores. O caráter ornamental a que se refere a lei evidencia que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial está relacionada às características visuais decorativas e acessórias, definidoras de sua aparência. É preciso, portanto, que o produto se destaque e se diferencie dos demais por sua configuração externa (não há proteção para as características que se tornem visíveis apenas se o produto vier a ser desmontado), desvinculada de suas funções técnicas ou funcionais, mesmo porque, houvesse incremento ou melhoria na funcionalidade do objeto, estaríamos diante não de um desenho industrial, mas de um modelo de utilidade (art. 9º, da Lei nº 9.279/1996), sujeito às normas patentárias. A propósito, oportuna a transcrição do seguinte julgado: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSÓRIO DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE 8801225-5. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA PERÍCIA QUE RESPALDA O JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE NOVIDADE NO MODELO DE UTILIDADE, EM RAZÃO DA PRÉ-EXISTÊNCIA DA PATENTE CHINESA CN300698731D. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 96, §2º, DA LPI. 1. A patente de modelo de utilidade protege aspectos técnicos e funcionais de um objeto, enquanto o registro do desenho industrial protege somente os aspectos ornamentais e estéticos, de modo a ser possível que um mesmo objeto apresente características ornamentais e funcionais e, nesse passo, receba as duas proteções. (...) 8. Apelação da parte autora desprovida. Majoração, em 1%, dos honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor. (Apelação Cível, 5000238-95.2019.4.02.5101, Rel. LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, TRF2. 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, julgado em 09/03/2023, DJe 11/03/2023) (destaquei) Os artigos 96 a 98 da Lei nº 9.279/1996, prescrevem critérios para que o desenho industrial seja considerado novo, original e registrável, in verbis: Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Depreende-se que a originalidade é a configuração visual distintiva do objeto em relação a outros que lhes sejam anteriores, ao passo em que a novidade, associada à não compreensão no estado da técnica, exige precedência no uso e exploração comercial do desenho industrial em data anterior ao depósito do registro, ou de sua prioridade (novidade absoluta, pois consideram-se anterioridades as existentes no Brasil e no exterior). Sendo novo e original, serão assegurados aos desenhos industriais as prioridades de pedidos de registro, conforme previsto no art. 16 (exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 dias) e art. 99, ambos da Lei 9.279/1996. Além dos requisitos autor: “Após analisar o conjunto probatório técnicos dos autos incluindo o teor dos Pedidos de Registro de Desenhos Industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-, fornecidos pelo Autor conclui-se que: Os pedidos de Registro de Desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, não possuem forma plástica ornamental proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, para preencher os requisitos no Art. 95 da Lei 9.279/96, vez que predominam as características construtivas técnicas e funcionais, enquadrando os produtos em apreço no rol da forma necessária comum ou vulgar determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, nos termos do Art. 100, II do Lei 9.279/96.” Tais conclusões alinham-se ao entendimento adotado pelo corpo técnico do INPI, cujo peso não deve ser desprezado, ainda que figure nos autos na condição de parte, por se tratar do órgão governamental com competência e expertise para o exame da matéria e que, quando instado a se pronunciar em juízo, não tem se furtado a reconhecer eventuais equívocos em sua atuação administrativa, conforme a prática forense permite observar. Nesse sentido, o parecer acostado aos autos sob id. 300358968, que ratificou os fundamentos que levaram ao indeferimento do recurso administrativo apresentado pela parte autora em face da negativa de registro dos desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0: “(...) a autora contesta ainda a alegação do INPI, de que “o coxim’ é uma peça que quando montada no conjunto mecânico não é visível em sua configuração externa e, além disso, informa que a escolha do ‘coxim’ é de acordo com o modelo do automóvel”. Ela afirma que “tal alegação dá a entender que pouco importa para o INPI o formato da peça quando esta não é visível ao público. Assim, a importância dada pelo INPI ao desenho industrial recai apenas àquelas peças que são visualizadas pelo público e escolhidas por estes apenas pela sua composição visual atraente”. Segundo definição de Burdek, “o design industrial geralmente é definido como atividade que determina características funcionais, estruturais e estético-formais de um produto, ou sistema de produtos destinados à produção em série”. O design desenvolve uma série de projetos, porém a LPI oferece escopos de proteção diferentes para cada um deles: como marca, como patente de invenção, como modelo de utilidade ou como desenho industrial. De acordo com a LPI, a forma plástica ornamental que proporciona resultado visual novo e original na configuração externa deve ser registrada como Desenho Industrial. Já o objeto de uso prático, que apresenta nova forma ou disposição e que resulta em melhoria funcional deve ser registrado como Modelo de Utilidade. Não é que o INPI não se importe se a peça é visível ou não para o público, mas o fato de não ser visualizada pelo público reforça a ideia de que não há preocupação em ornamentar a peça, pois não vai aparecer no objeto montado. A preocupação é com os encaixes mecânicos. Fato é que a autora deve requerer seus registros no escopo de proteção correto, e respondendo à pergunta da pág. 114 da presente ação (pág. 11 da Réplica): “Assim, se no entendimento contraditório do Instituto réu, estas criações da Requerente não são passíveis de proteção pela via do desenho industrial, que tipo de proteção o ilibado Instituto proporciona como alternativa, à Requerente?”. Esclarecemos que tais objetos deveriam ter sido depositados como Modelo de Utilidade. Assim, poderiam buscar obter proteção adequada à natureza do objeto, se cumprissem adequadamente os requisitos daquele exame.” Resta claro, portanto, que os coxins a que se referem os desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0 possuem forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, hipótese para a qual é vedada a concessão de registro, conforme previsão contida no art. 100, II, da Lei nº 9.279/1996. Caracterizado, de antemão, fato impeditivo ao registro, resta dispensada a verificação do preenchimento dos demais requisitos exigidos para a concessão pretendida (novidade, originalidade e aplicação industrial). Sustenta ainda, a parte autora, que o indeferimento do registro contraria concessões anteriores relativas a objetos do mesmo campo de aplicação, apresentando uma relação de depósitos versando sobre desenho industrial de coxins, e que teriam sido deferidos pelo INPI. Nesse ponto, conforme já abordado anteriormente, cumpre reforçar que pelo regime instituído a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996 (em substituição à regulação vigente sob a égide do antigo Código da Propriedade Industrial - Lei nº 5.772/1971), a concessão do registro do desenho industrial, diferentemente do que ocorre com as patentes, passa a ser automática, prescindindo do exame do preenchimento de todos os requisitos necessários. Admite-se, contudo, que o INPI instaure, de ofício, o processo administrativo de nulidade do registro, caso o exame de mérito, realizado posteriormente, aponte para o desatendimento dos requisitos da registrabilidade. Esse procedimento, por si só já justifica a concessão inicial do registro pelo INPI, sem prejuízo da posterior análise da adequação do pedido às exigências legais, com eventual anulação administrativa. De toda sorte, em relação à existência de registros anteriores, esclarece o INPI que após buscas em seu sistema interno foram localizados 8 (oito) processos envolvendo pedidos de registro de coxins automotivos além dos que estão sendo discutidos nesta ação, dos quais 1 (um) acabou sendo concedido como Patente de Modelo Industrial, antes ainda da entrada em vigor da lei nº 9.279/1996, 5 (cinco) remontam aos anos de 1996/1997, tendo sido concedidos sem a observância do que a autarquia considera hoje a melhor técnica, 1 (um) foi indeferido por incorrer nas vedações do art. 100, da LPI e, finalmente, 1 (um) acabou sendo concedido para a própria autora (BR 30 2014 005387-6), sendo que a equipe técnica do INPI já reconheceu o equívoco na concessão, devendo propor, de ofício, a anulação administrativa. Ainda nesse contexto, a questão levantada pela parte autora a respeito do disposto no art. 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que veda a revisão de atos plenamente constituídos à luz de orientação adotada pela Administração, e que posteriormente venha a ser alterada, envolve o desenho industrial BR 30 2014 005387-6, estranho ao presente feito, devendo ser dirimida no momento e nas vias próprias, quando então terá lugar a análise da possibilidade de prevalência do microssistema jurídico destinado à proteção da propriedade intelectual sobre regras gerais estabelecidas pela LINDB. Portanto, retomando as circunstâncias previstas no art. 100, II, da Lei nº. 9.279/1996, que obstam o registro do desenho industrial pretendido pela parte autora, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida, para que que seja julgado improcedente o pedido deduzido inicialmente pela parte autora, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelante, mantido o percentual fixado pelo juízo de origem a esse título. Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicialmente formulado por TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro dos Desenhos Industriais nº BR 30 2014 004226-2 e nº BR 30 2014 004227-0 com fundamento no artigo 100 da lei 9.279/1996, e determinando que esses mesmos pedidos sejam submetidos a nova análise pelo INPI quanto aos demais requisitos para a sua concessão. Aduz, a parte apelante, inicialmente, que a determinação de reabertura do procedimento administrativo para realização de nova análise dos pedidos de registro não constou do pedido inicial, caracterizando assim o julgamento extra petita, contrariando assim o disposto nos artigos 114 e 492, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que foram desconsideradas as conclusões do perito nomeado pelo juízo, bem como a “nota” elaborada pelo setor técnico do INPI, no sentido de que o objeto dos registros pleiteados pela parte autora, intitulados “Configurações Aplicadas em Coxim” e destinados à indústria automobilística, não atendem aos requisitos legais exigidos, notadamente (i) a impossibilidade de registro de objetos cujas formas são determinadas essencialmente pelas considerações técnicas ou funcionais, e (ii) a impossibilidade de revelação de qualquer ornamentalidade nas peças em questão por não serem visíveis em suas configurações externas quando montadas em um conjunto mecânico. Acrescenta que as ranhuras e nervuras das referidas peças, assim como os orifícios para a fixação dos parafusos, são determinadas por considerações técnicas ligadas à funcionalidade dos objetos, e não com o objetivo de ornar, ou de torná-los mais atraentes para o consumidor. Requer, ao final, o provimento do presente recurso para o fim de julgar improcedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial. A parte autora apresentou contrarrazões. É o breve relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO vistos acima, a exclusividade para a exploração econômica decorrente do registro de um desenho industrial exige, finalmente, que o objeto ou produto possa ser fabricado em escala industrial, o que afasta essa modalidade de proteção às criações puramente artísticas. O art. 100, da Lei nº 9.279/1996, por sua vez, elenca algumas hipóteses em que o desenho industrial não será passível de registro: Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Portanto, não é qualquer configuração visual externa que será passível de registro como desenho industrial. Mesmo sendo nova e original, o resultado final não poderá atentar contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração, nem ofender a moral e os bons costumes, a honra ou a imagem de terceiros. Essas restrições se prestam a impedir a ofensa a direitos cuja proteção já se encontra positivada no sistema jurídico brasileiro. Não será conferida ainda proteção legal à forma que seja elementar ao objeto (necessária, comum ou vulgar, que não tenha exigido nenhum esforço criativo), ou cujo resultado decorra essencialmente da necessidade de adaptação técnica ou funcional (hipótese sujeita à proteção por outros dispositivos legais diversos daqueles estabelecidos para o desenho industrial). Nesse ponto, é comum aos desenhos industriais a simultaneidade de características funcionais e ornamentais. Porém, se as características externas de um produto resultarem preponderantemente de adaptações e conformações necessárias ao seu funcionamento, os detalhes ornamentais a ele agregados não poderão ser registrados como desenho industrial. Nesse sentido, dispõe o Manual de Desenhos Industriais elaborado pelo INPI para consolidar diretrizes e procedimentos de análise de desenhos industriais: “5.3.2.3 Forma essencialmente técnica ou funcional Todos os desenhos industriais apresentam, em maior ou menor grau, características funcionais e ornamentais. No entanto, por vezes, a configuração de um produto resulta essencialmente de imposições relacionadas a seu funcionamento, sem preocupações relacionadas à sua aparência ornamental. Nessas situações, ainda que haja algum aspecto ornamental na configuração externa, se essas características não preponderam sobre o que se observa como técnico ou funcional, tal configuração não pode ser registrada como desenho industrial. Assim, ainda que detalhes ornamentais sejam apostos à configuração ditada essencialmente por considerações técnico-funcionais, o desenho industrial não é registrável.” Ainda sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS REFERENTES A "CONJUNTO DE IMPLANTE DENTÁRIO". CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL DETERMINADA EM RAZÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU FUNCIONAIS DO OBJETO. ALEGADA NULIDADE DA PERÍCIA PRODUZIDA NOS AUTOS E DA SENTENÇA RECORRIDA. I - Apelação de sentença que julgou procedente o pedido de invalidação de registros de desenho industrial titularizados pela corré JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. (ora apelante), referentes a "configuração aplicada em conjunto de implante dentário" e a "configuração aplicada em mini-pilar cone morse". II - O perito é o especialista auxiliar do juízo cujo pronunciamento fica restrito à matéria técnica que envolve o objeto discutido na causa (inciso I do § 1º do artigo 464 do Código de Processo Civil, a contrario sensu). A interpretação quanto à aplicação das disposições e conceitos previstos na legislação aplicável ao caso incumbe ao magistrado e não ao perito, por se tratar de matéria eminentemente jurídica. Desse modo, diversamente do sustenta a apelante, a exegese a ser conferida quanto ao desenho industrial que é insuscetível de registro, definida nos incisos do artigo 100 da Lei nº 9.279-96, bem como quanto ao conceito de originalidade, prevista expressamente no caput do artigo 97 do mesmo diploma, são questões a serem dirimidas pelo julgador por ocasião da prolação da sentença, não se podendo olvidar ainda que o juiz é o perito dos peritos (peritus peritorum). II - Em sede preliminar, não acolhida a alegação de nulidade do laudo pericial e da sentença recorrida por se verificar que o mencionado documento técnico observou aos ditames legais que regram a produção da prova pericial, mormente o artigo 473, incisos III e IV, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; bem como a decisão de primeiro grau não incorreu em qualquer cerceamento de defesa. De igual modo, indeferida a conversão do julgamento em diligência, pleiteada com fundamento no artigo 938, § 3º do Código de Processo Civil, pois se constata dos autos que foi dada ampla oportunidade para a recorrente produzir provas e requerer esclarecimentos ao expert do juízo, não se revelando consentâneo com os princípios da economia processual e com a razoável duração do processo que se renove a instrução do feito, suficientemente realizada pelo juízo de primeiro grau e já encerrada regularmente. III - A juíza de primeiro grau, conquanto tenha entendido que foi preenchido o requisito da novidade (§ 1.º do artigo 96 da Lei nº 9.279-96), já que "nenhum dos documentos apresentados nos autos como anterioridades impeditivas eram idênticos aos desenhos industriais DI 6402383-4 e DI 6700736-8"; verificou que os registros em exame incidem na proibição prevista da segunda parte do inciso II do artigo 100 da Lei nº 9.279-96 ("forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais"), além de não obedecer ao requisito da originalidade (artigo 97 da Lei nº 9.279-96). IV - Quanto ao requisito da originalidade, como bem destacado da decisão de primeiro grau, "além de novo, ou seja, não-idêntico aos documentos encontrados no estado da técnica, o registro válido de desenho industrial deve apresentar trabalho criativo que resulte em uma identidade visual singular". Nesse sentido, foram apresentados quadros comparativos no laudo pericial cotejando as anterioridades apontadas nos autos, que bem demonstram que as formas e proporções dos desenhos industriais DI 6402383-4 e DI 6700736-8 não diferem substancialmente daquelas indicadas nos outros documentos, de modo a propiciar distintividade e, por consequência, atender à originalidade que justifique a manutenção dos privilégios antes concedidos em favor da corré e ora apelante. V - Não se ignora que o preenchimento do requisito da originalidade relativa no desenho industrial pode se dar mediante a disposição de elementos conhecidos que imprimam uma configuração visual distintiva, nos termos da interpretação conjunta do caput e do parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 9.279-96. No entanto, deve-se atentar que, conquanto seja de natureza relativa a originalidade exigida para a concessão do registro de desenho industrial, tal formatação visual deve guardar determinado grau de distinção para fins de preenchimento do mencionado requisito legal, o que não foi constatado no caso concreto. VI - Diante do âmbito muito restrito da possibilidade de variação das formas ornamentais a serem aplicadas nos desenhos industriais em questão, pois grande parte da sua configuração é determinada por suas características técnicas ou funcionais, verifica-se que incide no caso a vedação prevista no já mencionado inciso II do artigo 100 da Lei nº 9.279-96; além do que constata-se que os desenhos industriais titularizados pela recorrente não preenchem o requisito da originalidade, pois não ostentam configuração visual substancialmente distintiva em relação à anterioridades levantadas nos autos. VII - Diversamente do que ocorre com o requisito da novidade, para que se verifique a ausência de originalidade do desenho industrial, não se exige que a anterioridade impeditiva levantada seja idêntica ao desenho industrial registrado, bastando a constatação de que inexiste distintividade substancial daquela formatação plástica cuja exclusividade é pleiteada pelo titular. VIII - Também não confere razão à apelante o argumento de que a existência de originalidade dos desenhos industrial em apreço deveria tomar por parâmetro o "usuário ou consumidor informado", assim entendido, segundo o magistério do saudoso advogado Dênis Borges Barbosa, como aquele que é "dotado de vigilância particular, não somente de atenção média, seja em razão de experiência pessoal, seja do conhecimento extenso do setor em questão". Isso porque o "regime legal aplicável ao registro dos desenhos industriais não faz qualquer ressalva quanto ao seguimento mercadológico para qual é voltado o produto que irá utilizar a formatação ornamental registrada", razão por que deve se utilizar como parâmetro a ótica do consumidor médio (voto vencido proferido na Apelação Cível nº 0171504-12.2017.4.02.5101, julgamento concluído em 06.12.2021). IX - A invalidação dos registros em questão encontra fundamento adicional diante do fato noticiado pela recorrida WARIE INDUSTRIAL LTDA. EPP (autora da ação de origem) em suas contrarrazões de que o depósito do desenho industrial DI6402383-4 seria uma tentativa de obter a exclusividade sobre a disposição constante em modelo de utilidade também titularizado pela corré JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A., cuja patente foi anteriormente indeferida pelo INPI (MU8401655-8), justamente por ser idêntico ao objeto do mencionado desenho industrial DI6402383-4; incorrendo em mais uma prática abusiva das reiteradamente realizadas pela recorrente, que, segundo tais informações da apelada, foi objeto até de apuração pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (procedimento de ato de concentração nº 08700.003582/2012-42). X - Desprovimento da apelação da corré JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra da MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros. (Apelação Cível, 0145076-90.2017.4.02.5101, Rel. ANDRE RICARDO CRUZ FONTES, Assessoria de Recursos, Rel. do Acórdão - ANDRÉ FONTES, julgado em 28/03/2023, DJe 24/04/2023) (destaquei) É possível que um mesmo objeto ou produto seja merecedor de várias modalidades de proteção, como patente, marca e desenho industrial, exigindo-se apenas o preenchimento dos requisitos estabelecidos para cada uma dessas modalidades. A propriedade em relação ao desenho deriva do registro validamente concedido (ressalvada a prerrogativa de continuidade de exploração, sem ônus, da pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro, explorava seu objeto no Brasil), vigorando pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, nos termos do art. 108 e seguintes da Lei 9.279/1996. É verdade que, em um primeiro momento, a análise do INPI não é aprofundada, de modo que o registro é simultâneo ao depósito do pedido, conforme art. 106 da Lei 9.279/1996, mas também é certo que, nos moldes do art. 111 dessa mesma Lei 9.729/1996, o titular do desenho industrial poderá requerer o exame mais detido do objeto do registro, quando então essa autarquia emitirá parecer de mérito (confirmando o registro ou instaurando processo de nulidade do mesmo): Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. § 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. § 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido. § 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. § 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido. (...) Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. No caso dos autos, consta que em 28/08/2014 a empresa autora, atuante no ramo de autopeças para veículos pesados, depositou junto ao INPI os pedidos de registro dos desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, sob título “Configuração Aplicada em Coxins”, que acabaram indeferidos ao fundamento de se tratar de “forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” (art. 100, II, da Lei nº 9.279/1996), conforme publicação constante da RPI nº 2.360, de 29/03/2016. Em 30/05/2016 a requerente apresentou recursos em face dos quais o INPI se pronunciou pela manutenção dos indeferimentos, por despachos publicados na RPI nº 2450, de 19/12/2017. São essas as decisões que a parte autora pretende ver anulada por meio da presente ação, alegando que o indeferimento dos registros contraria atos anteriores do INPI, concedendo registros de desenho industrial em casos semelhantes. Aduz que os elementos ornamentais são agregados aos Desenhos Industriais com a finalidade de deixar os produtos mais atrativos aos seus consumidores e, qualquer alteração, por mínima que seja, é capaz de diferenciar um produto de outro, afastando-o do mero aspecto essencial e técnico de cada um, da mesma forma que também ocorre nos casos em análise. Determinada a realização de perícia técnica, concluiu o perito que nos pedidos de registro de desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, predominam as características construtivas técnicas e funcionais, afastando assim a proteção pretendida. Instruído o feito, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro dos Desenhos Industriais com fundamento no art. 100, da Lei nº 9.279/1996, determinando a reanálise dos pedidos pelo INPI apenas quanto aos demais requisitos para sua concessão. Insurge-se a autarquia ré contra o fato de terem sido desconsideradas as conclusões do perito nomeado pelo juízo, assim como a Nota elaborada pelo setor técnico do INPI, no sentido de que o objeto dos registros pleiteados pela parte autora, intitulados “Configurações Aplicadas em Coxim” não merecem a proteção registral em razão de terem suas formas determinadas essencialmente pelas considerações técnicas ou funcionais, além de não revelarem qualquer ornamentalidade por não serem visíveis em suas configurações externas quando montadas em um conjunto mecânico. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Restringe-se, a lide, à verificação da correção da sentença no que concerne à registrabilidade dos desenhos industriais depositados, em face do disposto no art. 100, da Lei nº 9.279/1996 e, mantida a decisão do juízo a quo, se já seria possível a análise do preenchimento dos demais requisitos legais para o deferimento do registro pretendido. Conforme destacado no laudo apresentado pelo perito nomeado, a empresa autora atua na fabricação e venda de coxins de motor, câmbio, cabine e radiador, peças essas que, na apresentação constante da página da parte autora, são projetadas individualmente para cada aplicação, e cuja finalidade é absorver as vibrações propagadas pelos veículos aos quais se destinam, proporcionando a redução de ruído, melhoria em termos de conforto, e aumento da segurança e da vida útil do veículo. Sobre esses componentes, o perito judicial assim se referiu (id 300359132): “Sua função é absorver e isolar vibrações geradas pelo funcionamento do motor, impedindo que referidas vibrações propagem para a cabine do veículo, evitam a incidência do que a engenharia mecânica denomina como “RESSONÂNCIA” que é vista quando um corpo recebe pulsos energéticos com frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Isso faz com que ele passe a ter amplitudes cada vez maiores, pois o sistema vai armazenando energia. Todos os sistemas físicos possuem uma ou mais frequências naturais de vibração. Se um sistema receber pulsos energéticos com frequência igual a uma de suas frequências naturais, ele passará a vibrar com frequências cada vez maiores. Imperioso destacar que o fenômeno de ressonância normalmente deve ser evitado no projeto de estruturas de um COXIM, uma vez que grandes amplitudes de vibração podem acelerar o processo de falha por fadiga, desconforto, ruído, dentre outros problemas.” Para que referidas peças mereçam a proteção conferida pela lei, é preciso que sua conformação não decorra essencialmente de exigências técnicas ou funcionais, admitindo, ademais, o acréscimo de elementos estéticos novos e originais (ornamentalidade) que exerçam influência preponderante sobre o consumidor no momento da escolha desse produto quando comparado a outros equivalentes disponíveis no mercado. Entendo que não é esse o caso dos autos. As peças em questão são desenvolvidas a partir de necessidades técnicas e funcionais extremamente rígidas e específicas. Isso porque a diversidade de projetos entre as marcas/modelos de veículos exige soluções singulares, que se adaptem às suas características individuais de cada projeto. Assim, a produção de um coxim de motor, por exemplo, para um determinado modelo de veículo, deverá se adequar às cargas e vibrações a serem suportadas em cada caso (geralmente com o desenvolvimento de componentes de metal e elastômero), respeitando os espaços minuciosamente definidos no projeto do veículo, assim como os pontos de apoio, furações, folgas e fixação no chassi, entre outros, igualmente predeterminados pelo fabricante do veículo. Portanto, a forma final da peça em questão estará estreitamente ligada às exigências técnicas e funcionais, incidindo na vedação à concessão do registro de desenho industrial prevista no art. 100, II, da lei nº 9.279/1996. Ainda que haja alguma margem para inserções de caráter ornamental, estas se mostrarão irrelevantes diante da indiscutível preponderância das características técnicas e funcionais exigidas. Nada impede que os responsáveis pela criação obtenham proteção para o produto, notadamente a exclusividade na exploração econômica, o que poderia ocorrer no campo das patentes, marcas, ou mesmo modelo de utilidade, mas não em termos do pretendido desenho industrial. Ainda sobre a necessidade da preponderância do aspecto ornamental sobre questões técnicas e funcionais para que o desenho industrial seja passível de registro, questiona-se o impacto que eventuais inovações estéticas teriam no momento da escolha do produto, pelo consumidor. No caso concreto, estamos falando de uma peça que integra o conjunto mecânico do veículo, não visível em sua configuração externa. Assim, alguém que se proponha a adquiri-la (usualmente profissionais especializados) priorizará aspectos técnicos, ponderando, quando muito, o custo benefício que cada marca proporcione. Ganha relevância, portanto, a confiabilidade da marca em razão da suposição da qualidade dos materiais empregados em sua fabricação, que assegurem propriedades físicas mínimas para um funcionamento seguro e eficaz. Não se concebe que a aquisição de um coxim ocorra a partir de critérios exclusivamente (ou mesmo preponderantemente) estéticos, como cor, textura, acabamento, frisos ou ranhuras, ou ainda que sua configuração visual seja determinante para a compra. Note-se, a propósito, a manifestação do perito nomeado quanto a esse ponto específico (id 300359132): “É bem verdade que todo produto ou objeto, possui uma funcionalidade e também uma forma plástica e ornamente, mas para que referido produto ou objeto, possa ser reconhecido como Registro de Desenho Industrial, é preciso que a ornamentabilidade do produto ou objeto, esteja em primeiro plano em relação às necessidades de funcionalidade, ou seja, é preciso que a aparência ou aspecto visual seja predominante em relação às características técnicas e funcionais. Desta maneira, em que pese todos produtos e objetos possuir ornamentabilidade, se referidas características não preponderam sobre o efeito técnico ou funcional, o objeto não preenche os requisitos para concessão do Registrado como desenho industrial, e assim, temos que nem todo produto que possuir forma ornamental, encontra-se inserido nos requisitos que autorizam a concessão Registro de Desenho industrial. O design, enquanto atividade projetual, é capaz de produzir alternativas com configurações visuais diversas para desempenhar uma mesma função, mas para preencher os requisitos que enseja a concessão do registro de Desenho industrial, imperioso que a forma plástica ornamental seja a mais relevante. Na perspectiva do Registro Desenho Industrial, os objetos se distinguem pelas suas configurações formais globais, preponderantes e claramente perceptíveis por diversos consumidores. Deste modo, a análise do registro de desenho industrial difere enormemente do exame de uma Patente, o qual se aprofunda em detalhes técnicos e minúcias sob o olhar de um técnico no assunto.” E prossegue o perito, especificamente em relação à influência dos aspectos estéticos eventualmente incorporados às peças sob análise, no momento da aquisição pelo consumidor, para fins de reposição (id 300359132): “Neste diapasão, a troca do coxim não se sujeita a escolha do consumidor por outro coxim disponível no mercado, isto porque o referido produto não é de prateleira onde o consumidor possa escolher aquele que mais lhe agrada. Certo é que, quando da aquisição de um coxim pelo consumidor o mesmo tem que informar a MARCA DO VEÍCULO, O MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO, para receber o coxim adequado e desenvolvido exclusivamente para referido veículo, e cada veículo, possui um coxim dedicado, ligado muito mais, para não dizer exclusivamente, pelas características técnicas funcionais de engenharia frente às cargas que suportam, do que pela usa aparência externa.” Ao tratar da matéria, o perito aborda conceitos como o do “produto complexo”, que trata da possibilidade de se conceder o registro de desenho industrial para partes ou objetos que integrem produtos compostos por múltiplos componentes, e que possam ser substituídos ou repostos, perpassando pela questão do “must-match”, aplicável às peças de reposição do mercado automobilístico, cuja fabricação ocorre separadamente e, em geral, mediante licenciamento junto às montadoras. Nesses casos, mesmo que se admita a proteção legal, é preciso que a peça permaneça visível ao usuário, agregando um componente ornamental ao produto em sua totalidade, hipótese que, no entendimento do perito, restou afastada: “Neste sentido, é possível assegurar que o COXIM despenha função de ordem técnica funcional com previsão estrutural em seu projeto levando-se em conta as cargas que irá suportar. Suas formas plásticas predominantes, não busca a harmonização ou ornamentabilidade, mas sim a capacidade de desempenhar sua função precípua de evitar propagação das vibrações, não havendo o que se falar em forma plástica ornamental, como aquela exigida para concessão de Registro de Desenho industrial. Seguramente os “COXINS” objeto dos pedidos de Registros de Desenhos Industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, quando agregados ao produto complexo no caso, carro, não são visíveis ao consumidor, ao contrário, são extremamente posicionados em locais que por vezes necessitam de conhecimento que foge ao homem médio saber exatamente onde se encontram. Como é natural a qualquer outro componente mecânico, essas peças também sofrem com o desgaste causado pelo uso. Com o tempo, os coxins podem ressecar e ganhar rachaduras, perdendo sua capacidade de manter o motor silencioso e “discreto”. O desgaste dos Coxins que enseja sua troca, não é percebido de forma visual direta no objeto ou componente, mas pelos ruído propagado pelas vibrações (...).” Finalmente, conclui o perito pela impossibilidade de tutela à pretensão do Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente manutenção dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro dos Desenhos Industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0. É o voto. E M E N T A APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL (CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM COXIM). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE REGISTRO. AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DO OBJETO DECORRENTE DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU FUNCIONAIS. PEÇA QUE INTEGRA O CONJUNTO MECÂNICO DO VEÍCULO, NÃO VISÍVEL EM SUA CONFIGURAÇÃO EXTERNA. ORNAMENTALIDADE IRRELEVANTE. INADMISSIBILIDADE DO REGISTRO (ART. 100, II, DA LEI Nº 9.279/1996). - Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente. - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”. A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. - O art. 95, da Lei nº 9.279/1996 conceitua o desenho industrial como “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. O desenho industrial corresponde à modificação de um objeto já existente, de modo a conferir-lhe um aspecto visual novo e original em razão da aplicação de uma forma plástica ornamental (características tridimensionais) ou de um conjunto também ornamental de linhas e cores (características bidimensionais), industrialmente replicáveis, diferenciando-o em relação à concorrência por elementos estéticos próprios, a fim de torná-lo mais atraente aos consumidores. - O caráter ornamental a que se refere a lei evidencia que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial está relacionada às características visuais decorativas e acessórias, definidoras de sua aparência. É preciso, portanto, que o produto se destaque e se diferencie dos demais por sua configuração externa (não há proteção para as características que se tornem visíveis apenas se o produto vier a ser desmontado), desvinculada de suas funções técnicas ou funcionais, mesmo porque, houvesse incremento ou melhoria na funcionalidade do objeto, estaríamos diante não de um desenho industrial, mas de um modelo de utilidade (art. 9º, da Lei nº 9.279/1996), sujeito às normas patentárias. - Consoante o disposto no art. 100, II, da lei nº 9.279/1996, não será conferida proteção legal à forma que seja elementar ao objeto (necessária, comum ou vulgar, que não tenha exigido nenhum esforço criativo), ou cujo resultado decorra essencialmente da necessidade de adaptação técnica ou funcional (hipótese sujeita à proteção por outros dispositivos legais diversos daqueles estabelecidos para o desenho industrial). Nesse ponto, é comum aos desenhos industriais a simultaneidade de características funcionais e ornamentais. Porém, se as características externas de um produto resultarem preponderantemente de adaptações e conformações necessárias ao seu funcionamento, os detalhes ornamentais a ele agregados não poderão ser registrados como desenho industrial. - No caso dos autos, a parte autora pretende a anulação de decisão administrativa do INPI que indeferiu o pedido de registro de desenhos industriais denominados “Configuração Aplicada em Coxins”, ao fundamento de que o Instituto já havia concedido registro em casos semelhantes, e de que os elementos ornamentais que tornem os produtos mais atrativos merecem a proteção registral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os de registro dos desenhos industriais com fundamento no art. 100, da lei 9.279/1996, determinando que esses mesmos pedidos fossem submetidos a nova análise pelo INPI quanto aos demais requisitos para a sua concessão, decisão em face da qual insurge-se a autarquia por meio do presente recurso. - As peças objeto dos desenhos industriais cujo registro se pretende (coxins para aplicação na indústria automotiva) são desenvolvidas a partir de necessidades técnicas e funcionais extremamente rígidas e específicas. Isso porque a diversidade de projetos entre as marcas/modelos de veículos exige soluções singulares, que se adaptem às suas características individuais de cada projeto. Assim, a produção de um coxim de motor, por exemplo, para um determinado modelo de veículo, deverá se adequar às cargas e vibrações a serem suportadas em cada caso, respeitando os espaços minuciosamente definidos no projeto do veículo, assim como os pontos de apoio, furações, folgas e fixação no chassi, entre outros, igualmente predeterminados pelo fabricante do veículo, fazendo com que sua forma final esteja estreitamente ligada às exigências técnicas e funcionais, incidindo na vedação à concessão do registro de desenho industrial prevista no art. 100, II, da lei nº 9.279/1996. Ainda que haja alguma margem para inserções de caráter ornamental, estas se mostrarão irrelevantes diante da indiscutível preponderância das características técnicas e funcionais exigidas. Nesse mesmo sentido as conclusões do perito nomeado pelo juízo, bem como da equipe técnica do INPI. - Pelo regime instituído a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996 (em substituição à regulação vigente sob a égide do antigo Código da Propriedade Industrial - Lei nº 5.772/1971), a concessão do registro do desenho industrial, diferentemente do que ocorre com as patentes, passa a ser automática, prescindindo do exame do preenchimento de todos os requisitos necessários. Admite-se, contudo, que o INPI instaure, de ofício, o processo administrativo de nulidade do registro, caso o exame de mérito, realizado posteriormente, aponte para o desatendimento dos requisitos da registrabilidade. Esse procedimento, por si só já justifica a concessão inicial do registro pelo INPI para casos análogos, sem prejuízo da posterior análise da adequação do pedido às exigências legais, com eventual anulação administrativa. - Os coxins a que se referem os desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0 possuem forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, hipótese para a qual é vedada a concessão de registro, conforme previsão contida no art. 100, II, da Lei nº 9.279/1996. Caracterizado, de antemão, fato impeditivo ao registro, resta dispensada a verificação do preenchimento dos demais requisitos exigidos para a concessão pretendida (novidade, originalidade e aplicação industrial). - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. CARLOS FRANCISCO Desembargador Federal

16/04/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogados do(a) AUTOR: ANA CAROLINE DA SILVA - RJ217927, MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O TIPO M 22ª VARA CÍVEL FEDERAL - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em 11.09.2023, documento id n.º 300556038, ante o conteúdo da sentença proferida em 30.08.2023, documento id n.º 299319962. Alega que a jurisprudência das duas Turmas que julgam propriedade industrial no STJ firmou-se no sentido de que a Autarquia ocupa a posição de Litisconsorte Necessário Especial. Ademais, tendo recaído em parte mínima do pedido, requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários e a condenação para parte autora ao pagamento de honorários em seu favor, respeitada a proporcionalidade. Intimada, a parte autora ofertou manifestação em 18.10.2023, documento id n.º 304360623, requerendo a rejeição dos embargos opostos dado seu caráter infringente. É o relatório. Decido. De início observo que a presente ação foi proposta unicamente em face do INPI, razão pela qual, sendo ele o único réu, não poderia figurar como “litisconsorte necessário especial”. Em sua inicial a parte autora requereu a decretação de nulidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registro dos Desenhos Industriais sob n.º BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, e via de consequência, o reconhecimento da justa concessão destes registros. A sentença reconheceu a nulidade dos atos administrativos que, com fundamento no artigo 100 da lei 9.279/1996, indeferiram os pedidos de registro dos Desenhos Industriais sob n.º BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, mas determinou que estes dois pedidos de registro fossem submetidos a nova análise do INPI quanto aos demais requisitos para a sua concessão, dada a impossibilidade da autoridade judiciária substituir-se à autoridade administrativa competente. Diante disso entendo que foi a parte autora quem sucumbiu minimamente e não o INPI, que teve suas decisões anuladas. Assim, não observo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim o inconformismo da parte que busca, pela via dos embargos obter sua modificação. POSTO ISTO, recebo os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por tempestivos, porém nego-lhes provimento por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. Devolvam-se às partes o prazo recursal. P. R. I.

24/05/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: TRUCK BUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogado do(a) AUTOR: MARCOS KERESZTES GAGLIARDI - SP188129 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S E N T E N Ç A TIPO A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5012549-38.2018.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, para que este Juízo declare a suspensão dos efeitos da decisão negatória de registro dos desenhos industriais de n.º’s BR 302014004226-2 e BR 302014004227-0, com a publicação da suspensão dos efeitos do despacho de indeferimento dos pedidos de registro na próxima publicação da Revista de Propriedade Industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Requer, ainda, manutenção da suspensão dos efeitos da decisão negatória do registro dos Desenhos Industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0 até o final julgamento da lide. Ao final, requer a decretação de nulidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registro dos Desenhos Industriais sob n.º BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, e via de consequência, o reconhecimento da justa concessão destes registros; Aduz, em síntese, a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registro de desenhos industriais BR 302014004226-2 e BR 302014004227-0, sob o título “Configuração aplicada em Coxins”, pelo fato do objeto se enquadrar no art. 100, da Lei n.º 9279/1996 e não ser registrável como desenho industrial. Alega que, a despeito da legislação prever a impossibilidade de registro para produtos cujo formato decorra essencialmente de considerações técnicas e funcionais, tal não é a situação dos objetos levados a registro pelo autor, que possuem os requisitos permissivos para a sua proteção na modalidade desenho industrial. Acrescenta que a ausência de registro do desenho industrial desses objetos pode lhe trazer prejuízos, já que outros interessados podem reproduzi-los com características idênticas, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para resguardo de seu direito. Com a inicial vieram documentos. Em 28.05.2018 foi proferida decisão, indeferindo a tutela provisória de urgência. A parte autora apresentou pedido de reconsideração e recurso de agravo por instrumento em 29.05.2018, documento id n.º 8496844, no bojo do qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, documento id n.º 9033257, e, posteriormente, dado provimento, documento id n.º 11956838. Citado, o INPI ofertou contestação em 26.06.2018, requerendo a improcedência do pedido, documento id n.º 9169838. Réplica em 03.09.2018, documento id n.º 9906844. Instadas as partes a especificarem provas, o INPI nada requereu, documento id n.º 11635798, enquanto a parte autora requereu a produção de prova documental, documento id n.º 12075103. Em 08.03.2019 a parte autora juntou documentos e apresentou manifestação, documento id n.º 15095252. O INPI manifestou-se em 02.07.2019, documento id n.º 19040358. Em 19.07.2019, a parte autora requereu a produção de prova pericial, documento id n.º 19615178, deferida em 30.10.2018, documento id n.º 23980097. Após a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, fixação e pagamento dos honorários periciais, o laudo foi apresentado em 02.06.2021, documento id n.º 54808420. O INPI manifestou-se sobre o laudo pericial, concordando com a conclusão do perito, documento id n.º 83952031. A parte autora impugnou o laudo, documento id n.º 104139254. O perito manifestou-se sobre a impugnação em 02.02.2022, documento id n.º 241287549. O INPI reiterou sua concordância com as conclusões do perito, documento id n.º 247418057. A parte autora ofertou manifestação, documento id n.º 247879086, sobre a qual requereu esclarecimentos do perito. O perito manifestou-se em 13.06.2022, documento id n.º 253779052. O INPI manifestou-se em 07.07.2022, reiterando mais uma vez sua concordância com as conclusões do perito, documento id n.º 256089942. A parte autora manifestou-se em 12.07.2022, requerendo a a intimação do perito para apresentar nova proposta de horários para dar continuidade aos trabalhos da forma requerida, documento id n.º 256493685. Em 22.08.2022 foi indeferida a complementação do laudo, documento id n.º 260456064. A parte autora manifestou-se apontando a existência de fato novo para requerer esclarecimentos do perito e do INPI e a nomeação de novo expert, documento id n.º 26138972. O INPI manifestou-se em 04.10.2022, discordando das alegações apresentadas, documento id n.º 264735214. O pleito da parte autora foi indeferido em 06.12.2022, documento id n.º 270393708. Efetuado o levantamento dos honorários pelo perito, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito do feito. A Requerente é empresa do ramo de autopeças para veículos pesados, desenvolvendo soluções em borracha e metal-borracha no Brasil e no exterior, que busca proteger seu ativo imaterial. Com a presente ação pretende anular o indeferimento dos pedidos de registro dos Desenhos Industriais n.º BR 30 2014 004226 2 e BR 30 2014 004227 0, decisões proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI com o seguinte fundamento: “Objeto se enquadra no artigo 100 da lei 9.279/1996. Não é registrável como desenho industrial forma essencialmente determinada por questões técnicas ou funcionais”. O artigo 100 da Lei 9279/96 dispõe: “Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: (...) II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (...)” Alega que o INPI vem ao longo de sua atuação concedendo vários registros de desenho industrial à empresários distintos, cujo design muitas vezes é intrínseco à própria função do objeto. Acrescenta que o artigo 95, da Lei da Propriedade Industrial, considera como desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores, que possa ser aplicado a um produto e que proporciona a este um resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. Entende, assim, que mesmo possuindo um objeto formato que seja vinculado à sua configuração técnica e funcional, este não deixa de possuir caráter ornamental, o que ocorre com a maioria dos produtos existentes. Conclui, afirmando que qualquer alteração, por mínima que seja, é capaz de diferenciar um produto de outro, afastando-o do mero aspecto essencial e técnico de cada um, da mesma forma que também ocorre nos casos em análise. Eis a controvérsia estabelecida entre as partes. A Lei 9.279 de 1996 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, abrangendo a concessão de registro de desenho industrial, (inciso II do artigo 2º), ao seu autor, (artigo 6º e 94), sendo esta especificamente regulada pelo Título II da Lei, artigos 94/121. A definição de desenho industrial é trazida pelo artigo 95, segundo o qual: “Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, (artigo 96), e é considerado original, quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, artigo 97. Da definição de desenho industrial excluem-se as obras de cunho puramente artístico, (artigo 98), não sendo registráveis: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; e II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Ao responder ao segundo quesito da parte autora, o perito judicial elencou os requisitos definidos pela LPI para efetivação de seu registro, fl. 22 do documento id n.º 54808420: “(...) Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência. Novidade: requisito de caráter objetivo e comparativo; qualidade do novo refere-se ao não conhecido antes do momento do depósito. Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo. Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto. Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passiveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais. (...)." No caso dos autos os pedidos de registro dos Desenhos Industriais n.º BR 30 2014 004226 2 e BR 30 2014 004227 0, referem-se a configurações aplicadas em coxim, considerada pelo INPI como “(...) a peça metálica revestida de borracha que sirva para sustentar o amortecedor no monobloco (...)”. É nela que o amortecedor se apoia e fixa no carro, resposta ao décimo oitavo quesito da parte autora e do primeiro quesito da ré, fls. 26 e 30 do laudo documento id n.º 54808420, último parágrafo da fl. 3 do documento id n.º 9170119. Mais adiante, à fl. 4 constam as seguintes informações extraídas de revista especializada: “Os coxins são basicamente uma proteção contra a vibração do motor e do câmbio na carroceria. Em todos os veículos existe uma proteção, geralmente feita por uma peça de borracha, que fica entre o motor e a carroceria. Isso evita que a vibração do motor chegue ao veículo causando desconforto aos ocupantes. Em carros mais caros, os coxins são maiores ou de composição mais nobre, e isso ajuda a tornar o motor praticamente imperceptível ao passo que veículos básicos mais simples geralmente transmitem algum barulho ou vibração sentida pelo motorista e pelos passageiros também. (...)” Outra não foi a explicação apresentada pelo perito, fl. 19 do documento id n.º 54808420, laudo pericial: “(...) Verificou-se que os Coxins objeto dos Pedidos de Registros de desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, revelam-se objetos ou produtos fabricado com preponderância em elastômero, são posicionados em pontos estratégicos, entre o motor e estrutura mecânica do veículo. Sua função é absorver e isolar vibrações geradas pelo funcionamento do motor, impedindo que referidas vibrações propaguem para a cabine do veículo, evitam a incidência do que a engenharia mecânica denomina como “RESSONÂNCIA ” que é vista quando um corpo recebe pulsos energéticos com frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Isso faz com que ele passe a ter amplitudes cada vez maiores, pois o sistema vai armazenando energia. Todos os sistemas físicos possuem uma ou mais frequências naturais de vibração. Se um sistema receber pulsos energéticos com frequência igual a uma de suas frequências naturais, ele passará a vibrar com frequências cada vez maiores. Imperioso destacar que o fenômeno de ressonância normalmente deve ser evitado no projeto de estruturas de um COXIM, uma vez que grandes amplitudes de vibração podem acelerar o processo de falha por fadiga, desconforto, ruído, dentre outros problemas. (...) ” Do exposto fica bastante claro que o coxim é uma peça com finalidade eminentemente técnica e funcional e não ornamental ou estética. Ficando prensada entre o motor e a carroceria, não é vista pelo consumidor. Sua visualização se dá apenas para aferir sua higidez e a eventual necessidade de sua substituição. Como diferentes veículos tem diferentes estruturas e peças internas, o coxim deverá adaptar-se a cada uma delas, sendo desenvolvido em função destes aspectos. Outra não é a consideração do perito, fls. 19/20 do laudo, documento id n.º 54808420: “(...) Neste sentido, é possível assegurar que o COXIM despenha função de ordem técnica funcional com previsão estrutural em seu projeto levando-se em conta as cargas que irá suportar. Suas formas plásticas predominantes, não busca a harmonização ou ornamentabilidade, mas sim a capacidade de desempenhar sua função precípua de evitar propagação das vibrações, não havendo o que se falar em forma plástica ornamental, como aquela exigida para concessão de Registro de Desenho industrial. Seguramente os “COXINS” objeto dos pedidos de Registros de Desenhos Industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, quando agregados ao produto complexo no caso, carro, não são visíveis ao consumidor, ao contrário, são extremamente posicionados em locais que por vezes necessitam de conhecimento que foge ao homem médio saber exatamente onde se encontram. (...) Neste diapasão, a troca do coxim não se sujeita a escolha do consumidor por outro coxim disponível no mercado, isto porque o referido produto não é de prateleira onde o consumidor possa escolher aquele que mais lhe agrada. (...).” Ao responder aos quesitos 5 a 8 e 11 e 12 do requerido, fls. 33/34 do laudo documento id n.º 54808420, o perito explica que o consumidor não escolhe o coxim, simplesmente indica a marca e o modelo do veículo para que lhe seja fornecida a peça adequada, já que não existem coxins universais. Isto porque cada coxim é desenvolvido para suportar uma determinada carga e cada veículo e motor possuem cargas e pesos distintos, sendo necessário o desenvolvimento de coxins próprios. Note-se, ainda, que as características de ornamentalidade que a autora afirma dar azo ao registro, são consideradas insignificantes para este fim pelo INPI, uma vez que o coxim é uma peça que atende a uma finalidade eminentemente técnica, em relação à qual a estética é irrelevante, seja pela função que realiza, seja por não estar à vista do consumidor. Tanto que, ao responder ao décimo quesito do requerido, fl. 33 do laudo, documento id n.º 54808420, o perito afirma que os orifícios contidos no coxim servem para fixa-lo na estrutura do veículo, enquanto as nervuras e ranhuras conferem resistência mecânica à sua estrutura, sem que tenham qualquer função ornamental ou estética. Concluiu o perito, fl. 21 do laudo, documento id n.º 54808420: “(...) Os pedidos de Registro de Desenhos industriais BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0, não possuem forma plástica ornamental proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, para preencher os requisitos no Art. 95 da Lei 9.279/96, vez que predominam as características construtivas técnicas e funcionais, enquadrando os produtos em apreço no rol da forma necessária comum ou vulgar determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, nos termos do Art. 100, II do Lei 9.279/96. (...).” A conclusão do perito está perfeitamente de acordo com a decisão final apresentada pelo INPI. A definição trazida pelo artigo 95 da Lei 9.279, como já dito, considera “desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, excluída a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Pois bem, a partir do que foi exposto pelas partes e pelo perito entendo que o coxim, em sendo uma peça que evita reverberação dos componentes internos de um veículo, motor e câmbio, será desenvolvido de acordo com a estrutura e características do veículo. Sua composição dependerá da intensidade das vibrações que terá de absorver e, sua forma, da composição e estrutura interna do veículo, na medida em que precisa ser encaixado entre as peças cujas vibrações precisa absorver e a carroceria, para evitar a reverberação. Claro que, diante disso, a estética do coxim, sua aparência ou ornamentalidade, são subsidiárias diante da técnica e da funcionalidade. Conforme narrado pela autora, para fabricação dos coxins e outras peças, as montadoras lançam cotações para seus fornecedores, empresas previamente homologadas, contendo os requisitos técnicos específicos. Esses fornecedores apresentam propostas técnicas à montadora, que escolhe a mais adequada. Assinado o contrato de confidencialidade, o fornecedor tem acesso à toda documentação necessária, notadamente os requisitos e especificações técnicas, que balizarão o desenvolvimento do projeto. A extensão da liberdade criativa do fornecedor, portanto, é limitada pelas especificações técnicas do produto e pela natureza e funcionalidade da peça a ser desenvolvida. Muito embora a técnica e funcionalidade sejam preponderantes, como já dito, o coxim, como qualquer outra peça ou objeto, tem um aspecto ornamental desenvolvido pelo fabricante. Nesse contexto, A conclusão do perito judicial (e do próprio INPI), pela negativa de registro é coerente e se justifica de forma plena quando a análise se limita ao cotejo das definições trazidas pela legislação vigente com a função desempenhada pelos coxins, sem considerar quaisquer outros aspectos. O autor, contudo, demonstrou de forma bastante ostensiva ao longo de suas manifestações que os coxins podem ser desenvolvidos com diferentes formas e, ainda assim, atender às especificações técnicas de um mesmo veículo. O desenho industrial nada mais é do que a forma e os traços de um objeto, cuja relevância estética, ornamental e plástica, faz com que mereçam a proteção legal conferida pelo registro. Assim, ainda que o aspecto técnico e funcional no desenvolvimento dos coxins seja preponderante, isto não retira a natureza criativa do processo, nem a individualidade de seu resultado final, tanto que, como dito, o autor comprovou à exaustão as diversas formas dos coxins existentes, (fl. 4/5 do documento id n.º 104139254), e a existência de veículos nos quais é possível utilizar coxins com diferentes formatos, fl. 5/7 e 12/17 do documento id n.º 104139254. Isto demonstra que a forma do coxim não é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, havendo um componente claramente criativo no desenvolvimento de seu desenho. A ideia de que o caráter ornamental ou estético de um objeto está diretamente ligado à possibilidade de sua visualização, decorre do sentido vulgar que damos às expressões ornamental e estética. A lei, contudo, não exige o requisito da visibilidade do objeto para que o aspecto ornamental do desenho mereça a proteção do registro. O que a lei exige é que o desenho apresente visual novo e original na sua configuração externa. A efetivação junto ao INPI de registros de desenhos industriais de coxins, (documento id n.º 261398902), demonstra claramente tanto a existência de diferentes formas deste objeto merecedoras de proteção legal, quanto a falta de uniformidade nas decisões tomadas pelo INPI, acerca dos pedidos de registro que envolvam coxins. A autora comprovou ao longo de suas manifestações a contradição existente no posicionamento do INPI acerca do pedido de registro de desenhos industriais de coxins, pois enquanto alguns são deferidos (ainda que a partir de maiores esclarecimentos acerca do caráter ornamental do objeto, documento id n.º 261398904), outros são diretamente indeferidos por não ter o coxim caráter ornamental. Desta forma, a fundamentação apresentada pelo INPI para o indeferimento dos pedidos de registro, (artigo 100 da lei 9.279/1996), claramente não se aplica aos coxins desenvolvidos pela Aurora, razão pela qual o ato de indeferimento do registro com base nesse fundamento deve ser anulado. Não cabe a este juízo, contudo, determinar diretamente a concessão dos registros dos Desenhos Industriais pedidos n.º BR 30 2014 004226 2 e BR 30 2014 004227 0, uma vez que há aspectos de originalidade e novidade de cada desenho que devem ser analisados pelo INPI, até em respeito a registros anteriormente deferidos, análise esta que este juízo não tem condições de suprir. Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, apenas para reconhecer a nulidade dos atos administrativos que, com fundamento no artigo 100 da lei 9.279/1996, indeferiram os pedidos de registro dos Desenhos Industriais sob n.º BR 30 2014 004226-2 e BR 30 2014 004227-0 e determinar que estes dois pedidos de registro sejam submetidos a nova análise do INPI quanto aos demais requisitos para a sua concessão. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa. P.R.I.

01/09/2023, 00:00

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Advogados / Representantes(7)

Baixa Definitiva

Trânsito em julgado

Publicação

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

Conclusão (para julgamento)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

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