5000293-48.2018.4.03.6105

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Órgão

8ª Vara Federal de Campinas

Classe

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Destinatário

ROSSAM NUTRICAO E SERVICOS LTDA

Advogado

MARCEL ALBERTO XAVIER (OAB 163383/SP)

Órgão

8ª Vara Federal de Campinas

Classe

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Destinatário

ROSSAM NUTRICAO E SERVICOS LTDA

Advogado

MARCEL ALBERTO XAVIER (OAB 163383/SP)

Improcedência

O que não ocorreu na questão em tela, pois para alterar seus próprios precedentes teria que haver uma fundamentação especial e, ainda respeitando o princípio da legalidade a qual o INPI se obriga. Noutro lado, feriu o princípio da igualdade, que por conta da decisão equivocada fez desaparecer a percepção da autora de que suas decisões devem significar à proteção da confiança que sempre está associada a exigência de previsibilidade de lealdade e respeito ao princípio da boa-fé objetiva, e por ser ela publica que não pode favorecer um e desfavorecer outro, mesmo que seja apenas o sentimento que provoca nas pessoas. (...)”.

A r. sentença ora recorrida (ID 55190251) consignou o entendimento de que o indeferimento administrativo do pedido de registro de marca formulado pelo autor ocorreu em razão de o termo ‘Lithotamnium’ ser genérico, sem caráter distintivo exigido pela legislação de regência. Ademais, citada fundamentação estaria registrada no processo administrativo junto ao INPI, motivo pelo qual o argumento de ausência de fundamentação não se sustenta.

Por fim, registrou o decisum que “(...) A alegação de isonomia não está evidenciada e não lhe confere o direito pretendido. (...)”. Em suas razões recursais (ID 55190254), a apelante alega, em síntese, que o INPI feriu a isonomia quando deferiu o requerimento de registro da marca nominativa ‘Lithothamnium’ para outra empresa, indeferindo o pleito da autora, realizado anteriormente. Diz que a marca cujo registro pleiteia não consta da lista taxativa das marcas insuscetíveis de registro prevista pelo artigo 124 da Lei 9.279/96.

Com as contrarrazões do INPI (ID 55190259), vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório. APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000293-48.2018.4.03.6105 RELATOR: Gab.

03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA APELANTE: ROSSAM NUTRICAO E SERVICOS LTDA Advogado do(a) APELANTE: MARCEL ALBERTO XAVIER - SP163383-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Dos requisitos para o registro de marca Não assiste razão à apelante. Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.

Veja-se: “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)” Sobre os requisitos necessários ao registro de marca de produto ou serviço, leciona Marlon Tomazette, in “Curso de Direito Empresarial – Teoria Geral e Direito Societário”, volume 1, Editora Atlas S/A, 6ª edição, 2014, páginas 146 e seguintes: “(...) Para o empresário, marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes.

Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor. (...) Apesar de alguma divergência terminológica, é certo que para que algo possa ser registrado como marca é essencial que atenda a alguns requisitos, quais sejam, a capacidade distintiva do sinal, a novidade e o desimpedimento. 3.1 Capacidade distintiva Na composição da marca, é essencial que ela seja capaz de diferenciar o produto ou serviço de outro.

A marca serve para identificar produtos e serviços, diferenciando-os dos seus concorrentes. Não se exige que o sinal seja novo, mas que ele tenha a possibilidade de diferenciar o produto ou serviço. (...) 3.2 Novidade Atendendo aos requisitos de existência, a marca, para ser lícita, deve gozar de novidade. Trata-se de uma novidade relativa, isto é, o sinal não precisa ser criado pelo empresário, mas tem que ser capaz de diferenciar o produto ou serviço dos produtos ou serviços de seus concorrentes, vale dizer, tem que ser novo em relação à espécie de produtos que quer identificar. (...) Diante dessa novidade, não se pode registrar marca idêntica a outra marca já protegida para aquele ramo de atuação.

Não se admite sequer marca similar que possa gerar confusão com marcas já protegidas. Nesse ponto, protege-se a concorrência, evitando condutas desleais no mercado, isto é, evitando que um empresário se aproveite da boa fama dos produtos de outro empresário. A princípio, uma marca só goza de proteção em determinado ramo de atuação, não havendo nenhum óbice para que uma marca já registrada em um ramo de atuação seja registrada em outro ramo de atuação. 3.3 Desimpedimento A Lei 9.279/96 indica expressamente várias proibições para o registro das marcas, em seu artigo 124, que serão estudadas em seguida.

Assim, para que uma marca seja lícita, ela não pode incorrer em nenhum dos impedimentos previstos na legislação. Daí falar-se em desimpedimento. (...)

4. Proibições Como já registrado, a lei expressamente proíbe o registro de marcas em determinadas situações, por motivos variados. Joaquin Garrigues, na Espanha, reuniu as proibições em quatro grandes grupos, quais sejam: (a) por incompatibilidade entre a função da marca e o sinal escolhido (escudos, símbolos nacionais, Cruz Vermelha, falsa procedência); (b) por razões de moralidade e respeito (violação à moral e aos bons costumes, contrárias a algum culto religioso); (c) por falta de virtude diferenciadora (denominações genéricas, classes, preços, qualidades, pesos e medidas); (d) pelo princípio da exclusividade (outros sinais já registrados). (...) No Brasil, o artigo 124 da Lei 9.279/96 apresenta 23 incisos de proibições que serão destacados a seguir.

Não se trata de rol exaustivo de proibições, porquanto outras proibições podem decorrer de outros diplomas normativos, (...)

VI – (...) No inciso VI são proibidas as marcas que não tenham suficiente caráter distintivo. Mais uma vez protege-se a própria concepção da marca, exigindo-se o caráter distintivo. Ora, se a finalidade da marca é distinguir, é certo que não pode haver uma marca que não distinga. Uma pessoa não pode se aproveitar de um sinal que é franqueado a todos. Não podem ser admitidas como marcas expressões genéricas ou necessárias, ou comuns que identificam o próprio produto ou serviço, como, por exemplo: café, restaurante, vinho, açúcar, motor, etc.

Mesmo expressões populares indicativas do próprio produto também não podem ser objeto de registro, como, por exemplo, pinga ou cachaça para uma aguardente de cana. (...)” (grifos meus) Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso VI: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; Saliento que, ao contrário do quanto afirmado pela apelante, e como bem explicitado pela doutrina na citada, o rol do artigo 124 é meramente exemplificativo, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso VI, uma vez que o termo ‘Lithothamnium’ é amplo e abrangente, servindo para designar, genericamente, ‘algas marinhas calcárias’ – produto com utilização comercial como fertilizante orgânico e, ainda, como suplemento alimentar, conforme será demonstrado.

Das circunstâncias do caso concreto Observo que a ora apelante realizou dois pedidos de registro da marca ‘Lithothamnium’ junto ao INPI, nos seguintes termos: Pedido 905418743: referente à marca nominativa “Lithothamnium”, depositada na NCL (10)1 para distinguir “algas [fertilizantes]”; Pedido 910471266, referente à marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositada na NCL (10)5, para distinguir “farinhas para uso farmacêutico; Suplemento alimentar para animais; Suplementos alimentares minerais; Complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal; Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal; Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal; Bebidas medicinais; Complementos nutricionais;(…) ”.

Os pedidos foram indeferidos pelo instituto réu – de modo devidamente fundamentado, ao contrário do que alega a apelantes em razões recursais – nos seguintes termos (ID 55190247, fl. 12 e 13): “(...) INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO (...) A marca é constituída por sinal de caráter necessário sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI. (...) ‘Lithothamnium’ é o nome científico de uma alga, sendo, portanto, a designação necessária do produto assinalado.” “RECURSO CONTRA

DECISÃO

EM PROCESSO DE REGISTRO (...) PELA MANUTENÇÃO DO ATO INDEFERITÓRIO, uma vez que o sinal sob exame infringe o disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI, na medida em que restou comprovado ser de caráter necessário em relação aos produtos a distinguir, não se encontrando revestido de suficiente forma distintiva. O Lithothamnium é uma alga marinha calcárea encontrada em todos os mares do mundo. Ao absorverem os minerais do ambiente, elas transformam os componentes químicos em compostos de fácil absorção pelas plantas - Fonte: revista campo e negócios” (grifos meus) A respeito do caráter genérico e da ausência de distintividade da marca que se pretende registrar, anoto, por oportuno, o teor dos esclarecimentos prestados pelo INPI, em sede de contrarrazões: “Lithothamnium é termo que designa determinado gênero de algas marinhas calcárias, pertencentes à família Corallinales.

É o que se vê de artigos científicos do repositório Scielo: “O corretivo à base de Lithothamnium é simples, natural, derivado de uma alga marinha do gênero Lithothamnium (...)” “O lithothamnium é um material derivado de algas marinhas calcárias, pertencente à família Corallinales, do gênero Lithothamnium, sendo já relatadas mais de 25 espécies (...)” A utilização de granulados bioclásticos, constituídos por algas calcárias (Lithothamnium)(...)” Tais algas são comumente utilizadas na agricultura como fertilizante orgânico: “O Lithothaiimium é uma alga marinha calcárea encontrada em todos os mares do mundo.

Ao absorverem os minerais do ambiente, elas transformam os componentes químicos em compostos de fácil absorção pelas plantas.(...) Como fertilizante orgânico usado na agricultura, Lithothamnium sp.reage com o solo de forma imediata, corrigindo seu pH - ele pode ser utilizado em misturas com os fertilizantes NPK, dispensando calagem mineral prévia. O cálcio orgânico marinho é rico em Ca, Mg, B, S, Mn, Cu, Mo, Co e Cr, além de outros elementos de vital importância para a agricultura.

Além disso, a riqueza de minerais e a porosidade do Lithothamnium sp. ocasionam um rápido reequilíbrio físico-químico do solo, tomando-o mais fértil” Além disso, as algas Lithothamnium são também exploradas comercialmente como a matéria-prima básica de suplemento alimentar animal e também humano: “Uso da alga Lithothamnium calcareum como fonte alternativa de cálcio nas rações de frangos de corte” “Sobre o Lithothamnium.

Alga marinha calcária, conhecida há mais de 200 anos, o Lithothamnium vem sendo explorado nos últimos 30 anos por países da Europa e Ásia, para oferecer nutrição animal, vegetal e humana. Produto nobre, possui alta reatividade e é rico em mais de 40 nutrientes minerais e orgânicos, altamente solúveis e naturalmente equilibrados pelo meio ambiente”. “Extraordinário Suplemento Alimentar Natural de Cálcio à base de Alga Lithothamnium com Magnésio e Vitamina D para quem deseja minimizar as carências minerais orgânicas decorrentes de diversos fatores, como a alimentação incorreta, o desgaste natural e o desequilíbrio provocado por estados doentios. (...) Suplemento de Cálcio Triple Action à base de Alga Lithothamnium com Magnésio e Vitamina D A Alga Lithothamnium é composta de biominerais marinhos, sendo assim considerada a fonte mineral mais biodisponível, a Alga Lithothamnium é uma alga marinha calcárea encontrada em todos os mares do mundo.

Ao absorverem os minerais do ambiente, elas transformam os componentes químicos em compostos de fácil absorção pelo nosso organismo. A principal função desses minerais é a formação de enzimas, que funcionam como catalizadores orgânicos nas trocas químicas das células. Por isso, são vitais para a sobrevivência das células e do corpo. A Alga Lithothamnium pode inclusive auxiliar no controle do diabetes. (...) Os suplementos à base da Alga Lithothamnium são indicados para todas as faixas de idade.

Para crianças em desenvolvimento é ótimo para fortalecer os ossos, dentes e melhorar o rendimento escolar(…)” Pois bem. O termo “Lithothamnium’, de fato, não é passível de registro como marca, uma vez que não possui qualquer grau de distintividade. Pelo contrário, confunde-se com os próprios produtos que a ora apelante pretende colocar no mercado de consumo, o que impossibilita o registro nos exatos termos preceituados pelo artigo 124, inciso VI da LPI.

Nesse sentido aponta a jurisprudência sobre a matéria. Confira-se: ..EMEN: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado n.º 126 do STJ: "E inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

2. A jurisprudência da ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que de acordo com o art. 122, da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, diante do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a expressão "país do futebol" seria de uso comum e não possui o mínimo de distintividade necessário para registro. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no Enunciado n.º 7/STJ.

4. RECURSO ESPECIAL, DESPROVIDO. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1746911 2017.02.78661-0, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:19/10/2018 ..DTPB:.) APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL- REGISTRO DE MARCAS-POSSIBILIDADE - CONFUSÃO AO PUBLICO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS FRACAS QUE REMETEM À EXPRESSÃO DE USO COMUM - MARCAS MISTAS DOTADAS DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE-CONCESSÃO DOS REGISTROS DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 124, VI DA LPI - COLIDÊNCIA DA MARCA DA APELADA COM NOME COMERCIAL DA APELANTE- DIREITO DE PRECEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 8º DA CUP - NÃO CABIMENTO.

1- Recurso que consiste em decidir a respeito da legalidade do registro marcário da apelada, notadamente diante dos argumentos da apelante no sentido de que a apelada teria infringido os artigos 124, inciso V e XIX da Lei 9.279/96 e 8º da CUP, praticando concorrência desleal, ao buscar ilicitamente, desviar para si a clientela da autora;

2- O termo "AMABILI" traduzido do italiano para o português significa "amável", "agradável","suave", sendo tal vocábulo de uso comum para descrever uma característica do produto que se quer distinguir, notadamente no ramo de vestuário e acessórios, ramo no qual a clientela privilegia a compra de tais produtos ao se deparar com produtos que trazem em seu bojo tal qualidade, ou seja, a expressão mantém relação com os produtos assinalados;

3- A princípio, a expressão AMABILI, traduzida, não poderia ser registrada, ante os termos do art. 124, VI da LPI. A questão encontra tratamento e solução legislativa adequada, na medida em que expressões de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, não podem servir individualmente como marca, sob pena de que se exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso;

4- A proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas, ou simplesmente descritivas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos. Nesse compasso, afigura-se que a marca mista ?AMABILI? (registro nº 823.282.481) INDÚSTRIA TÊXTIL AMABILI LTDA., foi concedida dentro dos parâmetros legais do artigo 124, inciso VI da LPI, uma vez que se revestiu de suficiente distintividade, na medida em que foi constituída na forma mista;

5- Destaque-se que empresas que utilizam sinais deste gênero, seja na composição do seu nome comercial ou de sua marca, acarretam para si a possibilidade de arcar com a convivência com outros sinais assemelhados, como no caso em tela;

6- A Primeira Turma Especializada já se posicionou sobre o tema no sentido de que o direito de precedência deve ser arguido em sede administrativa, sob pena de preclusão (Apelação Cível: 2008.51.01.813429-1 - DJE 13.07.2011 - Relator: DES.FED. ABEL GOMES). Assim, não assiste razão à apelante, na medida em que, consoante andamento em anexo extraído do site do INPI, a apelante não arguiu o alegado direito de precedência durante o trâmite do processo administrativo referente ao registro da marca da apelada no INPI, razão pela qual não tinha a Autarquia como ter ciência da existência do alegado impedimento à concessão do registro anulando;

7- O art. 8º da CUP deve ser interpretado como instrumento repressivo da concorrência desleal. Assim, não tendo comprovado a apelante que o seu nome comercial era dotado de fama e notoriedade à época do depósito do registro marcário da apelada, não há que se falar em má-fé e concorrência desleal por parte desta na aquisição de seu registro;

8- Correto foi o ato do INPI que concedeu o registro da empresa apelada, não havendo que se falar em violação à legislação marcária,

9- Recurso conhecido e não provido. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0811042-58.2011.4.02.5101, MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2.) No mais, observo que o INPI admite a possibilidade de equívoco na concessão de um dos pedidos aventados pela apelante como prova de violação ao princípio da isonomia. Confira-se o que consta do teor das contrarrazões (ID 55190259): “(...) Na inicial é mencionada ainda suposta contradição do INPI em vista do deferimento prévio de outros três pedidos que supostamente apenas não se tornaram registro por falta de pagamento da concessão pelo requerente, encontrando-se arquivados.

São estes: Nº. 826481965 - marca mista “LITHOTHAMNIUM”, depositado por Palmares Administração e Participações Ltda, para assinalar suplemento alimentar (deferido em 03/07/2007); Nº. 830264388 - marca nominativa “CALCIUM MARINE LITHOTHAMNIUM”, depositado por Nature Helth Ltda Comercial, para distinguir farinha de alga lithothanium (deferido em 06/02/2012, mas com a seguinte ressalva: “sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘calcium’ isoladamente e da expressão ‘lithothamnium’”); Nº. 905472047 - marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositado por Mirtes Trojan, para distinguir suplementos e complementos nutricionais (deferido em 11/08/2015).

Registre-se, por primeiro, que qualquer concessão de registro de marca sujeita-se a procedimento administrativo de nulidade[8], assim como a também a ação de nulidade[9] passíveis de proposição ex officio pelo INPI, ou por algum interessado, caso identificado motivo de nulidade. Quanto ao mérito de tais decisões, é de se mencionar que a primeira delas ocorreu há mais de 10 anos, e que a marca requerida era mista – e não nominativa, como se dá no caso dos autos.

Com relação à segunda, esta foi deferida com a expressa ressalva da impossibilidade de uso exclusivo da expressão “lithothamnium” pelo particular, justamente a pretensão que rende ensejo ao indeferimento da marca requerida pelo Autor. No que tange ao deferimento do pedido n° 905472047, se desconhece se ao tempo daquele exame de mérito – ocorrido em 11/08/2015 – a alga “lithothamnium "já era utilizada como base para a produção de suplementos animais ou humanos.

Caso o fosse, é de se reconhecer a inadequação de seu mérito, de tal modo que, acaso ultimado o registro, sujeitar-se-ia aos artigos 169 e 173 da LPI. (...)” (grifei) Percebe-se que o INPI possui justificativas plausíveis para o deferimento dos dois primeiros pedidos mencionados – o primeiro versaria sobre marca mista, que agregou ao termo ‘Lithothamnium’ outro elemento, apto a configurar a distinção exigida pela lei; o segundo teria sido concedido com expressa ressalva acerca da impossibilidade de uso isolado e exclusivo do termo ‘Lithothamnium’.

Assim, não se pode considerar violação ao princípio da isonomia nessas hipóteses, de vez que o substrato fático desses pedidos é diferente daquele apresentado pela apelante, sendo, portanto, legítima a adoção de soluções jurídicas diversas por parte do INPI. Quanto ao terceiro pedido elencado pela apelante, o instituto réu admite a possibilidade de concessão equivocada do registro de marca, ressaltando, porém, que caso constatada a falha, abre-se a possibilidade de anulação, administrativa ou judicial, do registro, nos termos dos artigos 169 e 173 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse caso, em que pese a plausibilidade da alegação de tratamento não isonômico por parte do INPI, observo ser vedado o uso de eventuais equívocos cometidos pelo instituto com o escopo de validar a pretensão da apelante, pois o pleito apresentado pela ora recorrente está, como demonstrado, em nítida desconformidade com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência sobre o tema. Se houve erro por parte do INPI, sua correção deve ser feita na seara apropriada – o que refoge ao âmbito da presente demanda.

Ressalto, no ponto, o quanto consignado pela r. sentença ora recorrida: “ (...) A alegação de isonomia não está evidenciada e não lhe confere o direito pretendido. Em relação às situações elencadas pela autora como precedentes, como é cediço, o poder de autotutela, enquanto consectário do princípio da legalidade objetiva (art. 37, caput, CF/88), assegura à Administração Pública a prerrogativa de rever seus próprios atos e extingui-los, quando eivados de nulidade insanável, ou, ainda, revogá-los, por questão de conveniência ou oportunidade.

É inconteste que a autarquia com base em seu poder/dever de autotutela, pode rever os seus atos para cancelar ou suspender benefícios quando eivados de vícios que os tornem ilegais, consoante (Súmulas 346 e 473 do E. STF: “Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” No entanto, conforme detalhado pelo réu, os registros n. 826481965, n. 830264388 e n. 905472047 não estão em vigor, mas arquivados.

Não obstante, deverá o INPI lançar em tais processos administrativos a informação de que os deferimentos deverão ser revistos, em caso de desarquivamento, considerando o ora aduzido pelo réu sobre a aplicação do critério da distintividade. (...)” (grifos meus) Em conclusão, não tendo a apelante esposado razões aptas à modificação do julgado, de rigor a manutenção da r. sentença proferida em primeiro grau.

Dos honorários recursais Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, deve o tribunal, de ofício, ao julgar o recurso, majorar a condenação em honorários, dentro dos limites legalmente estabelecidos, atendendo-se, assim, à necessidade de remuneração do trabalho do advogado em fase recursal, bem como, secundariamente, à finalidade de desestimular a interposição de recursos. Tendo em vista esses objetivos, devem ser arbitrados os honorários recursais nas hipóteses em que o recurso não é conhecido ou não é provido, mantendo-se a sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência do

C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017. Portanto, considerando o não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários fixados em sentença para 12% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da autora, nos termos da fundamentação supra. É como voto. APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000293-48.2018.4.03.6105 RELATOR: Gab.

03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA APELANTE: ROSSAM NUTRICAO E SERVICOS LTDA Advogado do(a) APELANTE: MARCEL ALBERTO XAVIER - SP163383-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Pedi vista dos autos para melhor compreensão da discussão aqui posta e, feito isto, acompanho integralmente o voto do E. Relator, pelas razões que passo a expor: Com efeito, a presente demanda foi ajuizada por ROSSAM NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA em face do INPI objetivando a condenação da autarquia em obrigação de fazer, consistente em conceder o registro da marca "LITHOTHAMNIUM".

A negativa à concessão do registro fora fundamentada no artigo 124, inciso VI da Lei n° 9.279/96, que transcrevo: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; Constou da motivação do ato administrativo que "Lithothamnium é o nome científico de uma alga, sendo, portanto, a designação necessária do produto assinalado" (Num. 55190247 - pág. 12).

Mais especificamente, houve parecer técnico pela irregistrabilidade da marca, nos seguintes termos (Num. 55190247 - pág. 13): "O Lithothamnium é uma alga marinha calcárea encontrada em todos os mares do mundo. Ao absorverem os minerais do ambiente, elas transformam os componentes químicos em compostos de fácil absorção pelas plantas.(...)" Assim, ao contrário do quanto alegado pela parte, o indeferimento do registro não se deveu ao uso de letras maiúsculas ou minúsculas, mas, sim, ao fato de que o único elemento nominativo constante da marca que a autora pretendeu registrar é o nome científico de uma alga.

Também não foi o fato de que sua marca seria constituída apenas por letras que ensejou o indeferimento. Correta, portanto a motivação adotada pelo INPI quanto à irregistrabilidade do elemento nominativo, por se tratar de nome científico de uma alga e, portanto, ser sina necessário para sua identificação, sem que se verifique qualquer forma distintiva adotada pela requerente. Se assim não fosse, todos os outros produtores que se utilizam, de alguma forma, desta marca estariam impedidos de mencioná-la para identificar os seus produtos, o que não se pode admitir.

Outro argumento trazido pela requerente, bastante relevante à primeira vista, é o de que seu requerimento teria sido preterido injustamente pelo INPI, porque a autarquia teria concedido registro a marcas semelhantes requeridas por outras pessoas. No entanto, melhor compulsando os autos, tenho que não é possível acolher a argumentação. Quanto a isto, o INPI afirmou, em sua contestação, que se tratam dos seguintes registros (Num. 55190246): "· Nº. 826481965 - marca mista “LITHOTHAMNIUM”, depositado por Palmares Administração e Participações Ltda, para assinalar suplemento alimentar (deferido em 03/07/2007); · Nº. 830264388 - marca nominativa “CALCIUM MARINE LITHOTHAMNIUM”, depositado por Nature Helth Ltda Comercial, para distinguir farinha de alga lithothanium (deferido em 06/02/2012, mas com a seguinte ressalva: “sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘calcium’ isoladamente e da expressão ‘lithothamnium’”); · Nº. 905472047 - marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositado por Mirtes Trojan, para distinguir suplementos e complementos nutricionais (deferido em 11/08/2015)".

A autarquia procurou justificar as concessões desses registros dizendo que, quanto à primeira, se tratava de marca mista, e não meramente nominativa, como é a da autora; a segunda fora registrada com expressa ressalva de que não havia direito de exclusividade quanto ao uso do termo nominativo; e a terceira fora concedida em período no qual não se sabe se "a alga “lithothamnium" já era utilizada como base para a produção de suplementos animais ou humanos" (Num. 55190246).

Em verdade, tenho que o INPI deveria ter concedido os dois primeiros registros com a ressalva de que não haveria direito de exclusividade quanto ao uso do termo "lithotamnium", por se tratar de nome científico da alga que compõe esses produtos. O primeiro para tutelar o elemento figurativo da marca, e o segundo para tutelar o conjunto de palavras que compõem o elemento nominativo da marca, como corretamente fez a autarquia.

O terceiro registro, de fato, tem indícios de ilegalidade, pelos mesmos motivos adotados pelo INPI para negar o registro de marca pretendido pela autora. Mas, isto não permite concluir que tenha a autarquia dado tratamento desfavorável ao autor, e, sim, que aparentemente houve um equívoco na concessão daquele outro registro, não sendo possível, portanto, determinar que o INPI adote o mesmo critério equivocado para analisar o pleito deduzido pela requerente.

Daí porque me filio à conclusão a que chegou o Relator, no sentido de ser "vedado o uso de eventuais equívocos cometidos pelo instituto com o escopo de validar a pretensão da apelante, pois o pleito apresentado pela ora recorrente está, como demonstrado, em nítida desconformidade com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência sobre o tema. Se houve erro por parte do INPI, sua correção deve ser feita na seara apropriada – o que refoge ao âmbito da presente demanda".

E, naturalmente, a higidez daqueles outros registros não é objeto da presente demanda, e seus titulares sequer são parte neste feito, nada se podendo decidir em relação a eles, sob pena de violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Considerando que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016, que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor abaixo dos limites do § 3º, inciso I do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 e o não provimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ.

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 08/05/2017), acompanho o Relator também em relação à majoração de honorários com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Relator para negar provimento à apelação e majorar os honorários fixados em sentença para 12% sobre o valor atualizado da causa. E M E N T A EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO VI, DA LEI 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.

2. Ao contrário do quanto afirmado pela apelante, e como bem explicitado pela doutrina na citada, o rol do artigo 124 é meramente exemplificativo, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso VI, uma vez que o termo ‘Lithothamnium’ é amplo e abrangente, servindo para designar, genericamente, ‘algas marinhas calcárias’ – produto com utilização comercial como fertilizante orgânico e, ainda, como suplemento alimentar.

3. Observo que a ora apelante realizou dois pedidos de registro da marca ‘Lithothamnium’ junto ao INPI, nos seguintes termos: Pedido 905418743: referente à marca nominativa “Lithothamnium”, depositada na NCL (10)1 para distinguir “algas [fertilizantes]”; Pedido 910471266, referente à marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositada na NCL (10)5, para distinguir “farinhas para uso farmacêutico; Suplemento alimentar para animais; Suplementos alimentares minerais; Complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal; Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal; Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal; Bebidas medicinais; Complementos nutricionais;(…) ”.

4. Os pedidos foram indeferidos pelo instituto réu – de modo devidamente fundamentado, ao contrário do que alega a apelantes em razões recursais.

5. O termo “Lithothamnium’, de fato, não é passível de registro como marca, uma vez que não possui qualquer grau de distintividade. Pelo contrário, confunde-se com os próprios produtos que a ora apelante pretende colocar no mercado de consumo, o que impossibilita o registro nos exatos termos preceituados pelo artigo 124, inciso VI da LPI.

6. No mais, observo que o INPI admite a possibilidade de equívoco na concessão de um dos pedidos aventados pela apelante como prova de violação ao princípio da isonomia.

7. Percebe-se que o INPI possui justificativas plausíveis para o deferimento dos dois primeiros pedidos mencionados – o primeiro versaria sobre marca mista, que agregou ao termo ‘Lithothamnium’ outro elemento, apto a configurar a distinção exigida pela lei; o segundo teria sido concedido com expressa ressalva acerca da impossibilidade de uso isolado e exclusivo do termo ‘Lithothamnium’. Assim, não se pode considerar violação ao princípio da isonomia nessas hipóteses, de vez que o substrato fático desses pedidos é diferente daquele apresentado pela apelante, sendo, portanto, legítima a adoção de soluções jurídicas diversas por parte do INPI.

8. Quanto ao terceiro pedido elencado pela apelante, o instituto réu admite a possibilidade de concessão equivocada do registro de marca, ressaltando, porém, que caso constatada a falha, abre-se a possibilidade de anulação, administrativa ou judicial, do registro, nos termos dos artigos 169 e 173 da Lei de Propriedade Industrial.

9. Nesse caso, em que pese a plausibilidade da alegação de tratamento não isonômico por parte do INPI, observo ser vedado o uso de eventuais equívocos cometidos pelo instituto com o escopo de validar a pretensão da apelante, pois o pleito apresentado pela ora recorrente está, como demonstrado, em nítida desconformidade com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência sobre o tema.

Se houve erro por parte do INPI, sua correção deve ser feita na seara apropriada – o que refoge ao âmbito da presente demanda.

10. Apelação da autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.