Procedimento Comum Cível 5003777-80.2020.4.03.6144 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5003777-80.2020.4.03.6144 - TRF3 | JusConsulta

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: ADB COMERCIO DE PECAS PARA RETIFICAS LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: THIAGO BLANCO - SP340819 REU: AIRSHIP DO BRASIL - INDUSTRIA E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) REU: MARCO ANTONIO HENGLES - SP136748, NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - SP78179 S E N T E N Ç A 1 RELATÓRIO autora: "(...) A requerente é pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita na Junta Comercial sob o CNPJ nº. 73.182.859/0001-32 e exploradora do comércio por atacado e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, desde a sua constituição em 1993. Desta forma, a mesma requereu o pedido de registro de sua marca no ano de 1999, o qual foi conferido em 2005, conforme registro nº. 821735110. Neste sentido, no ano de 2019, após o decurso do referido prazo, a autora fez novo pedido de marca de produto (mista) ao INPI, processo nº. 917801997 e protocolo nº. 29409171907555559. Acontece que, surpreendentemente, no corrente ano o referido pedido foi indeferido sob a alegação de que “a marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 911380973 (ADB AIRSHIP DO BRASIL). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”. Desta forma, tendo em conta a ilegalidade do ato administrativo emanado do INPI, bem como o imensurável prejuízo que o referido indeferimento do registro da marca causará a autora, basta ver que por 27 anos ela é reconhecida por sua marca, se fez necessário o ajuizamento da presente demanda, haja vista que, conforme se verá adiante, as marcas podem coexistir, notadamente pelo princípio da especificidade/especialidade, bem como por conta das mesmas não serem notórias ou de alto renome; o segmento de mercado ser totalmente diverso; a logomarca ser distinta; o código de Classificação Internacional de Viena ser diferente; de não haver aproveitamento parasitário; do nome empresarial não ser coincidente; do município de sede das empresas não ser o mesmo e, por fim, de não se encontrar presente as condições concomitantes dispostas no art. 124, inciso XIX, da LPI, restando por tudo demonstrado que é incapaz de causar ao consumidor confusão ou associação passível de induzi-lo em erro. Por conta disto não se deseja a anulação do registro da marca “ADB – AIRSHIP DO BRASIL”, processo nº. 911380973, uma vez que as duas marcas podem coexistir, razão pela qual requer a anulação do ato administrativo, o qual é revestido de ilegalidade, a fim de que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL proceda ao registro da marca mista “ADB”, na classe NCL (11) 12, conforme solicitado no processo nº. 917801997, em favor da autora. (...)". Requer, nesses termos, a procedência da demanda. Com a inicial, vieram documentos. Por meio do despacho proferido sob o ID 41407707 este Juízo retificou, de ofício, o valor da causa e determinou o recolhimento das custas processuais complementares. O provimento também consignou: "(...) No mesmo prazo, poderá a autora retificar a inicial, trazendo aos autos a "logomarca e a colorimetria utilizada pela ADB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA RETIFICAS LTDA e pela AIRSHIP DO BRASIL – INDUSTRIA E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS S.A" de forma visíveis, já que os sinais visuais não se abrem na petição inicial. (...)". Emenda cumprida, conforme ID 41834336. Citado, o INPI apresentou resposta sob o ID 43270091. Habilitou-se como assistente especial, nos termos do artigo 175 da lei nº 9.279/96. Sustentou a regularidade da decisão administrativa de indeferimento do pedido de registro de marca da parte autora. Informou que o “primeiro entendimento administrativo foi pela colidência com marca anterior pertencente à empresa Ré (ADB Airship do Brasil), pela presença da sigla em comum "ADB" e pela identificação inicial de afinidade mercadológica”. No final, porém, asseverou: "(...) confrontados comas razões ora apresentadas pela Autora, e deixando ressalva quanto a posterior teor da contestação da empresa Ré, indica-se que a decisão administrativa de indeferimento pode ser anulada, já que os segmentos mercadológicos não possuem afinidade; embora situados na mesma classe de produtos. A diferença nas apresentações visuais também é considerável. Por todo o exposto, é possível a procedência da demanda, não havendo em princípio resistência a eventual decisão judicial que anule o ato administrativo de indeferimento do pedido de registro de marca n. 917.801.997 (ADB). Assim, em virtude da posição processual de assistente especial da Lei 9.279/1996, art. 175, do INPI, e em função do teor do acima exposto, requer prossiga-se o feito. (...)". (grifei). A parte autora apresentou petição, intitulada de réplica, sob o ID 44796209. Requereu, essencialmente, a procedência do pedido, “tendo em conta a manifesta concordância da Autarquia com o pedido de registro da marca da autora”. Citada, a Airship do Brasil - Industria e Servicos Aereos Especializados apresentou contestação (ID 45404495). Sustentou, em resumo, o direito exclusivo sobre a marca ADB e suas variações similares. Requereu a improcedência da demanda. A parte autora apresentou nova petição, também intitulada de réplica, sob o ID 45577555. Rechaçou os argumentos apresentados pela empresa corré em sua contestação e reiterou os termos de sua inicial. Despacho proferido sob o ID 46838226. A parte autora se manifestou sob ID 47382875. Juntou documentos. Requereu o julgamento antecipado da lide. O INPI se manifestou sob o ID 47587740. A empresa corré se manifestou sob o ID 47614195. Os autos vieram conclusos. Eis a síntese do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, registro que a condição de parte ou assistente do INPI na hipótese dos autos é tema de aguçada divergência doutrinária e jurisprudencial. O STJ tem entendido que se cuida de assistente especial (STJ - RESP 1.817.109 RJ ) e que está vinculado aos efeitos da coisa julgada produzida no feito que passa a integrar, conforme artigo 175 da Lei 9.279. Corrija-se, pois, a autuação do feito. Pois bem. A Constituição Federal assegura proteção ao direito de propriedade industrial, conforme a expressa dicção de seu artigo 5º, inciso XXIX. Com esteio na supramencionada norma constitucional, foi editada a Lei nº 9.279/1996, que em seu Título III regulou o direito às marcas. No artigo 124 deste diploma estão catalogadas as vedações ao registro como marcas. Importa, neste caso concreto, averiguar a hipótese do inciso XIX: "(...) Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (..."). Com efeito, nos termos das informações trazidas pelo INPI, ID 43270607, FF. 06/07, a parte autora apresentou pedido de registro de marca sob o n. 917.80.997, em 24/07/2019, o qual foi indeferido por suposta violação ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996 - reprodução de marca de terceiro, no caso, a marca da empresa corré. Da análise dos documentos colacionados ao feito, verifica-se que o prefixo “ADB” está, de fato, presente nas duas marcas em destaque, marcas que possuem, numa primeira análise, segmentos de mercado afins. Todavia, conforme consignado pelo próprio INPI em sua resposta (ID 43270091): "(...) a documentação apresentada pela Autora da lide é suficiente para que este entendimento inicial da Autarquia seja alterado. O segmento de mercado da empresa Ré é especializado, no setor aeronáutico; e a distribuição de pegas e acessórios para tais veículos aéreos não ocorre nos mesmos canais de distribuição das peças, partes e acessórios de veículos automotores terrestres (Carros, Motocicletas, Caminhões, entre outros) (...)" Com relação à reprodução de sinal anterior, com risco de confusão ou associação indevida, o próprio INPI constatou (ID 43270091): "(...) O Sinal depositado pela Autora contém a figura estilizada de um conjunto de três pistões de motor automotivo, coma sigla "ADB" em letras vermelhas. Já a figura contida na marca da empresa Ré apresenta a silhueta de um balão dirigível, comas cores verde e amarela, e o nome "ADB Airship do Brasil", em letras de estilização simples. Embora a primeira decisão tenha sido pela colidência, pela presença em comum do termo "ADB"; as diferenças visuais dos conjuntos, em combinação com a percepção da não ocorrência de afinidade mercadológica; permite que a Diretoria da autarquia entenda pela anulação da decisão administrativa de indeferimento, agora dados os argumentos empreendidos pela Autora na demanda. Assim sendo, e com a ressalva de não ter ainda acesso à contestação da empresa Ré (em não havendo argumentos novos a alterar o entendimento), esta Diretoria se manifesta pela possibilidade eventual de reconhecimento da possível procedência da lide, concordando como pleito autoral, e indicando que não apresentaria oposição a eventual decisão judicial que anule o ato administrativo de indeferimento, podendo proceder ao deferimento do pedido de registro de marca no 917.801997, da empresa Autora. (...)". O INPI concluiu que, embora não haja vício técnico no ato administrativo, a decisão que negou o registro pode ser anulada, haja vista que os segmentos mercadológicos não possuem afinidades e há considerável diferença nas apresentações visuais das marcas. O Instituto também asseverou que “é possível a procedência da demanda, não havendo em princípio resistência a eventual decisão judicial que anule o ato administrativo de indeferimento do pedido de registro de marca n. 917.801.997” (ID 43270091). A conclusão do INPI, diante da carga argumentativa apresentada e dos documentos colacionados, vai ao encontro do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1773244, verbis: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos. 6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial. 7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes. 8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca. 9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito. 10. Em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente. 11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público - inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida. 13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (STJ - REsp 1773244/RJ - 3ª Turma - Relator: Ministra Nancy Andrighi – Publicado no DJe de 05/04/2019), Segundo entendimento do mesmo Superior Tribunal de Justiça, dessa vez no REsp 949.514/RJ, os requisitos para o não registro da marca, de acordo com vedação prevista na lei n° 9.279/96, são: imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. Segue a ementa deste julgado: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. 'MOÇA FIESTA' E 'FIESTA'. POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas." (grifei). (STJ - REsp 949.514/RJ - 3ª Turma - Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros - Publicado no DJ de 22/10/2007) Não merece prosperar, pois, o argumento da Airship no sentido de possuir direito exclusivo sobre a marca ADB e suas variações similares. Conforme visto, os signos/sinais utilizados pelas pessoas jurídicas são diferentes, os serviços prestados são distintos, não havendo afinidade mercadológica. Não há risco de confusão para o consumidor, razão pela qual é plenamente possível a convivência das duas marcas, sem ofensa ao inciso XIX, do Art. 124, da Lei nº 9.279/96. Por fim, trago à fundamentação julgado do Tribunal Regional Federal desta Região, cujos termos também adoto como razões de decidir: "APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)” em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca “MAGNO ALIMENTOS”, na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: “azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva”. 5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828.057.184, 186.924.945 e 815.207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca “MAGNUM”, para identificar “leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral”, pertencente a UNILEVER. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC." (grifei). (TRF3 - ApCiv 5000699-73.2018.4.03.6136 - 1ª Turma - Relator: Desembargador Federal Hélio Nogueira - Publicado no DJEN de 23/02/2021) DISPOSITIVO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5003777-80.2020.4.03.6144 / 1ª Vara Federal de Barueri Trata-se de demanda proposta por Adb Comercio de Pecas Para Retificas Ltda – Epp em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e da Airship do Brasil - Industria e Servicos Aereos Especializados. Pretende, essencialmente, o registro de sua marca em concomitância ao registro da marca da empresa privada corré. Sustenta a parte Diante do exposto, acolho o pedido formulado por Adb Comercio de Pecas Para Retificas Ltda – Epp em face do INPI e Airship do Brasil - Industria e Servicos Aereos Especializados e decreto a nulidade do ato de indeferimento do registro da marca mista “ADB”, na classe NCL (11) 12, solicitado no processo nº. 917801997, depositado em 24.07.2019, protocolo nº. 850190232842 (ID 40737874), conforme artigo 487, I, do CPC. Por conseguinte, acolho o pedido formulado por Adb Comercio de Pecas Para Retificas Ltda – Epp e condeno a autarquia em obrigação de fazer consistente no registro da marca mista “ADB”, na classe NCL (11) 12, conforme solicitado no processo nº. 917801997, depositado em 24.07.2019, protocolo nº. 850190232842 (ID 40737874), conforme artigo 487, I, do CPC. Condeno a Airship ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2º, do CPC. O INPI não deve ser condenado em honorários porque no caso houve "migração interpolar", haja vista que a autarquia anuiu com o pedido da parte autora (STJ - RESP 1.817.109 RJ ). Custas processuais pela corré, Airship, observada a lógica acima. Sentença sujeita a reexame necessário. Int. Barueri, data da assinatura eletrônica.

15/02/2022, 00:00

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Partes do Processo(7)

Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal

Decorrido prazo de AIRSHIP DO BRASIL - INDUSTRIA E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS em 29/06/2022 23:59.

Juntada de Petição de outras peças

Juntada de Petição de contrarrazões

Publicado Despacho em 03/06/2022.

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 02/06/2022

Expedida/certificada a intimação eletrônica

Expedição de Outros documentos.

Proferido despacho de mero expediente

Conclusos para despacho

Decorrido prazo de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em 04/05/2022 23:59.

Juntada de Petição de contrarrazões

Decorrido prazo de ADB COMERCIO DE PECAS PARA RETIFICAS LTDA - EPP em 15/03/2022 23:59.

Juntada de Petição de apelação

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 15/02/2022

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