Publicacao/Comunicacao
Intimação - decisão
DECISÃO
AUTOR: TATICRIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME Advogado do(a)
AUTOR: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
REU: BOMBONATO MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME Advogados do(a)
REU: EDUARDO NEVES ALVES DA SILVA - SP321037, PRISCILLA FERNANDES VIDAL - SP238219, SONIA CARLOS ANTONIO - SP84759 S E N T E N Ç A I. RELATÓRIO
Intimação - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5005350-85.2020.4.03.6102 / 6ª Vara Federal de Ribeirão Preto
Trata-se de ação movida por MOVEIS BOMBONATO EIRELI em face de BOMBONATO MOVEIS E COLCHÕES LTDA, visando a nulidade de registro de marca com exercício do direito de precedência. Narra a inicial (id. 36542808), em síntese, que iniciou suas atividades no ano de 1969, com o Sr. Orivaldo Carlos Bombonato atuando de forma pessoal, como firma individual e que, em 02 de maio de 2018, a Autora decidiu ainda alterar a sua razão social com o propósito de consagrar o sinal distintivo utilizado para a exploração de sua atividade empresarial. Com a isso, a razão social – mantida até hoje – passou a ser MOVEIS BOMBONATO EIRELI, mantendo, contudo, o mesmo titular, o Sr. João Augusto Bombonato, e a mesma estrutura da sociedade que, outrora, difundiu a marca MÓVEIS BOMBONATO. No entanto, a Autora foi surpreendida com uma notificação extrajudicial, enviada pela sociedade BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES LTDA (DOC. 17), ora Ré, sociedade esta que tem como único sócio o Sr. Orivaldo Edson Bombonato – irmão do titular da Autora e filho do Sr. Orivaldo Carlos Bombonato. Na referida notificação extrajudicial, a sociedade Ré informa ter requerido e obtido, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o registro da marca “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”, tendo, igualmente, realizado pedidos de registro de diversas outras marcas relacionadas ao nome “Bombonato”. A Autora já apresentou Oposição, perante o INPI, nos processos administrativos nº 919187293, 919187374, 919187455 e 919187544, como também já realizou o pedido de registro da marca que utiliza há mais de 50 (cinquenta) anos. Contudo, nos processos nº 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411, o prazo para Oposição administrativa já havia se esvaído quando a Autora tomou conhecimento – por meio da notificação extrajudicial – dos pedidos de registro de marca feitos pela Ré. Nesse sentido, por ter o direito de precedência do registro da marca MÓVEIS BOMBONATO, decorrente de sua utilização contínua e pública ao longo de mais de 50 (cinquenta) anos, a Autora requer a anulação dos registros já concedido. O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI manifestou-se (id. 38466792), asseverando que: “Da longa lista de pedidos de marca de titularidade da ré, apenas um se refere a registro de marca em vigor. O registro de marca nº 823517845 foi depositado em 14/08/2001, para o sinal em apresentação mista “BOMBONATO MOVEIS E COLCHOES”, na Classe de Serviços nº 35 da Classificação Internacional de Nice. Tal registro foi concedido em 13/03/2007, o que indicaria, desde já a prescrição da lide, quanto a tal pedido. Já os demais, de nºs 917.592.166, 917.592.140, 919.187. 293, 919187374, 919187455 919187544 e 912374411, até a presente data, ainda não se consolidaram como registros de marca em vigor, não sendo viável iniciar a discussão quanto ao mérito da concessão dos mesmos, antes de qualquer decisão contrária ou favorável aos interesses da mesma”. Contestação (id. 44716113) em que BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES LTDA. Sustenta, como preliminares: a) a inépcia da inicial – visto que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; b) a carência da ação – porquanto haveria supressão da instância administrativa; c) prescrição do direito de ação de nulidade em relação ao registro marcário n. 823.517.845. No mérito, a improcedência do feito. Réplica (id. 52276734) em que a parte autora sustenta o exposto na inicial, refutando as alegações contidas na contestação. Alegações finais apresentadas pela requerida (id. 52285942). O INPI apresentou as informações contidas no id. 76662553. É o relatório. Passo a decidir. II. FUNDAMENTAÇÃO 1. Da inépcia da inicial Sustenta a requerida a inépcia da inicial – visto que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Rejeito a alegação. Consoante estabelece o artigo 330, I, § 1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. A causa de pedir está embasada na suposta precedência na utilização da marca BOMBONATO, requerendo-se, consequentemente, a nulidade do registro da marca concedida a parte requerida (pedido). Ademais, os pedidos são determinados, não havendo incompatibilidade entre eles. Além disso, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Rejeito, assim, a alegação genérica da inépcia da inicial. 2. Da carência da ação Defenda, a requerida, a carência da ação – porquanto haveria supressão da instância administrativa. Como se sabe, o interesse em agir, ou interesse processual, é uma condição da ação com previsão legal expressa, que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica. A adequação, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. A exigência de prévio requerimento administrativo liga-se ao interesse processual sob o aspecto da necessidade. Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige, aprioristicamente, prévio requerimento e exaurimento das vias administrativas, haja vista o princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, Constituição Federal). O pedido autoral, fundamentado no artigo 173 da Lei n. 9.279/96, visa a declaração de nulidade dos registros de marca feitos pela Ré, identificados perante o INPI com os números 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411. Visa-se, portanto, anular o registro de marca que considera sua, pressupondo, então, a existência do registro. Como asseverado pelo INPI, os Pedidos de Registro de Marca ainda sobrestados, 912.374.411 “BOMBONATO” e 917.592.140 “BOMBONATTO”. Ademais, os pedidos nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544 ainda se encontram pendentes de exame. A rigor, portanto, a almejada declaração de nulidade do suposto registro em questão simplesmente não se mostra possível, porquanto registro deferido ainda não há para o caso. Não havendo registro, não é possível se declarar a nulidade de ato administrativo inexistente. Nesse sentido: AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO A SER ANULADO, ESTANDO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORRELATO EM ÂMBITO DE ANÁLISE PELO INPI, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO 1.Caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 3º, CPC/1973, vigente ao tempo dos fatos, e art. 17, CPC/2015, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da lesão agitada na inicial. 2.O pedido do autor, lançado na prefacial, inicialmente a título de antecipação de tutela, repousou em (...) "determinar a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca", sendo, em sede final, o pleito para que julgado fosse "totalmente procedente os pedidos formulados, tornando permanente os efeitos da liminar concedida, para declarar nulo o registro da marca e logotipo", fls. 09, itens 3.1 e 3.3. 3.Diferentemente do quanto apresentado em apelação, buscou o polo autor, sim, anular o registro de marca que considera sua, pressupondo, então, a existência do registro. 4.Não se extrai da inicial, por sua fundamentação, desejo privado de atacar o "depósito de pedido de marca", em cunho preventivo, mas a possuir a demanda nítido caráter repressivo, visando a desconstituir registro realizado. 5.Consta da prefacial: "O autor tem provas cabais de que criou o logo e nome comercial registrados no INPI ilegalmente pela sua ex-empregadora (...)", fls. 05, parte superior; "Veja Excelência que todas as datas acima mencionadas são anteriores a data dos registros no INPI feitos pela requerida", fls. 05, parte final; "Assim, ao registrar a merca empresarial utilizada pelo autor (...), fls. 07, penúltimo parágrafo. 6.Como bem ilustrou o INPI em contrarrazões, "a via administrativa ainda não se esgotou e a Diretoria de Marcas do INPI ainda não se manifestou sobre a registrabilidade do sinal depositado pela ré, inexistindo, assim, qualquer decisão administrativa de primeira instância que justifique o recurso à via judicial. A rigor, portanto, a almejada declaração de nulidade do suposto registro em questão simplesmente não se mostra possível, porquanto registro deferido ainda não há para o caso", fls. 167, itens 2.3 e 2.4. 7.Visa a parte apelante a desfazer a algo inocorrido no mundo real. 8.Improvimento à apelação. AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO A SER ANULADO, ESTANDO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORRELATO EM ÂMBITO DE ANÁLISE PELO INPI, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO 1.Caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 3º, CPC/1973, vigente ao tempo dos fatos, e art. 17, CPC/2015, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da lesão agitada na inicial. 2.O pedido do autor, lançado na prefacial, inicialmente a título de antecipação de tutela, repousou em (...) "determinar a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca", sendo, em sede final, o pleito para que julgado fosse "totalmente procedente os pedidos formulados, tornando permanente os efeitos da liminar concedida, para declarar nulo o registro da marca e logotipo", fls. 09, itens 3.1 e 3.3. 3.Diferentemente do quanto apresentado em apelação, buscou o polo autor, sim, anular o registro de marca que considera sua, pressupondo, então, a existência do registro. 4.Não se extrai da inicial, por sua fundamentação, desejo privado de atacar o "depósito de pedido de marca", em cunho preventivo, mas a possuir a demanda nítido caráter repressivo, visando a desconstituir registro realizado. 5.Consta da prefacial: "O autor tem provas cabais de que criou o logo e nome comercial registrados no INPI ilegalmente pela sua ex-empregadora (...)", fls. 05, parte superior; "Veja Excelência que todas as datas acima mencionadas são anteriores a data dos registros no INPI feitos pela requerida", fls. 05, parte final; "Assim, ao registrar a merca empresarial utilizada pelo autor (...), fls. 07, penúltimo parágrafo. 6.Como bem ilustrou o INPI em contrarrazões, "a via administrativa ainda não se esgotou e a Diretoria de Marcas do INPI ainda não se manifestou sobre a registrabilidade do sinal depositado pela ré, inexistindo, assim, qualquer decisão administrativa de primeira instância que justifique o recurso à via judicial. A rigor, portanto, a almejada declaração de nulidade do suposto registro em questão simplesmente não se mostra possível, porquanto registro deferido ainda não há para o caso", fls. 167, itens 2.3 e 2.4. 7.Visa a parte apelante a desfazer a algo inocorrido no mundo real. 8.Improvimento à apelação. (TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1772942 - 0012718-42.2011.4.03.6105, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, julgado em 05/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017) Desse modo, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, no tocante aos pedidos nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Da prescrição Sustenta, ademais, a requerida, a prescrição do direito de ação de nulidade em relação ao registro marcário n. 823.517.845 (art. 174 da Lei nº 9.279/96). Depreende-se dos autos que o registro da marca n. 823.517.845 foi concedido à requerida em 13/03/2007 (id. id. 76662553): 3.1 – Registro de Marca “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”, 823.517.845 Em 14/08/2001, a empresa Ré depositou pedido de registro de marca para o termo “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”, em apresentação mista, na Classe de Serviços nº 35, contendo como especificação “Comércio Varejista de Móveis e Eletrodomésticos”. O referido pedido de registro de marca, em cumprimento ao Art. 158 da LPI, foi publicado para fins de oposição de terceiros em 04/12/2001, na Revista da Propriedade Industrial nº 1613. O pedido não recebeu qualquer impugnação administrativa tempestiva à época. Selecionado para exame, foi deferido, e posteriormente concedido à empresa Ré, em 13/03/2007, conforme publicação da RPI nº 1888. No prazo legal, a empresa Ré apresentou pedido de prorrogação da vigência do registro, até 13/03/2027. A presente ação anulatória, por sua vez, foi ajuizada em 05/08/2020. É sabido que a Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279/96), em seu art. 174, dispõe que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”. O STJ tem entendido que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 232.977/DF, 1ª Turma, DJe 31/3/2017; REsp 1.757.27/RS, 2ª Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no REsp 1.444.111/RN, 1ª Turma, DJe 12/03/2018. Cumpre registrar que o diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial – lei especial – contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo, conforme referido linhas atrás, que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174 da LPI). Destaque-se que a aplicabilidade desse dispositivo tem sido reiteradamente reconhecida por aquela Corte Superior, conforme se pode verificar dos seguintes precedentes: REsp 1.306.335/RJ, 4ª Turma, DJe 16/5/2017; REsp 899.839/RJ, 3ª Turma, DJe 01/10/2010; e AgRg no REsp 1.353.422/RJ, 3ª Turma, DJe 3/3/2015. Acerca da incidência do prazo prescricional em hipótese como a presente – em que se discute eventual violação do art. 124, VI, da LPI – estudo doutrinário conduzido por GIACCHETTA e LEITE elucida: [...] nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns autores, tornaria o registro inatacável. E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade Industrial, e, em especial, o mencionado inciso V I. O instituto da prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, fulminando qualquer pretensão de nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro. Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma ação de nulidade. (GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira. Ação declaratória e a relação jurídica tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial, in ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009, p. 22) O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. 1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). 5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial. 7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente. 8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019.) Considerando que o registro anulando (823.517.845) foi concedido em 13/03/2007, verifica-se o transcurso in albis do prazo prescricional para ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/96, visto que findou em 13/03/2012. Prescrita, pois, a ação relativa ao registro marcário n. 823.517.845. 4. Do julgamento antecipado do mérito O Código de Processo Civil assegura às partes, em seu art. 369, a produção de todos os meios de prova admissíveis para a comprovação do que fora alegado. Entretanto, no mesmo diploma legal, o art. 370 comete ao magistrado a atribuição de determinar somente as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquela que acarretam em mora processual, velando pela rápida solução do conflito. Nesse sentido, poderá o juiz dispensar a produção probatória, quando os elementos coligidos forem suficientes para fornecer subsídios elucidativos do litígio, casos em que o julgamento da lide poderá ser antecipado e proferido até mesmo sem audiência, se configuradas as hipóteses do artigo 355. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que a matéria não demanda a produção de outras provas, pois as questões postas em discussão já estão comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Outrossim, ao juiz, como destinatário das provas, cabe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Anoto que, para os fins do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados. E mais, referido artigo prevê, no § 3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Sob a égide do código anterior, proclamava-se não haver necessidade de responder argumentos que não fossem essenciais ao julgamento da causa (Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Tomo II. Malheiros Editores,2000, p. 1.078). Como o novo estatuto, continua a mesma orientação: “... o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 493). Ademais, consoante entendimento do STJ, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (AREsp n. 2.432.509/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023). 5. Do mérito Cinge-se a controvérsia pela decretação de nulidade dos registros de marca, concedidos à empresa Ré, de nºs 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411; bem como reconhecimento de direito de precedência ao registro, com aceitação de oposições administrativas junto aos processos 919187293, 919187374, 919187455 e 919187544. Como alhures fundamentado, prescrita a ação no tocante ao registro 823.517.845. Sobre os demais registros, mister transcrever as informações do INPI (id. 823.517.845): 3.2 – Registro de Marca “BOMBONATTO” nº 917.592.166 Em 25/06/2019, a empresa Ré depositou pedido de registro de marca para o termo “BOMBONATTO”, em apresentação nominativa, também na Classe de Serviços nº 35, contendo como especificação “Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho; Comércio (através de qualquer meio) de móveis”. O referido pedido de registro de marca, em cumprimento ao Art. 158 da LPI, foi publicado para fins de oposição de terceiros em 30/07/2019, na Revista da Propriedade Industrial nº 2534. Este pedido de registro de marca recebeu oposição administrativa, por parte do empresário individual EDVALDO OSMAR BOMBONATO EPP. O empresário opoente, que não foi chamado à lide, fundamentou sua oposição em registros de marca prévios: a saber:(i) nº 823.918.092, depositado em 13/11/2001 – marca MOVEIS CENTROLAR BOMBONATO, Classe de Produtos nº 20 (móveis); concedido em 03/02/2009; e (ii) nº 913.285.552, depositado em 25/08/2017, também para o sinal “MOVEIS CENTROLAR BOMBONATO”, também na Classe de Produtos nº 20 (móveis), aguardando decisão final administrativa. A Autarquia avaliou as alegações do opoente, mas deferiu o pedido de registro apresentado pela empresa Ré, uma vez que, na Classe de Serviços nº 35, esta detém anterioridade em vigor (823.517.845 – 14/08/2001). O registro foi concedido em 17/11/2020, encontrando-se em vigor. Os registros de marca, de titularidade da empresa Ré, e atualmente em vigor, tramitaram em absoluta conformidade com a legislação de propriedade industrial e com as disposições técnicas de exame da Autarquia. 3.3 – Pedidos de Registro de Marca ainda sobrestados, 912.374.411 “BOMBONATO” e 917.592.140 “BOMBONATTO”. A empresa Ré apresentou pedidos de registro de marca para a Classe de Produtos nº 20, com especificação relativa a móveis, colchões e produtos afins.Em 03/03/2017, a empresa Ré apresentou o pedido de registro 912.374.411, para o sinal “BOMBONATO” em apresentação nominativa. Tal pedido foi notificado para fins de oposição em 28/03/2017, tendo recebido impugnação da empresa individual EDVALDO OSMAR BOMBONATO EPP, também baseada nos pedidos prévios “Móveis Centrolar Bombonato”. Ocorre que a empresa Ré apresentou uma petição de caducidade ao registro de marca 823.918.092, fundamento da oposição.Por esta razão, o pedido de registro de marca, na Classe de Produtos nº 20, se encontra sobrestado, aguardando a decisão final relativa a tal procedimento administrativo. Também se encontra sobrestado, pelas mesmas razões, o pedido de registro de marca nº 917.592.140, este de 25/06/2019, para o sinal “BOMBONATTO”. Consignamos, pois, que não há decisão administrativa final em relação aos pedidos aqui listados. 3.4 – Pedidos de Marca ainda pendentes de primeiro exame Em 10/02/2020, a empresa Ré apresentou os pedidos de registro de marca nºs 919.187.293 e 919.187.374, ambos para o sinal “BOMBONATTO LOJAS”; e os pedidos nºs 919.187.455 e 919.187.544, estes para o sinal “MÓVEIS BOMBONATTO”; todos em apresentação nominativa. Os pedidos foram apresentados nas Classes de Produtos nº 20 (móveis e colchões) e de Serviços nº 35 (Comércio de Móveis e afins). Tais pedidos, em comum, foram publicados, para fins de oposição por terceiros, em 17/03/2020, na Revista da Propriedade Industrial nº 2567. Nos termos do Art. 158 da LPI, o prazo ordinário para apresentação de oposições seria de 60 (sessenta) dias a contar da notificação. No entanto, em virtude dos efeitos deletérios da Pandemia de COVID-19 para todo o país, e reconhecendo a necessidade de adequar prazos administrativos às situações concretas de força maior, o INPI suspendeu a contagem de prazos para a prática de atos administrativos, desde 16/03/2020, até 01/06/2020, conforme a Portaria INPI/PR nº 120/2020, disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/covid-19-contagem-de-prazos/covid-19- contagem-de-prazos. Por esta razão, a impugnação administrativa apresentada pela Autora, em cada um dos processos, em 29/07/2020, será considerada tempestiva, e seus argumentos ainda serão avaliados. Nota-se, por fim, em virtude da suspensão de prazos administrativos e da excepcionalidade da aceitação da oposição administrativa, ainda não houve sequer primeiro exame de mérito em tais pedidos. O artigo 122 da Lei n° 9.279/96 descreve que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não proibidos nas proibições legais.” Por sua vez, o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que a propriedade da marca é adquirida através do registro validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional. Da análise do mencionado dispositivo, extrai-se que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema atributivo para fins de registro de marca, no qual a propriedade e uso exclusivo do sinal distintivo é adquirido através do registro válido. Entretanto, importante ressaltar que tal regra admite uma exceção prevista no art. 129, §1º da LPI, que é o direito de precedência. Nessa hipótese, o direito sobre a marca resultaria do primeiro uso, sendo o registro considerado como uma simples homologação da propriedade. Confira-se: "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro." Assim, depreende-se que não obstante a legislação marcária adotar o sistema atributivo de direito, em que o interessado que primeiro depositar pedido de registro deve ter prioridade na obtenção da marca, verifica-se que essa regra geral comporta uma exceção, qual seja, o direito do usuário anterior, de boa-fé, o qual comprovar a utilização anterior há, pelo menos 6 meses da data da prioridade ou depósito, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, poderá pleitear o direito de precedência ao registro. A corroborar a tese versada, registre-se os precedentes deste E. TRF-3ª Região: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA. USO CONTÍNUO E DE BOA-FÉ DA MARCA HÁ MAIS DE SEIS MESES. EXCEÇÃO AO DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129, §1º DA LEI 9.279/96. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela EDITORA ELEFANTE EIRELI - ME em face do INPI e de Leonardo Garzaro do Amaral em que o autor, ora agravante, busca a nulidade de procedimento administrativo e a abstenção de uso da marca pelo réu. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência. Precedentes. 3. Regra geral, a Lei 9.279/96 confere prioridade de registro àquela que primeiro depositar o pedido junto ao INPI. Contudo, o §1º do art. 129 da LPI excepciona a prioridade de registro àquele “que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”. 4. Há de se ressaltar que não basta o mero registro da marca na Junta Comercial ou Receita Federal, exigindo-se, mais que isso, que a marca venha sendo utilizada de boa-fé nos seis meses anteriores ao registro. Precedente. 5. Compulsando os autos, verifico que a marca “Editora Elefante” vem sendo utilizada pela agravante, ao menos desde de 2011, com a publicação de diversos livros. Consta também que, desde 2015, a agravante passou a utilizar a marca em questão como razão social. 6. Diante disso, resta comprovado o uso regular, contínuo e de boa-fé da marca “Editora Elefante”, pela agravante, há mais de seis meses, antes do pedido de registro formulado pelo agravado, de modo que se aplica ao caso o disposto no §1º do art. 129 da LPI. 7. Agravo de instrumento provido. (TRF-3ª Região, 2ª Turma, AI - Agravo de Instrumento nº 5023106-46.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, julgado em: 12/04/2022, DJEN DATA: 20/04/2022) DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA "AR500 TACTICAL TARGETS". PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÕES DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA E COLIDÊNCIA COM NOME EMPRESARIAL. ELEMENTOS QUE, ATÉ ESSE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR. 1. Pretende a agravante a suspensão dos efeitos do registro de marca de titularidade da parte adversa ("AR500 TACTICAL TARGETS"). 2. Admite-se a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. Os elementos probatórios constantes dos autos do processo de origem até o presente momento não são suficientes para demonstrar o direito de precedência ao registro da marca alegado pela agravante, tampouco a colidência indevida da marca anulanda com o nome empresarial da agravante. 5. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021372-60.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/10/2022, DJEN DATA: 08/11/2022) Outrossim, acerca do direito de precedência, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.673.450/RJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, salientou que tal direito deve ser interpretado sistematicamente, considerando-se especialmente a proibição descrita no art. 124, inciso XIX da LPI. Destaque-se trecho do mencionado Acórdão: "Isso porque o direito pleiteado pela recorrente, de preceder aos registros da recorrida, implica, obrigatoriamente, na prévia avaliação acerca da possibilidade de convivência entre os sinais distintivos. Se porventura for possível a convivência, não há porque um preceder ao outro, na medida em que ambos ocuparão cada qual o seu espaço. Se, todavia, não for possível a coexistência e apenas um deles puder ocupar um determinado espaço, deverá ser avaliado quem tem o direito de preferência." De outro lado, cumpre esclarecer que o Poder Judiciário pode conhecer a nulidade de ato administrativo do INPI que defere registro de marca, com fundamento no direito de precedência do art. 129, §1º da Lei 9.279/96, independente de prévia impugnação administrativa (oposição administrativa) ou instauração de processo administrativo de nulidade perante a autarquia federal, desde que a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 anos, contados da concessão do sinal distinto. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A corroborar a tese versada, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.464.975/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.) Além disso, deve-se ressaltar que entendimento em sentido diverso configura indevida restrição do direito de acesso à justiça, violando-se o art. 5º, XXXV da CRFB. Com efeito, afasta-se a alegação de que pleito de nulidade de marca com fundamento no art. 129, §1º da LPI somente poderia ser suscitado na esfera administrativa, não encontrando qualquer respaldo argumento em de que o reconhecimento de tal pedido violaria o instituto da segurança jurídica. A proteção emprestada aos nomes empresarias, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela (REsp n. 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ademais, “Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado” (REsp n. 1.944.265/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Não obstante “encerrem conceituações distintas e possuam objetivo diverso, ambos gozam de proteção jurídica de dupla finalidade: por um lado, tutela-se o nome e a marca contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, evita-se que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado” (REsp n. 1.944.265/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Essa proteção decorre expressamente do comando inserto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República, que estabelece: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. No âmbito infraconstitucional, a matéria é regulada, primordialmente, pelos arts. 124, V, e 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) Essas disposições, de um lado, asseguram ao respectivo titular o uso exclusivo da marca no território nacional e, de outro lado, estabelecem situações que ensejam, por exemplo, a recusa de sua concessão pelo órgão competente, como na hipótese de se constatar a ocorrência de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros (hipótese dos autos), suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. O que se depreende do arcabouço legal vigente, nesse contexto, é que a LPI concede aos conflitos entre nome empresarial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. A doutrina não discrepa dessa conclusão: A nova lei [9.279/96], ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação do conflito entre marcas. Oportuno, aqui, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio do nome comercial alheio. (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI, 200, p. 228) O STJ possui diversos precedentes que cristalizaram entendimento nesse sentido, conforme se pode verificar, a título ilustrativo, do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (Quarta Turma, DJ de 27/06/2005) e do REsp 1.204.488/RS (Terceira Turma, DJe 02/03/2011). Verifica-se que, no âmbito da Lei de Propriedade industrial, a questão controvertida é disciplinada pela norma veiculada no já citado inciso V do art. 124, que tratou de conferir efetividade ao art. 8º da CUP (Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial). Eis o teor de tais dispositivos: Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; O suporte fático enunciado pela regra proibitiva da LPI pode ser dividido em duas partes: (i) o sinal cujo registro se pretende efetuar deve constituir elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial de terceiros; e (ii) o seu uso, como marca, deve ser passível de suscitar confusão ou associação indevida. Para solução da presente controvérsia, portanto, é necessário que se verifique se a marca cujo registro a recorrida pretende ver restabelecido entra ou não em rota de colisão com as circunstâncias impeditivas enunciadas pelo artigo da LPI acima referido. A questão posta em discussão, portanto, não versa acerca do conflito entre marcas ou da colidência entre nomes empresariais, mas do conflito de signo marcário registrado no INPI com nome comercial de empresa registrado na Junta Comercial. Como é cediço, o nome empresarial e a marca comercial não se confundem, nem em suas conceituações, nem em suas formas de proteção. Ao nome de empresa, conceituado pelo art. 1.155 do CC como “a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa", tem direito de uso exclusivo oponível por prazo determinado o empresário que promover, no registro próprio, a inscrição dos atos constitutivos. Essa tutela ao nome empresarial, inicialmente conferida nos limites do Estado em que se promover o registro, pode ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos demais Estados, devendo, outrossim, ser compreendida de modo relativo, o que significa que, o registro mais antigo não tem o condão de impedir “a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego” (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010). O titular de uma marca, por sua vez, definida como “o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas” (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009) possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito desta especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI. Não obstante as formas de proteção ao uso das marcas e ao nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: por um lado proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que tanto a marca quanto o nome empresário confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço. Com efeito, o art. 4º do CDC dispõe: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de nventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;” Seguindo essa determinação contida na CF, o art. 129 da LPI determina que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". Há de se ressaltar, no entanto, que o mesmo dispositivo constitucional acima mencionado também alude à proteção do nome da empresa, cuja regulamentação está contida no art. 124, V, da LPI. Esse preceito de lei arrola, dentre os fatos específicos que são causa à recusa do registro “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Referido diploma legal concede ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. Nesse sentido foi o entendimento adotado pela 4ª Turma, no julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005) ao consignar que “conquanto objetivem tais vedações, em última análise, a proteção de denominações ou de nomes civis, aludida tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Nesse contexto, há de se consignar que, não obstante os precedentes mais antigos do STJ tenham se afiliado ao entendimento de que o registro dos atos constitutivos da sociedade em qualquer Junta Comercial do país conceda direito de exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional (REsp 9.142-0/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 20.04.1992 e REsp 37.646/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 13.06.1994), tal orientação, que encontrava respaldo no Decreto 75.572/75, não foi adotada pelo Decreto 1.800/96 (art. 61) e pelo atual diploma civil (art. 1.166), ocasionando uma alteração no tratamento legal dispensado à matéria, inclusive pelo STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005). Nesse sentido discorreu o i. Min. Sidnei Beneti em seu percuciente voto proferido no REsp 971.026/RS, levado à julgamento na sessão da C. 3ª Turma do dia 15/02/2011. Conforme já exposto, atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos” (REsp n. 1.204.488/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011). Em primeiro lugar, constitui premissa fática dos autos que que Orivaldo Carlos Bombonato já explorava a atividade empresarial de “loja de móveis”, sob a marca “BOMBONATO”, no ano de 1973, consoante demonstra pela ficha de admissão na Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho (DOC. 02). Há, inclusive, fotografia tirada no ano de 1975 que comprova que já explorava comercialmente a loja de móveis sob a nomenclatura de BOMBONATO LOJA DE MÓVEIS. Outra fotografia colacionada aos autos demonstra que, no ano de 1983, a firma individual passou a adotar o nome empresarial (ainda que fantasia) MÓVEIS BOMBONATO. Em 1985, foi constituída, no lugar da firma individual supramencionada, a sociedade limitada de razão social TATICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.024.194/0001-57 e portadora do NIRE 35203336193 (DOC. 04), a qual contava com o Sr. Carlos Alberto Bombonato e o Sr. João Augusto Bombonato como sócios. Segundo a inicial, em 06 de março de 2014, o Sr. Carlos Alberto Bombonato retirou-se da sociedade, cedendo todas as suas quotas para o Sr. João Augusto Bombonato (DOC. 04). A sociedade TATICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. foi mantida com apenas um sócio pelo prazo legal, até que, em 19 de fevereiro de 2015, converteu-se na empresa individual de responsabilidade limitada. Após a regularização societária, em 02 de maio de 2018, a Autora decidiu ainda alterar a sua razão social com o propósito de consagrar o sinal distintivo utilizado para a exploração de sua atividade empresarial. Com a isso, a razão social – mantida até hoje – passou a ser MOVEIS BOMBONATO EIRELI, mantendo, contudo, o mesmo titular, o Sr. João Augusto Bombonato, e a mesma estrutura da sociedade que, outrora, difundiu a marca MÓVEIS BOMBONATO. Já a requerida, em 14/08/2001, depositou pedido de registro de marca 823.517.845 para o termo “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”, em apresentação mista, na Classe de Serviços nº 35, contendo como especificação “Comércio Varejista de Móveis e Eletrodomésticos”. O referido pedido de registro de marca, em cumprimento ao Art. 158 da LPI, foi publicado para fins de oposição de terceiros em 04/12/2001, na Revista da Propriedade Industrial nº 1613. O pedido não recebeu qualquer impugnação administrativa tempestiva à época. Selecionado para exame, foi deferido, e posteriormente concedido à empresa Ré, em 13/03/2007, conforme publicação da RPI nº 1888. No prazo legal, a empresa Ré apresentou pedido de prorrogação da vigência do registro, até 13/03/2027. Como já asseverado alhures, referido registro não será objeto de análise na presente demanda, haja vista que fulminado pela prescrição. Do pedido nº 917.592.166 Lado outro, o Registro de Marca “BOMBONATTO” nº 917.592.166 foi concedido em 17/11/2020, encontrando-se em vigor. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do STJ, “Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários” (REsp 1.232.658/SP, Terceira Turma, DJe 25/10/2012). No caso, ambas as empresas atuem no mesmo segmento de mercado (comércio de móveis e afins) e seus estabelecimentos estão situados no mesmo município (Sertãozinho/SP). Verifica-se, pois, identidade entre o nome empresarial da parte autora (MOVEIS BOMBONATO EIRELI,) e a marca depositada pela requerida (BOMBONATO MOVEIS E COLCHÕES LTDA), bem como de as sociedades atuarem no mesmo segmento de mercado e na mesma região, vislumbrando-se a possibilidade de confusão no público consumidor. No entanto, a requerida promoveu o registro anteriormente a parte autora, motivo pelo qual, não havendo ilegalidade no processo administrativo da concessão do registro da marca, tampouco oposição no bojo do referido processo pela parte autora, julgo improcedente o pedido para anular o registro do pedido nº 917.592.166. Do direito de precedência O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência. Nesse sentido: REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 06/06/2014; REsp 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, DJe 19/8/2016 e REsp 1.189.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 02/04/2014. No que concerne especificamente ao registro de marcas, é consabido que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. É o que dispõe o caput do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor Por outro lado, o § 1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro. Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro. Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa –, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160. Se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI). Improcedente, pois, o pedido para reconhecimento de precedência no tocante ao pedido nº 917.592.166, na medida em que não houve sequer oposição no âmbito administrativo pela parte autora. E mais, a precedência se dá entre marcas e não na colidência entre nome empresarial (em verdade, nome fantasia, eis que registrada na junta comercial como TATICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA) e marca. Como alhures exposto, há diferença entre os conceitos. Das oposições administrativas apresentadas intempestivamente Não merece prosperar os pedidos para que sejam reconhecidas as oposições administrativas apresentadas intempestivamente nos processos nº 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411, uma vez que inobservado os prazos legais estabelecidos nos artigos 158 a 160 da LPI. III. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, julgo EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, no tocante aos pedidos nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Lado outro, DECLARO prescrita a ação no tocante ao registro marcário n. 823.517.845, nos termos do artigo 174 da Lei nº 9.279/96 c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. E mais, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de reconhecimento da oposição administrativa nos processos nº 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411, uma vez que inobservado os prazos legais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, julgo IMPROCEDENTE o pedido relativo ao registro marcário nº 917.592.166, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando o princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico[1], consistente no valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, 84, 85, caput e § 2º, 86, todos do Código de Processo Civil. Anoto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso interposto recurso de apelação, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3º Região, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias. Ausente recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ribeirão Preto, data da assinatura eletrônica. JONATHAS CELINO PAIOLA Juiz Federal Substituto [1] (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)