Procedimento Comum Cível 5000364-08.2022.4.03.6106 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5000364-08.2022.4.03.6106 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: TS FRANCHISING LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e outros DESPACHO PODER JUDICIÁRIO 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto Rua dos Radialistas Riopretenses, 1000, Nova Redentora, São José Do Rio Preto - SP - CEP: 15090-070 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 Defiro a emenda à inicial de ID 365822592. Cite-se, conforme determinado no ID 364037961. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente.

17/12/2025, 00:00

Expedida/certificada

16/12/2025, 17:42

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

16/12/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: TS FRANCHISING LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e outros DESPACHO PODER JUDICIÁRIO 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto Rua dos Radialistas Riopretenses, 1000, Nova Redentora, São José Do Rio Preto - SP - CEP: 15090-070 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 Defiro a emenda à inicial de ID 365822592. Cite-se, conforme determinado no ID 364037961. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente.

16/12/2025, 00:00

Expedida/certificada

15/12/2025, 16:29

Mero expediente

15/12/2025, 16:29

Conclusão (para despacho)

12/08/2025, 10:36

Publicação

12/06/2025, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

11/06/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL D E S P A C H O Dê-se ciência às partes da descida do presente feito. Considerando a anulação da sentença pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determino a regularização do feito, devendo a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a petição inicial para incluir, no polo passivo da presente ação, as seguintes empresas: Rosa Matsuko Yano-EPP (Pastelaria Sonya), Alimentos Tia Sônia Ltda. (Tia Sônia e Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural), Congelados da Sônia (Congelados da Sonia Ltda. – EPP e Congelados da Sonia Ltda.). Deverá, ainda, requerer a citação das referidas empresas. Após, proceda-se às citações, expedindo-se carta precatória, se necessário. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente. Citação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto

11/06/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL D E S P A C H O Dê-se ciência às partes da descida do presente feito. Considerando a anulação da sentença pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determino a regularização do feito, devendo a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a petição inicial para incluir, no polo passivo da presente ação, as seguintes empresas: Rosa Matsuko Yano-EPP (Pastelaria Sonya), Alimentos Tia Sônia Ltda. (Tia Sônia e Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural), Congelados da Sônia (Congelados da Sonia Ltda. – EPP e Congelados da Sonia Ltda.). Deverá, ainda, requerer a citação das referidas empresas. Após, proceda-se às citações, expedindo-se carta precatória, se necessário. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente. Citação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto

11/06/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL D E S P A C H O Dê-se ciência às partes da descida do presente feito. Considerando a anulação da sentença pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determino a regularização do feito, devendo a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a petição inicial para incluir, no polo passivo da presente ação, as seguintes empresas: Rosa Matsuko Yano-EPP (Pastelaria Sonya), Alimentos Tia Sônia Ltda. (Tia Sônia e Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural), Congelados da Sônia (Congelados da Sonia Ltda. – EPP e Congelados da Sonia Ltda.). Deverá, ainda, requerer a citação das referidas empresas. Após, proceda-se às citações, expedindo-se carta precatória, se necessário. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente. Citação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto

11/06/2025, 00:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

19/05/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL D E S P A C H O Dê-se ciência às partes da descida do presente feito. Considerando a anulação da sentença pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determino a regularização do feito, devendo a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a petição inicial para incluir, no polo passivo da presente ação, as seguintes empresas: Rosa Matsuko Yano-EPP (Pastelaria Sonya), Alimentos Tia Sônia Ltda. (Tia Sônia e Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural), Congelados da Sônia (Congelados da Sonia Ltda. – EPP e Congelados da Sonia Ltda.). Deverá, ainda, requerer a citação das referidas empresas. Após, proceda-se às citações, expedindo-se carta precatória, se necessário. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datado e assinado eletronicamente. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto

19/05/2025, 00:00

Mero expediente

15/05/2025, 12:26

Documentos

Despacho

•17/12/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TS FRANCHISING LTDA Advogados do(a) APELADO: IGOR MATEUS MEDEIROS - SP377651-A, VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - SP392193-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) APELADO: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) APELADO: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): O caso em apreço Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto, que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente pleito formulado pela parte autora, para anular os atos administrativos de indeferimento da marca “Tia Sônia Cachorro Quente” e, por conseguinte, condenar a autarquia federal a promover o registro do conjunto marcário em questão. A sentença condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (ID 272520859). Em suas razões recursais, o INPI, em suma, alega existir probabilidade de colidência entre a marca requerida pela parte autora, ora apelada, e as anteriormente registradas. Ressalta haver reprodução parcial de signo anterior, havendo afinidade no ramo de serviços alimentícios. Informa que os registros indicados como impeditivos apresentam o vocábulo Sônia ou expressão "Tia Sônia" compondo o conjunto marcário. Aponta que os indeferimentos na esfera administrativa encontram fundamento na proibição descrita no art. 124, inciso XIX da LPI, tendo em vista que a impressão geral do sinal não gera distintividade suficiente para afastar a possibilidade de confusão no público consumidor com outras marcas (ID 272520867). Com contrarrazões da TS FRANCHISING LTDA, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação (ID 272520870). Subiram os autos a esta E. Corte. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO cuida-se de demanda ajuizada por TS FRANCHISING LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Objetivava-se a declaração de nulidade dos atos administrativos do INPI, os quais indeferiram o registro de marca “Tia Sônia Cachorro Quente” e, por conseguinte, condenação da autarquia federal a realizar registro desse sinal distintivo. Narra a parte autora, ora apelada, haver protocolado pedido de registro de marca sob os n° 917.478.185 e nº 913.922.064, respectivamente, para as classes 43 e 35 junto a autarquia federal. Relata que os pleitos administrativos foram indevidamente indeferidos sob o fundamento de que o sinal em questão reproduziria ou imitaria marca anteriormente registrada, sendo, por isso, não registrável nos termos do art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. Esclarece que a expressão usada para formar o conjunto marcário é absolutamente original. Feito um breve relatório, passo a análise do caso concreto. Não obstante os argumentos suscitados pela autarquia federal suas razões recursais, noto que os proprietários das marcas apontadas como impeditivas ao deferimento do registro da expressão Tia Sônia Cachorro Quente, não foram integradas à lide. Cumpre lembrar que a TS FRANCHISING LTDA (parte autora) pretende modificar decisões administrativas do INPI, as quais indeferiram o registro de sinal marcário (nº 913.922.064 e n°917.478.185), com fundamento no artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. A negativa administrativa do pleito n° 913.922.064 depositado em 18/12/2017, para classe NCL (11)35 ocorreu, pois o INPI entendeu que o sinal Tia Sônia Cachorro Quente reproduziria a marca Tia Sônia (registro nº 828342776) de propriedade de ALIMENTOS TIA SÔNIA LTDA. Por sua vez, o pedido de registro n° 917.478.185, depositado em 04/06/2019, para a classe NCL (11)43 foi indeferido sob o argumento de que reproduziria conjuntos marcários, bem como anterioridades, consideradas igualmente colidentes, mas ainda não decidas: - Pastelaria Sonya (registro nº 914.478.338), na classe NCL (11)43 de titularidade de Rosa Matsuko Yano-EPP; - Tia Sônia (registro nº 828.342.776), na classe NCL (8)35 de titularidade de ALIMENTOS TIA SÔNIA LTDA; - Empório Tia Sônia (registro nº 907.625.207), na classe NCL (10)35 de titularidade de ALIMENTOS TIA SONIA LTDA; - Congelados da Sônia (registros nº 840.829.876, nº 818.022.221 e nº 822.680.238), nas classes NCL (10)43, 38 e (7)42 de titularidade de CONGELADOS DA SONIA LTDA – EPP e CONGELADOS DA SONIA LTDA; e - Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural (registro n° 828.342.784), na classe NCL (8)35 de titularidade de ALIMENTOS TIA SÔNIA LTDA. Nesse aspecto, consigno que o julgamento de mérito proferido neste feito tem o condão de irradiar seus efeitos sobre a esfera jurídica de interesses dos proprietários das marcas supras, exceto do titular da marca Empório Tia Sônia (registro nº 907.625.207), pois o pedido de registro de tal sinal foi arquivado definitivamente junto ao INPI. Com efeito, entendo que os titulares dos sinais identificados como colidentes nos processos administrativos junto ao INPI possuem interesse jurídico na discussão objeto nestes autos. Nesse aspecto, frise-se que enunciado nº 111 proferido na III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, estabelece que: "Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC" Convém lembrar as disposições do Código de Processo Civil, que versam sobre litisconsórcio. Nesse sentido, destaque-se os seguintes artigos: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II – entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Da análise dos autos, bem como da legislação supra tenho que a situação enfrentada no presente feito se assemelha as hipóteses descritas nos art. 113, inciso III; art. 114 e art. 115, parágrafo único, todos do CPC. A corroborar a tese versada, cite-se o seguinte precedente deste E. TRF-3ª Região: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DO REGISTRO DE MARCA. EXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada nos autos se amolda às hipóteses de que tratam os artigos 113, III, 114 e 115, parágrafo único do CPC. 2. O processo originário versa sobre nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de registro da marca “Gota Mais” com fundamento no artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96 que veda o registro de marca quando constatada “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. 3. A marca que, segundo decisão administrativa, teria sido reproduzida ou imitada é a “Gotamax” registrada em nome da empresa Yara Feritilizantes S/A. 4. Considerando o fundamento legal para indeferimento do pedido de registro de marca – reprodução ou imitação de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia – tem-se por inequívoco a legitimidade da empresa titular do registro da marca Gotamax para figurar no polo passivo do feito originário. 5. As atividades econômicas principais da agravante – Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas – e da empresa Yara Fertilizantes S.A. – Fabricação de adubos e fertilizantes – são bastante semelhantes, de modo que eventual acolhimento do pedido de registro da marca Gota Mais em nome da agravante poderá afetar a esfera de interesses jurídicos de terceiro. 6. Considerando a inequívoca afinidade de questões por ponto comum entre a agravante e a empresa Yara Fertilizantes S.A. (CPC, artigo 113, III), que eventual acolhimento do pedido de registro da marca Gota Mais pela agravante poderá atingir a esfera jurídica de interesses da referida empresa e, ainda, a necessidade de citação de todos os litisconsortes (CPC, artigo 115, parágrafo único), tenho que deve ser mantida a decisão agravada que determinou a inclusão de terceira empresa no polo passivo do feito de origem. 7. A jurisprudência pátria tem entendido que nas demandas em que se discute pedido de registro de marca há litisconsórcio passivo necessário entre o agravado (INPI) e a empresa titular da marca envolvida na lide. 8. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011794-05.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/10/2023, DJEN DATA: 09/10/2023) Confira-se também Acórdão proferido pelo E. TRF-2ª Região: PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -- NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - MANIFESTAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO ISENTA A NECESSIDADE DE INTRAGRAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1- A Autarquia indeferiu, com base no inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96, o pedido de registro nº 825.682.010, relativo à marca mista "DELIZ" de titularidade da empresa-autora, ora apelada (DELIZ INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA), em virtude da anterioridade impeditiva do registro nº 823.994.767, relativo à marca "DELIZA", de titularidade da empresa MARCYN CONFECÇÕES LTDA Ocorre que no presente caso, a empresa., MARCYN CONFECÇÕES LTDA, titular do registro nº 823.994.767 apontado como anterioridade impeditiva ao registro da apelada, não integrou a relação processual; 2- Deve ser observada a regra da formação de litisconsórcio passivo necessário contida no art. 47 do CPC/73 e que foi albergada nos artigos 114, 115 e 116 do CPC/2015. Saliente-se que no caso dos presentes autos a decisão de mérito irradiará seus efeitos não apenas no âmbito de atribuições da Autarquia Federal, mas também sobre a esfera patrimonial do titular do registro impeditivo; 3- Releve-se que o fato da empresa MARCYN CONFECÇÕES LTDA ter impugnado o pedido de caducidade feito pela empresa DELIZ INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA na esfera administrativa (cópia às fls. 179/180) não dispensa a necessidade da sua integração na relação processual; 4- Decretada a nulidade do processo desde a citação, inclusive da sentença, devendo os autos retornar à Vara de origem para a citação da empresa MARCYN CONFECÇÕES LTDA; (TRF -2ª Região, 1ª Turma Especializada, apelação cível nº 0165424-37.2014.4.02.5101, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes, data do julgamento: 22/07/2016 e data da publicação: 28/07/2016). Da análise dos precedentes acima, conclui-se que as demandas que versam sobre o pedido de registro de marca em razão do seu indeferimento na esfera administrativa, com fundamento no art. 124, inciso XIX da LPI, deve ocorrer a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e o proprietário do registro apontado como impeditivo a concessão da marca requerida. Dessa forma, considerando que no presente feito o fundamento legal para a negativa de registro do conjunto marcário da parte autora seria o art. 124, inciso XIX da LPI, bem como constando que as marcas apontadas como colidentes, visam identificar produtos no ramo alimentícios ou segmento de propaganda e gestão de negócios, resta inequívoca a legitimidade dos proprietários das marcas colidentes para atuar na demanda, havendo litisconsórcio passivo necessário entre a titular da marca e o INPI. Por conseguinte, observo ser indispensável a citação das pessoas titulares dos signos distintivos indicados como impeditivos ao registro da marca “Tia Sônia Cachorro Quente”, para que integrem a relação processual nos termos dos artigos 113, inciso III; 114 e 115, parágrafo único, todos do CPC. Assim, diante da ausência de citação dos proprietários das seguintes marcas: Rosa Matsuko Yano-EPP (Pastelaria Sonya), ALIMENTOS TIA SÔNIA LTDA (Tia Sônia e Tia Sônia Produto Caseiro 100% Natural), Congelados da Sônia (CONGELADOS DA SONIA LTDA – EPP e CONGELADOS DA SONIA LTDA), entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau padece do vício de nulidade, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC. Ante o exposto, anulo de ofício a sentença a fim de que os autos retornem à Vara Federal de origem para a citação dos proprietários das marcas apontadas como impeditivas a obtenção do registro do sinal Tia Sônia Cachorro Quente, e nova sentença seja prolatada, dando por prejudicado o recurso de apelação do INPI. É como voto. E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS TITULARES DAS MARCAS APONTADAS COMO IMPEDITIVAS PARA FIGURAR NA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. - O presente caso se trata de demanda ajuizada, objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos do INPI, os quais indeferiram pedidos de registro de marca e, por conseguinte, condenação da autarquia federal a realizar registro do conjunto marcário. - Em que pese os argumentos suscitados pelo apelante, verifica-se que os titulares das marcas indicadas como impeditivas à obtenção do registro da expressão "Tia Sônia Cachorro Quente" não integram o polo passivo da demanda. - Os proprietários dos registros marcários apontados como anterioridades impeditivas devem figurar como litisconsortes passivos necessários. Precedentes. - Diante da ausência de citação, decreta-se a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para a citação dos proprietários dos sinais marcários apontados como anterioridade impeditiva, para a prolação de nova sentença. - Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade,anular de ofício a sentença, a fim de que os autos retornem à Vara Federal de origem para a citação dos proprietários das marcas apontadas como impeditivas a obtenção do registro do sinal Tia Sônia Cachorro Quente, e nova sentença seja prolatada, dando por prejudicado o recurso de apelação do INPI, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. RENATA LOTUFO DESEMBARGADORA FEDERAL

14/08/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto Trata-se de ação de procedimento comum proposta por TS FRANCHISING LTDA. em face de INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com pedido de tutela de urgência, objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, nas classes NCL(11) 35, objeto do processo administrativo nº 913922064, e NCL(11) 43, objeto do processo administrativo nº 917478185, bem como o reconhecimento de seu direito à concessão definitiva do registro da referida marca. Em síntese, a parte autora é cessionária de pedidos de registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, nas classes NCL(11) 35 e NCL(11) 43, depositados originariamente por SONIA NERIS CARDOSO DA CRUZ ME, nas datas de 18/12/2017 e 18/12/2019, respectivamente, sendo que, no momento de propositura da ação, o último dos requerimentos havia sido indeferido pelo INPI, ao argumento de que reproduz ou imita registros de terceiros, incidindo o impedimento constante do art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96. Aduz, contudo, que a marca cujo registro é pretendido não configura reprodução ou imitação de outras marcas, por haver distinção quanto aos elementos nominal e visual e ao ramo de atividade, e uso efetivo da marca, postulando a nulidade da decisão de indeferimento do registro e o consequente reconhecimento do direito ao registro da marca. Com a inicial, juntou documentos. Proferido despacho, determinando à autora a regularização da inicial e da representação processual (ID 242499459). Em atendimento, a parte autora informou ser cessionária do pedido de registro da marca, juntando cópia de contrato de cessão e uso da marca celebrado com a titular originária e de comprovante de anotação da transferência junto ao INPI (IDs 243520795 e 243521503). Proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 243687916). Na sequência, a autora informou que sobreveio o indeferimento do pedido de registro da marca na classe NCL(11) 35, também com esteio no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, emendando a inicial para que sua pretensão abrangesse este pedido (ID 247598668), o que foi deferido por este Juízo (ID 257477347). O INPI contestou, suscitando a improcedência dos pedidos (ID 248436222). Adveio réplica (ID 259331640). Intimadas, as partes manifestaram não ter interesse na produção de provas, pugnando pelo julgamento antecipado do feito (IDs 264758700 e 265442935). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. II – FUNDAMENTAÇÃO Não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito. Conforme disposição do art. 122 da Lei nº 9.279/96, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, sendo considerada marca de produto ou serviço aquela que tem como finalidade distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Os requisitos para registro da marca são: (i) novidade relativa, uma vez que o sinal distintivo a se proteger deve apresentar uma forma nova, especificamente no ramo de atividade econômica de seu titular; (ii) não colidência com marca notória ou de alto renome; e (iii) inexistência de causas de impedimento, previstas no art. 124, incisos I a XXIII, da Lei nº 9.279/1996. A controvérsia no presente feito repousa sobre a incidência ou não do impedimento que motivou o indeferimento dos pedidos de registro de marca de titularidade da parte autora, previsto no art. 124, inciso XIX, da Lei nº Lei nº 9.279/96, o qual transcrevo: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” No que tange à hipótese em referência, observa-se que o impedimento de uma marca, além da reprodução ou imitação de marca alheia anteriormente registrada, pressupõe a semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados. Trata-se de aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do registro, é limitado à classe de atividade para o qual foi deferido. Para a caracterização do impedimento, exige-se, ainda, que a semelhança ou afinidade seja suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia, conforme preceitua o citado dispositivo. Reforçando esse aspecto, a norma tem sido interpretada no sentido de que “Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal”, consoante precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Evidencia-se, assim, a dupla finalidade das marcas: distinguir produtos ou serviços e resguardar os interesses dos consumidores em relação a tais produtos e serviços. No caso concreto, a parte autora adquiriu, mediante cessão, a titularidade de dois pedidos de registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, depositados sob os nºs 913922064 e 917478185, na classe 35 (assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios e comercialização de produtos sob contrato de franquia) e na classe 43 (serviços de fornecimento de comida e bebida). Ambos os pedidos de registro foram indeferidos pela autarquia ré, cuja conclusão foi de que a marca reproduz ou imita anteriores registros de terceiros, de modo a incidir o impedimento de registro de acordo com o inciso XIX do art. 124, da Lei nº 9.279/96, nos seguintes termos que transcrevo: Processo nº 917478185: “Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: 828342776 (TIA SÔNIA), 914478338 (PASTELARIA SONYA), 907625207(EMPÓRIO TIA SÔNIA). A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 840829876 (CONGELADOS DA SÔNIA), Processo 822680238 (CONGELADOS DA SÔNIA), Processo 818022221 (CONGELADOS DA SONIA) e Processo 828342784 (TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL).” (248436225 - Pág. 48) Processo nº 913922064: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 828342776 (TIA SÔNIA).” (ID 248436224 - Pág. 57) Em sua contestação, o INPI defende a regularidade dos indeferimentos administrativos, sob a alegação de estar configurado o risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Já a parte autora argumenta ser inexistente a reprodução ou imitação de outras marcas, por haver distinção entre os elementos da marca pretendida e do respectivo ramo de atividade com aqueles relativos às marcas depositadas anteriormente. Os registros pretendidos pela parte autora têm como objeto a marca de serviço “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, de natureza mista, englobando elementos nominativo e figurativo, e foram especificados na classe NCL(11) 35, referente a publicidade e serviços comerciais, e na classe NCL(11) 43, relativa a serviços de alimentação, com os respectivos detalhamentos, conforme se observa nos requerimentos de ID 248436224 – Pág. 03/07 e 248436225 - Pág. 03/05. Em análise inicialmente do pedido de registro na classe 43, processo nº 917478185, tem-se que as marcas depositadas anteriormente e consideradas colidentes são: “CONGELADOS DA SÔNIA”, “TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL”, “TIA SÔNIA”, “PASTELARIA SONYA” e “EMPÓRIO TIA SÔNIA”. Em cotejo de cada um dos sinais distintivos apontados, não há dificuldade em constatar que a marca pretendida pela autora não configura reprodução ou imitação das marcas “CONGELADOS DA SÔNIA” e “PASTELARIA SONYA”, nem mesmo em parte, eis que apenas apresentam como semelhança o nome próprio “SÔNIA” ou “SONYA”, de uso comum, que não representa colidência suficiente para a incidência da vedação legal, sendo desarrazoada tal imposição. Assim, diante da evidente distinção quanto aos elementos nominativo e visual da marca, estes registros anteriores não impedem o registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”. Por sua vez, as marcas “TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL”, “TIA SÔNIA”, e “EMPÓRIO TIA SÔNIA” exigem uma análise mais atenta. No que diz respeito ao elemento nominativo das marcas, é possível aferir que houve, na marca pretendida pela autora, a reprodução do termo principal do conjunto marcário, qual seja “TIA SÔNIA”. Assim, ainda que o registro requerido pela autora acrescente termo secundário relativo ao serviço prestado – “CACHORRO QUENTE” – e apresente elemento figurativo diverso, é inequívoco que houve a reprodução de marca alheia já registrada, visto que o termo principal da marca é igual das demais. Sendo certa a reprodução, passo a verificar a semelhança ou afinidade com os produtos e serviços indicados por cada marca anteriormente registrada. Em atenção ao princípio da especialidade, de início, importa consignar que a marca pretendida pela parte autora refere-se ao seguimento de serviços de alimentação, mais especificamente a venda de cachorro-quente, com pedido de registro na classe NCL(11) 43, nos seguintes itens: “Serviços de bar - [Informação, Consultoria e Assessoria em]; Serviços de bar; Serviços de lanchonetes - [Informação, Consultoria e Assessoria em]; Serviços de lanchonetes; Decoração de alimentos - [Informação, Consultoria e Assessoria em]; Decoração de alimentos; Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação; Assessoria, consultoria e informações sobre restaurante”. Já dentre as anterioridades impeditivas, as marcas “TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL” e “TIA SÔNIA” requereram o registro na classe “NCL(8) 35: Comercialização de produtos alimentícios em geral” (ID 248436223 - Pág. 08). Não há, contudo, informação sobre a classe do registro efetuado em relação à marca “EMPÓRIO TIA SÔNIA”, tendo a autora relatado que a referida marca teve seu pedido de registro arquivado por falta de pagamento da concessão (ID 242072116 - Pág. 11), o que não foi questionado pela requerida. Quanto aos produtos e serviços relacionados a cada uma das marcas, consta nos autos que “TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL” e “EMPÓRIO TIA SÔNIA” são marcas indicativas do serviço de venda de biscoitos, granolas, cereais e afins; e que a marca “TIA SÔNIA” relaciona-se ao ramo de comercialização de produtos industrializados em geral. Constata-se, portanto, que estas três marcas indicam produtos ou serviços do setor de alimentação, assim como a pretendida pela autora, mas com diferenciações quanto ao ramo específico de atuação. Disso denota-se que não há semelhança entre os produtos indicados, mas sim a afinidade, que também é mencionada no art. 124, inciso XIX, Lei nº 9.279/96. Resta apreciar se a coexistências das marcas afins são aptas a gerar confusão no consumidor ou prejuízo no titular das anterioridades registradas. Nesse ponto, reputo relevante a observância aos parâmetros doutrinários que passaram a ser adotados pelo E. STJ na avaliação da possibilidade de confusão de marcas no caso concreto: (i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; e (v) diluição, quanto às marcas notórias ou de alto renome. Diante do contexto fático exposto nos autos, vejo que as marcas apresentam considerável semelhança no elemento nominativo, mas, por outro lado, destacado grau de distintividade quanto ao ramo específico de atividade empresarial, notadamente quanto às marcas “TIA SÔNIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL” e “EMPÓRIO TIA SÔNIA”, as quais, assim como a marca objeto do pedido autoral, indicam o produto ou serviço disponibilizado ao consumidor. Já a marca “TIA SÔNIA, apesar de não indicar o produto em seu elemento nominativo, fornece serviços diversos daquele fornecidos pela marca de titularidade da autora. Enquanto “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE” diz respeito à atividade de venda de cachorro-quente, com estabelecimento do tipo lanchonete, a marca “TIA SÔNIA”, ao que se tem conhecimento, faz referência à venda de produtos alimentícios industrializados em geral, sem indicação de prestação de serviços de restaurante ou lanchonete. Como consequência, reputo que a coexistência entre as marcas em referência não resulta na possibilidade de confusão ou associação errônea pelo consumidor, ou mesmo prejuízo aos titulares das marcas com requerimento prévio ao da parte autora. Vale ressaltar, nesse sentido, o considerável período de convivência das marcas no mercado, sem qualquer indicação de interferência prejudicial de uma delas no mercado da outra; além disso, a ausência de prejuízo é reforçada pela especificidade do requerimento de registro formulado pela autora, restringindo-se a ramo de atuação bastante delimitado. Sobre o tema, trago julgados no âmbito do E. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES OU DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação ajuizada em 31/5/2010. Recurso especial interposto em 5/4/2017. Autos conclusos à Relatora em 10/8/2018. 2. O propósito recursal é verificar (i) o cabimento dos embargos infringentes interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii) a higidez do ato administrativo que concedeu a marca MAC D'ORO ao recorrido. 3. Conforme ressaltado pela Corte de origem, os embargos infringentes interpostos pelo INPI, embora concisos em suas razões, contêm exposição clara e específica acerca dos pontos de insatisfação e dos fundamentos que conduziriam, no seu entender, à modificação do acórdão embargado. Não há que se falar, por conseguinte, em ausência de fundamentação ou em violação ao princípio da dialeticidade. 4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de que ele, na condição de titular de diversas marcas formadas pelas expressões MC e MAC (tais como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o direito de obstar que o recorrido continue a utilizar sua marca, MAC D'ORO, pois tal expressão constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos. 5. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. 6. A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência. Precedente. 7. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes critérios principais: (i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição. 8. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles. 9. Diante do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias específicas da hipótese concreta - grau de distintividade/semelhança, utilização da marca em produtos diversos, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência - impedem que se reconheça que a marca registrada pelo recorrido deva ser anulada. 10. A análise de eventual diluição do poder de distintividade das marcas do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização (fenômeno caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos sinais registrados) é aplicável unicamente em benefício de marcas notórias ou de alto renome, circunstância que somente foi reconhecida à expressão MCDONALD'S dez anos depois do depósito da marca do recorrido. 12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das marcas titularizadas pelo recorrente, não revela circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1.799.164/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019 – destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA "GAROTO" DA RECORRENTE. EXCLUSIVIDADE. RAMO COMERCIAL DE ALIMENTOS. CLASSES DISTINTAS. CHOCOLATE E BEBIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PARASITÁRIA. PRECEDENTES DESSA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp n. 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 3/11/2010). 2. Apesar das partes atuarem em um mesmo ramo de alimentos, as classes são distintas, uma fabricando chocolates e a outra bebidas. 3. Inexistindo possibilidade de confusão ou conduta parasitária, possível a convivência das marcas com o mesmo nome. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 936.937/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019 – destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.346.089/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 14/5/2015) O mesmo entendimento se aplica ao pedido da autora de registro da marca na classe NCL(11) 35, processo nº 913922064, eis que apontada como impeditiva a marca “TIA SÔNIA”, devidamente apreciada acima. Tratando o referido pedido de serviços de publicidade e comerciais relativos aos mesmos produtos e serviços analisados quanto ao processo nº 917478185, deve prevalecer a possibilidade de coexistência entre as marcas. Assim, embora inafastável a colidência de parte dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE” com fundamento nas anterioridades de marca apontadas pelo INPI administrativamente, tendo em vista a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, ou mesmo de prejuízo aos titulares das marcas anteriormente requeridas. Procede, portanto, a pretensão autoral. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para anular os atos administrativos de indeferimento do registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, nas classes NCL(11) 35 e NCL(11) 43, proferidos nos processos administrativos nº 913922064 e 917478185, respectivamente, bem como para reconhecer o direito da parte autora à concessão definitiva dos registros da referida marca, condenando a requerida a efetuar os competentes registros em ambas as classes indicadas. Arcará a parte ré com honorários advocatícios em favor da autora, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Custa ex lege. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São José do Rio Preto, datada e assinada eletronicamente. Roberto Cristiano Tamantini Juiz Federal

02/03/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO AUTOR: TS FRANCHISING LTDA Advogado do(a) AUTOR: THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - SP345174 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL D E C I S Ã O PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000364-08.2022.4.03.6106 / 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto Trata-se de pedido de tutela de urgência, em ação de procedimento comum, formulado por TS FRANCHISING LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, em que objetiva a concessão provisória do registro da marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE”, nas classes 35 e 43, postulando, a título de provimento final, a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca pretendida, objeto do processo administrativo nº 917478185. Com a inicial, juntou documentos. Proferido despacho, determinando à autora a regularização da inicial e da representação processual (ID 242499459). Em atendimento, a parte autora informou ser cessionária do pedido de registro da marca, juntando cópia de contrato de cessão e uso da marca celebrado com a titular originária e de comprovante de anotação da transferência junto ao INPI (IDs 243520795 e 243521503). É o relatório do essencial. DECIDO. Em que pesem as alegações apontadas pela autora quanto à ausência do impedimento considerado pelo INPI para o indeferimento administrativo do registro da marca (art. 124, XIX, Lei nº 9.279/96), importa observar que a própria empresa afirma que a marca tem sido utilizada há anos, com vinte unidades franqueadas e reconhecimento no ramo do mercado em que atua, o que denota, no presente caso, a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando que a marca “TIA SÔNIA CACHORRO QUENTE” vem sendo normalmente utilizada há vários anos, mesmo sem o pretendido registro perante o INPI, e não evidenciado nos autos qualquer prejuízo para as atividades da empresa ou para o reconhecimento do produto comercializado, não vislumbro, neste momento, a presença de circunstância que justifique a apontada urgência para o deferimento da tutela requerida. Ademais, a possibilidade de terceiro realizar o pedido de registro da mesma marca não representa, a princípio, nenhum risco à autora, em razão justamente do suscitado princípio da anterioridade, haja vista que a empresa já formulou pedido de registro da marca, o que lhe confere prioridade na sua inscrição em relação a requerimentos posteriores, mesmo tendo sido indeferido administrativamente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o INPI. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Preto, datada e assinada eletronicamente. Roberto Cristiano Tamantini Juiz Federal

02/03/2022, 00:00

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Expedida/certificada

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Publicação

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

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