Procedimento Comum Cível 5027126-50.2020.4.03.6100 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5027126-50.2020.4.03.6100 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546 EXECUTADO: MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 FISCAL DA LEI: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESPACHO Dê-se ciência ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI do pagamento ID. 561762314 e seguintes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. Int. SãO PAULO, 3 de junho de 2026. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100

04/06/2026, 00:00

Conclusão (para despacho)

06/04/2026, 08:02

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

20/02/2026, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546 EXECUTADO: MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 FISCAL DA LEI: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESPACHO Diante da inércia da parte executada, dê-se vista às partes exequentes para que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. SãO PAULO, 13 de fevereiro de 2026. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100

20/02/2026, 00:00

Expedida/certificada

19/02/2026, 18:58

Mero expediente

13/02/2026, 19:04

Conclusão (para despacho)

11/12/2025, 12:53

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

12/11/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546 EXECUTADO: MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 FISCAL DA LEI: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DESPACHO Manifeste-se o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição ID. 375914218. Int. SãO PAULO, 6 de novembro de 2025. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100

12/11/2025, 00:00

Mero expediente

06/11/2025, 15:09

Conclusão (para despacho)

24/09/2025, 11:06

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

22/08/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546 EXECUTADO: MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 DESPACHO Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, do pedido de parcelamento ID. 375914218. Int. SãO PAULO, 20 de agosto de 2025. JOSE HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal PODER JUDICIÁRIO 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100

22/08/2025, 00:00

Expedida/certificada

21/08/2025, 18:45

Mero expediente

21/08/2025, 15:17

Documentos

Despacho

•04/06/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - decisão DECISÃO APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR): APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR): Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. Segundo o artigo 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. No caso concreto, a parte embargante alega omissão em relação à análise da diferença de suas atividades e daquelas exercidas pela parte embargada. A questão foi analisada no decisum nos seguintes termos (ID 290360831): “(...) Da possibilidade de convivência entre as marcas O apelante defende a possibilidade de convivência entre as marcas, pois, o legislador, ao lado do princípio da atributividade, adotou o princípio da especialidade das marcas, o que implica dizer que as marcas que não possuam afinidade ou identidade de serviços podem conviver até dentro da mesma classe. Adiante, ressalta que, de acordo com o Manual de Marcas, pode limitar a especificação dos seus serviços pra não causar colidência com marcas impeditivas. Pois bem. A Lei nº 9.279/96 afirma que a marca pode ser registrada para que não seja utilizada indevidamente em outros produtos ou serviços: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Declara o art. 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da LPI, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. O registro é levado a efeito perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Para que uma marca seja registrável, ela deve obedecer a dois requisitos presentes na LPI. O primeiro é que a marca deve ser um sinal distintivo visualmente perceptível que não deve estar elencado nas proibições legais. O outro requisito é que deve se tratar de um sinal lícito, distinto e disponível, ou seja, não pode ser a representação de uma imagem ilícita e deve estar disponível, não tendo sido registrado anteriormente ou estar em processo de análise de registro. Depois do registro no INPI, apenas o titular desta marca poderá utilizá-la em todo o território nacional. Contudo, em regra, no Brasil, a proteção da marca impede que outras pessoas utilizem-na apenas em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada por terceiros em produtos ou serviços distintos. A proteção da marca submete-se, portanto, ao princípio da especialidade, sendo protegida tão somente no ramo de atividade que o seu titular atua. Confira-se entendimento do da Corte Superior a respeito: “(...) Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes. (...)” (REsp 1079344/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012). O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos produtos e serviços e o que pertence a cada classe. Quando um pedido de registro de marca é depositado e submetido a exame de mérito sem oposições administrativas, as buscas por anterioridades se limitam à Classe de Produto ou Serviço escolhida pelo depositante. No caso concreto, verifico que o autor depositou o registro da sua marca sob a classe NCL 42, a qual genericamente abrange a seguinte classe de serviços: "serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; serviços de controle de qualidade e autenticação; projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador". Colaciono, abaixo, informações do requerimento apresentado pela MAGNO SYSTEM LTDA perante o INPI (id 275274011): Colaciono, dessa vez, o Certificado de Registro do "Instituto Magno de Educação", de propriedade da corré: Assim, dada a afinidade de serviços prestados pelo demandante e pela CT Serviços Didático-Pedagógicos LTDA, o indeferimento do pedido de registro da marca "MAGNO SYSTEM" se deu de maneira correta e traduz perfeita aplicação do princípio da especialidade. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. Da aplicação da teoria da distância O apelante invoca a aplicação da teoria da distância ao caso concreto, a fim de obter o registro da marca "MAGNO SYSTEM". O INPI, ao indeferir o pedido de registro, apontou como marcas impeditivas: registro nº 829374884 ("INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO") e o registro nº 200030540 ("COLÉGIO MAGNO"). Tanto a marca que o autor procura registrar quanto as apontadas como impeditivas encontram-se inseridas na Classe NCL (10) 42 que trata de serviços "científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; serviços de controle de qualidade e autenticação; projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador". Administrativamente, o indeferimento do registro baseou-se no preceito extraído do art. 124, inciso XIX, da LPI, porque a marca do apelante é representada pelo elemento distintivo da marca da recorrida ("MAGNO"), anteriormente registrada sob os números 829374884 e 200030540. De acordo com a Teoria da Distância, uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si. A relevância consiste em introduzir um elemento extrínseco na comparação entre as marcas. O grau de distintividade passa a ser examinado não só de forma isolada, em sua estrutura interna, mas também de maneira conjunta, tendo como pano de fundo as demais marcas já existentes em seu nicho de mercado. De plano, verifica-se a impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (criação de softwares). Ressalte-se, ainda, que a marca da apelante (“MAGNO SYSTEM”) reproduz parcialmente as marcas da apelada (“COLÉGIO MAGNO” e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO"), somente apresentado o acréscimo do termo "SYSTEM", fator este que não é suficiente para agregar elementos nominativos que claramente afastem dúvidas de que o "SYSTEM" constante da marca não tivesse relação com sistema educacional. Como fundamentado pela autarquia, "analisando os serviços elencados por cada marca, verifica-se que a do demandante não apresenta restrição acerca do segmento de mercado para o qual se destinam os softwares por ele elaborados, motivo pelo qual é possível inferir que estes serviços podem ser prestados para qualquer ramo, inclusive para o segmento educacional, o qual mencionado especificamente pelo signo da ré". Os consumidores não podem estar sujeitos a possíveis confusões por marcas que não são suficientemente diferentes, especialmente se os signos que as compõem indicam produtos da mesma categoria, como neste caso. É importante lembrar que a proibição da concorrência desleal busca impedir que uma empresa atraia clientes usando sinais que os consumidores acreditam pertencer a outra empresa, com base em sua própria experiência. Nesse contexto, não é possível aplicar a teoria da distância, como o apelante deseja, porque a situação não permite a coexistência pacífica das marcas envolvidas. Da possibilidade de especificação dos serviços, a fim de não causar colidência com marcas impeditivas Alega o apelante que o Manual de Marcas prevê a possibilidade de limitação na especificação de serviços para não causar colidência com marcas apontadas como impeditivas. Aduz que as marcas apontadas como impeditivas ("COLÉGIO MAGNO" e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO"), embora constem da mesma classe, atuam no ramo de ensino e educação, enquanto seus serviços são voltados para o segmento de drogarias. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato de indeferimento de registro de marca pelo INPI, cujo pedido administrativo não abarcou, de forma subsidiária, a possibilidade de especificação da limitação dos serviços prestados pela demandante, entendo que o pleito de especificação dos serviços prestados trazido no apelo se consubstancia em inovação recursal, não admitida no ordenamento, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Além disso, nova proposta de registro da marca deve ser apresentada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a fim de que a autarquia analise tal possibilidade. (...)”. Dessa forma, constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo relator, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando. Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. Acrescente-se que a parte embargante requer o prequestionamento da matéria, relacionando os dispositivos legais que entende violados. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. Porém, ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei. Intimação - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGNO SYSTEM LTDA contra o v. acórdão, proferido pela Primeira Turma, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento, entendendo pela impossibilidade de registro da marca “MAGNO SYSTEM” pelo INPI. Em razões recursais (ID 290360831), a parte embargante alega erro no julgado, pois não houve análise quanto à diferença de atividades para com as da parte embargada. Sustenta que a expressão “MAGNO” advém do seu nome e patronímico. Expõe que atua no ramo de elaboração de softwares e está sediado na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Argumenta que, “preocupado com a identificação e distintividade de sua marca, criou nome de domínio www.magnosystem.comm.br e desenvolveu website e redes sociais”. Ressalta que os seus serviços “são totalmente identificados e diferenciados perante o público”. Prequestiona a matéria para fins recursais. Contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 307282648). É o relatório. avl PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou a convivência entre marcas registradas, o princípio da especialidade e a teoria da distância no direito marcário, negando provimento ao recurso na parte conhecida. O embargante alega omissão na análise de questões relativas à afinidade de atividades das partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar alegada omissão na decisão embargada sobre: (i) a diferença entre as atividades exercidas pelas partes; e (ii) a aplicação do prequestionamento, à luz dos dispositivos legais indicados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015. No caso, inexiste vício a ser corrigido, pois a decisão embargada analisou suficientemente as questões pertinentes. 4. O embargante busca, na verdade, o rejulgamento da matéria por via inadequada. O prequestionamento pretendido não autoriza a reforma de decisão desprovida de vícios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviáveis para rejulgamento da causa ou prequestionamento, quando inexistentes vícios na decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1079344/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2012. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ANTONIO MORIMOTO DESEMBARGADOR FEDERAL

17/02/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR): APELANTE: MAGNO SYSTEM LTDA Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A APELADO: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR): Busca o apelante a reforma da r. sentença que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo praticado pelo INPI que indeferiu o pedido de registro da marca "MAGNO SYSTEM" com fundamento no art. 124, IX, da LPI. Dos fatos Cinge-se a controvérsia em analisar se o indeferimento do registro da marca do autor pelo INPI seria legítimo diante da conclusão de que o termo "MAGNO" reproduz ou imita o registro de "COLÉGIO MAGNO" e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO". O apelante sustenta que a marca "MAGNO" tem origem no seu nome e patronímico, de maneira que o nosso ordenamento jurídico permite a utilização do patronímico como marca, e que o seu prenome passaria a ter natureza jurídica de direito de cunho patrimonial, se tornando um bem incorpóreo, inclusive suscetível de integrar fundo de comércio; que tem primazia temporal em razão do uso da marca "MAGNO SYSTEM" como nome fantasia desde 2005; que a sua marca se especializou em sistemas de gerenciamento de drogarias com clientes em muitos estados; defende o caráter evocativo do termo "MAGNO"; a necessidade de análise da marca em seu conjunto, e não apenas uma sílaba, prefixo, ou de palavras que a compõem; a aplicação da teoria da distância; que, de acordo com o Manual de Marcas, pode limitar a especificação dos seus serviços para não causar colidência com marcas impeditivas; que o legislador, ao lado do princípio da atributividade, adotou o princípio da especialidade das marcas, o que implica dizer que as marcas que não possuam afinidade ou identidade de serviços podem conviver até dentro da mesma classe. Do mérito Do registro de patronímico como marca O apelante sustenta que o termo "MAGNO" teve origem no seu prenome e patronímico, de maneira que teria sido composta em razão da seguinte combinação: "MArcelo Guimarães NOgueira". Sustenta que o ordenamento jurídico permite a utilização de patronímico como marca, de maneira que seu sobrenome passaria a ter natureza jurídica de direito de cunho patrimonial, se tornando um bem incorpóreo suscetível de integrar fundo de comércio. Primeiramente, quanto ao registro da marca, pondero que o art. 124 da LPI não disciplina de maneira exemplificativa os sinais que podem constituir uma marca, mas apenas aqueles que não podem ser registrados como tal. Assim, todos os sinais nela não incluídos, inclusive os patronímicos, podem ser registrados como marca. No entanto, para que um sinal seja suscetível de ser utilizado como marca ele deve estar disponível, ou seja, um concorrente do mesmo setor de atividade e/ou classe de serviços ainda não pode ter feito uso, com prévio registro, sob pena de violação dos princípios da novidade e especialidade. No caso dos autos, verifico que o demandante depositou o pedido de registro de sua marca apenas em 5/10/2016, notadamente para assinalar serviços da classe NCL (10) 42 (Elaboração [concepção] de software de computador). O indeferimento do pedido de registro pela autarquia teve por fundamento a anterioridade registral (art. 124, XIX, da LPI), mais especificamente do termo "MAGNO" em razão de depósito efetivado pela corré CT SERVIÇOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS LTDA em 24/10/2007, com concessão em 19/1/2010 e vigência até 19/1/2030 da marca nominativa "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO" (registro nº 829374884), e do depósito efetivado em 17/6/1997 da marca mista "COLÉGIO MAGNO" (registro nº 200030540), concedida em 22/10/2002 e vigência até 22/10/2022. Não amparado pelo registro prévio, ao contrário da corré que deles dispunha, com amplitude concernente à mesma Classe de Serviços (42 - Elaboração [concepção] de software de computador), há impedimento para que o sinal escolhido - ainda que faça alusão ao prenome e patronímico do apelante - seja registrado como marca. Sem o depósito do sinal distintivo no Instituto da Propriedade Industrial não nasce para o apelante o direito sobre a marca. Desse modo, a alegação de que a marca, por ter tido origem em seu nome e patronímico, constituiria patrimônio apto a constituir inclusive fundo de comércio não subsiste, uma vez que o critério adotado pelo ordenamento jurídico é o da atributividade, segundo o qual a sua propriedade e o seu uso exclusivo são adquiridos pelo registro (art. 129 da LPI). Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Da primazia temporal O apelante sustenta que o ato de indeferimento do pedido de registro da marca "MAGNO SYSTEM" deve ser declarado nulo sob o fundamento de que possui primazia registral, uma vez que o termo foi registrado perante a Junta Comercial de Minas Gerais em 7/1/2005. Sobre o tema, o C. STJ declarou que a preexistência de nomes empresariais registrados na Junta Comercial antes do registro da marca impõe a convivência desses direitos, de maneira que o nome empresarial deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade que se destina, e não com a função de marca. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCA ULTRAMEDICAL DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO DA MESMA MARCA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO. DUPLA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMS ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA. 1. Ação proposta com o objetivo de impedir as demandadas de utilizarem a expressão ULTRAMEDICAL para serviços médicos, bem como condená-las a repararem os danos patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida. 2. Violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, não configurada, por ter o Tribunal de origem se manifestado de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide. 3. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca ULTRAMEDICAL para serviços médicos, mais especificamente serviços de exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia, a utilização não autorizada pelas rés de idêntica marca para designar serviços médicos de diagnóstico configura evidente violação do art. 129 da LPI, que confere ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. 4. Verificada a dupla identidade, pela utilização da mesma marca para designar os mesmos serviços, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação, sendo desnecessária sua aferição no caso concreto. 5. Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito de propriedade industrial autônomo, independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca registrada. 6. A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul antes do registro da marca, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedentes desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1847987/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 9/12/2021, g.n.). Como se pode verificar dos autos, o primeiro depósito de registro de marca da corré foi realizado em 17/6/1997 ("COLÉGIO MAGNO"), cuja concessão se deu no ano de 2002, portanto, em período muito anterior ao registro efetivado pelo demandante perante a Junta Comercial (2005), a evidenciar a não aplicabilidade do julgado acima colacionado. Ou seja, ao contrário do alegado pelo autor, não houve primazia temporal. A corré teve o primeiro registro de sua marca concedido em 2002, cujo depósito inclusive se deu 5 anos antes, notadamente, em 17/6/1997. Assim, considerando que, nos termos do art. 129 da LPI, ao titular da marca é conferido o direito de usá-la de forma exclusiva em todo o território nacional, deve o recorrente se abster de utilizar a expressão "MAGNO" como marca, podendo, no entanto, continuar a utilizar, no Estado de Minas Gerais, tal expressão apenas como nome empresarial, acompanhado dos demais termos dela constantes ("SYSTEM"), exclusivamente para as finalidades a que se destina. Do caráter evocativo do termo "MAGNO" In casu, o apelante defende a regularidade do pedido de registro de sua marca sob o argumento de que o termo "MAGNO" seria evocativo e, portanto, passível de convivência com outras marcas, ainda que da mesma classe. Sobre o tema, destaco a opinião manifestada pela autarquia (id 275274011), no sentido de que o termo "MAGNO" possui distintividade intrínseca, notadamente, em razão da inexistência de relação direta com os serviços oferecidos pela CT Serviços Didático-Pedagógicos LTDA. Não há, sob qualquer ângulo que se deseje adotar, a associação entre os serviços de criação de softwares e o signo "MAGNO", a evidenciar o alto nível de proteção da marca, pois, quanto maior o nível de distintividade de determinado sinal, maior sua fixação na percepção do consumidor. Da possibilidade de convivência entre as marcas O apelante defende a possibilidade de convivência entre as marcas, pois, o legislador, ao lado do princípio da atributividade, adotou o princípio da especialidade das marcas, o que implica dizer que as marcas que não possuam afinidade ou identidade de serviços podem conviver até dentro da mesma classe. Adiante, ressalta que, de acordo com o Manual de Marcas, pode limitar a especificação dos seus serviços pra não causar colidência com marcas impeditivas. Pois bem. A Lei nº 9.279/96 afirma que a marca pode ser registrada para que não seja utilizada indevidamente em outros produtos ou serviços: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Declara o art. 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da LPI, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. O registro é levado a efeito perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Para que uma marca seja registrável, ela deve obedecer a dois requisitos presentes na LPI. O primeiro é que a marca deve ser um sinal distintivo visualmente perceptível que não deve estar elencado nas proibições legais. O outro requisito é que deve se tratar de um sinal lícito, distinto e disponível, ou seja, não pode ser a representação de uma imagem ilícita e deve estar disponível, não tendo sido registrado anteriormente ou estar em processo de análise de registro. Depois do registro no INPI, apenas o titular desta marca poderá utilizá-la em todo o território nacional. Contudo, em regra, no Brasil, a proteção da marca impede que outras pessoas utilizem-na apenas em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada por terceiros em produtos ou serviços distintos. A proteção da marca submete-se, portanto, ao princípio da especialidade, sendo protegida tão somente no ramo de atividade que o seu titular atua. Confira-se entendimento do da Corte Superior a respeito: “(...) Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes. (...)” (REsp 1079344/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012). O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos produtos e serviços e o que pertence a cada classe. Quando um pedido de registro de marca é depositado e submetido a exame de mérito sem oposições administrativas, as buscas por anterioridades se limitam à Classe de Produto ou Serviço escolhida pelo depositante. No caso concreto, verifico que o autor depositou o registro da sua marca sob a classe NCL 42, a qual genericamente abrange a seguinte classe de serviços: "serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; serviços de controle de qualidade e autenticação; projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador". Colaciono, abaixo, informações do requerimento apresentado pela MAGNO SYSTEM LTDA perante o INPI (id 275274011): Colaciono, dessa vez, o Certificado de Registro do "Instituto Magno de Educação", de propriedade da corré: Assim, dada a afinidade de serviços prestados pelo demandante e pela CT Serviços Didático-Pedagógicos LTDA, o indeferimento do pedido de registro da marca "MAGNO SYSTEM" se deu de maneira correta e traduz perfeita aplicação do princípio da especialidade. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. Da aplicação da teoria da distância O apelante invoca a aplicação da teoria da distância ao caso concreto, a fim de obter o registro da marca "MAGNO SYSTEM". O INPI, ao indeferir o pedido de registro, apontou como marcas impeditivas: registro nº 829374884 ("INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO") e o registro nº 200030540 ("COLÉGIO MAGNO"). Tanto a marca que o autor procura registrar quanto as apontadas como impeditivas encontram-se inseridas na Classe NCL (10) 42 que trata de serviços "científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; serviços de controle de qualidade e autenticação; projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador". Administrativamente, o indeferimento do registro baseou-se no preceito extraído do art. 124, inciso XIX, da LPI, porque a marca do apelante é representada pelo elemento distintivo da marca da recorrida ("MAGNO"), anteriormente registrada sob os números 829374884 e 200030540. De acordo com a Teoria da Distância, uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si. A relevância consiste em introduzir um elemento extrínseco na comparação entre as marcas. O grau de distintividade passa a ser examinado não só de forma isolada, em sua estrutura interna, mas também de maneira conjunta, tendo como pano de fundo as demais marcas já existentes em seu nicho de mercado. De plano, verifica-se a impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (criação de softwares). Ressalte-se, ainda, que a marca da apelante (“MAGNO SYSTEM”) reproduz parcialmente as marcas da apelada (“COLÉGIO MAGNO” e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO"), somente apresentado o acréscimo do termo "SYSTEM", fator este que não é suficiente para agregar elementos nominativos que claramente afastem dúvidas de que o "SYSTEM" constante da marca não tivesse relação com sistema educacional. Como fundamentado pela autarquia, "analisando os serviços elencados por cada marca, verifica-se que a do demandante não apresenta restrição acerca do segmento de mercado para o qual se destinam os softwares por ele elaborados, motivo pelo qual é possível inferir que estes serviços podem ser prestados para qualquer ramo, inclusive para o segmento educacional, o qual mencionado especificamente pelo signo da ré". Os consumidores não podem estar sujeitos a possíveis confusões por marcas que não são suficientemente diferentes, especialmente se os signos que as compõem indicam produtos da mesma categoria, como neste caso. É importante lembrar que a proibição da concorrência desleal busca impedir que uma empresa atraia clientes usando sinais que os consumidores acreditam pertencer a outra empresa, com base em sua própria experiência. Nesse contexto, não é possível aplicar a teoria da distância, como o apelante deseja, porque a situação não permite a coexistência pacífica das marcas envolvidas. Da possibilidade de especificação dos serviços, a fim de não causar colidência com marcas impeditivas Alega o apelante que o Manual de Marcas prevê a possibilidade de limitação na especificação de serviços para não causar colidência com marcas apontadas como impeditivas. Aduz que as marcas apontadas como impeditivas ("COLÉGIO MAGNO" e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO"), embora constem da mesma classe, atuam no ramo de ensino e educação, enquanto seus serviços são voltados para o segmento de drogarias. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato de indeferimento de registro de marca pelo INPI, cujo pedido administrativo não abarcou, de forma subsidiária, a possibilidade de especificação da limitação dos serviços prestados pela demandante, entendo que o pleito de especificação dos serviços prestados trazido no apelo se consubstancia em inovação recursal, não admitida no ordenamento, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Além disso, nova proposta de registro da marca deve ser apresentada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a fim de que a autarquia analise tal possibilidade. Verba honorária Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, §11, do CPC, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%. Conclusão Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO Trata-se de apelação interposta por MAGNO SYSTEM LTDA em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo que, no bojo de ação ordinária proposta pelo apelante em face da CT - SERVIÇOS DIDÁTICO-PEDAGOGICOS LTDA e do INPI, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca mista "MAGNO SYSTEM". Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual visa o apelante a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca “MAGNO SYSTEM”. Inicialmente, expôs o demandante que é empresário individual no ramo de comércio varejista, registrado perante a Junta Comercial de Minas Gerais desde 7/1/2205, com atuação primordial em equipamentos e suprimentos de informática, exercendo, ainda, atividades de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. Defende que a expressão "MAGNO SYSTEM" compõe o seu nome fantasia, tendo primazia temporal em relação aos direitos de uso do referido nome. Defende que a marca tem origem no seu próprio nome e patronímico ("Marcelo Guimarães Nogueira = MAGNO"), bem como que, visando individualizar os seus serviços junto ao mercado, vem utilizando do signo, difundindo-o em todos os meios de publicidade e, em razão de sua idoneidade, galgou grande prestígio, tornando-se uma empresa marcante e conceituada junto ao público consumidor. Expõe que atua no ramo de elaboração de softwares e que possui sede na cidade de Passa Quatro/MG, e que, preocupado com a identificação e distintividade de sua marca, criou domínio eletrônico ("www.magnosystem.com.br") e desenvolveu website e redes sociais, a fim de salientar que os seus serviços são totalmente identificados e diferenciados perante o público. Relata que o pedido de registro da marca mista "MAGNO SYSTEM" foi indeferido pelo Instituto sob o fundamento de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, notadamente, as marcas “COLÉGIO MAGNO” e “INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO”, de maneira que seria irregistrável, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Ato contínuo, aduz que, apesar da interposição de recurso administrativo, não obteve êxito. Defende que o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de sua marca é ilegal, uma vez que o ordenamento jurídico permite a utilização de patronímico como marca, de maneira que o seu prenome passaria a ter natureza jurídica de direito de cunho patrimonial, se tornando um bem incorpóreo, inclusive suscetível de integrar fundo de comércio. Sustenta o caráter evocativo da expressão "MAGNO" e a necessidade de análise da marca em seu conjunto, e não apenas uma sílaba, prefixo, ou palavras que a compõem. Invoca a teoria da distância e o princípio da especialidade, a fim de defender o registro de sua marca. A CT Serviços Didáticos contestou alegando que o primeiro registro apontado como impeditivo em razão da anterioridade registral foi depositado perante o INPI em 1997 e concedido no ano de 2002; que o segundo registro apontado como impeditivo refere-se à uma marca nominativa, o qual foi depositado em 2007, e que ambos encontram-se na mesma classe em que o demandante requer o registro, qual seja, a NCL 42; que a autarquia, ao conceder o registro, declarou a exclusividade sobre o termo "MAGNO", constando apostilamento quanto à expressão "INSTITUTO DE EDUCAÇÃO"; sustenta que a expressão "MAGNO" não se enquadra nas hipóteses do art. 124, VI, da LPI; que, quanto à aplicação da teoria da distância, o autor não logrou êxito em comprovar a existência de registro contendo o signo distintivo "MAGNO" para software, a fim de fundamentar a sua tese de marca comum/evocativa; que, analisados os serviços prestados pelo demandante e por sua empresa, o princípio da especialidade assegura os direitos de exclusividade de sua marca; que a marca "MAGNO" não advém do patronímico "Guimarães Nogueira" como quer supor o autor, mas de aproveitamento parasitário de marcas registradas e sedimentadas no mercado há anos; que a marca "MAGNO" está registrada desde 1979 e, por fim, que há evidente esbulho do direito de propriedade sobre suas marcas (id 275273999). O INPI contestou alegando que o que busca em juízo é a manutenção da regularidade e higidez do sistema de propriedade industrial. No mérito, que as etapas do exame substantivo do signo objeto do pedido de registro são estabelecidas pelo art. 6º, da Resolução INPI 88/2013; que houve o protocolo de petição de oposição ao pedido de registro da marca sub judice, o qual foi apresentado por JARDIM ESCOLA MÁGICO DE OZ S/S LTDA, assim como que, analisando os requisitos de liceidade, veracidade, distintividade e disponibilidade, acabou por indeferir o pedido de registro da marca do demandante com fundamento na anterioridade registral (art. 124, XIX, da LPI); que o autor recorreu, mas que o Instituto, apesar de ter conhecido do recurso, no mérito negou-lhe provimento; que a análise da similaridade dos signos em cotejo é realizada com base no Manual de Marcas (item 5.11.1), e que, de acordo com o Manual, são analisados os aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida; que o termo "MAGNO" constitui o elemento verbal principal e característico de ambas as marcas, uma vez que os demais termos possuem caráter meramente descritivo; que, quanto à apresentação figurativa das marcas em cotejo, é importante ressalvar que se tratam de marcas de serviço e, em razão disso, a verbalização de seus sinais ganha maior importância, uma vez que tais apresentações não estarão comumente visíveis ao consumidor, como seria em caso de marcas apostas em produtos ou embalagens; que o termo "MAGNO" não é apropriável a título exclusivo, uma vez que não possui caráter meramente descritivo de serviços relativos à elaboração de programas de computador, mas ao contrário possui distintividade intrínseca em razão da inexistência de relação direta e, quanto maior o nível de distintividade do sinal, maior sua fixação na percepção do consumidor e maior a proteção a ele conferida; que, analisando os serviços elencados por cada marca, verifica-se que a do demandante não apresenta restrição acerca do segmento de mercado para o qual se destinam os softwares por ele elaborados, motivo pelo qual é possível inferir que estes serviços podem ser prestados para qualquer ramo, inclusive para o segmento educacional, o qual mencionado especificamente pelo signo da ré; que o autor, por meio de suas argumentações, parece limitar de forma cabal o seu segmento de atuação, a saber, o desenvolvimento de software para farmácias e drogarias, porém, em obediência ao princípio da atributividade que estipula que o direito decorre do registro, a análise de afinidade se dá unicamente entre os serviços especificados no pedido de registro sob exame; que, acaso o autor alegasse que seu escopo de atividades é mais limitado do que a proteção requerida perante o INPI, qual seja, que todos os serviços elencados se destinam aos gerenciamento de drogarias, isso certamente contribuiria para o atendimento do seu pleito; que haveria possibilidade de associação errônea por parte do público consumidor entre o signo "MAGNO SYSTEM" e as marcas "COLÉGIO MAGNO" e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO", decorrente da reprodução fonética e ideológica (id 275274010). Em 21/3/2023, prolatada a r. sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que caberia ao autor demonstrar que fazia uso da marca antes do registro promovido pela ré, mas isso não chegou nos autos; que o fato de o demandante utilizar algumas letras do seu nome completo e patronímico não é suficiente para afastar o direito de preferência decorrente do registro; que o termo "MAGNO" não pode ser considerado comum (evocativo), nos termos do art. 124, VI, da LPI, a fim de impedir o registro; que, no que se refere à análise em conjunto da marca e a aplicação da teoria da distância, só é dado ao Judiciário interferir na tomada de decisão administrativa quando evidenciado que o uso concomitante das marcas não será capaz de confundir os consumidores ou configurar concorrência desleal; que, como há o desenvolvimento de softwares por ambos, ainda que o requerente se dedique, exclusivamente, à produção de programas de computador para empresários do ramo farmacêutico, não se pode afirmar, aprioristicamente, que a utilização da marca "MAGNO SYSTEM" não será capaz de confundir os tomadores desse tipo de serviço/produto, já que existe a possibilidade do mercado compreender que se trata de uma ampliação das atividades desenvolvidas pelo detentor do registro no INPI. O autor foi condenado ao pagamento de verba sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da causa para cada réu (id 275274021). O autor apelou alegando que a marca "MAGNO" tem origem no seu nome e patronímico; que tem primazia temporal em razão do uso da marca "MAGNO SYSTEM" como nome fantasia desde 2005; que é titular do domínio "www.magnosystem.com.br", local onde divulga os seus serviços e identifica a sua marca perante o público; que a sua marca se especializou em sistemas de gerenciamento de drogarias com clientes em muitos estados; que o nosso ordenamento jurídico permite a utilização do patronímico como marca, de maneira que o seu prenome passaria a ter natureza jurídica de direito de cunho patrimonial, se tornando um bem incorpóreo, inclusive suscetível de integrar fundo de comércio; o caráter evocativo do termo "MAGNO" e a necessidade de análise da marca em seu conjunto, e não apenas uma sílaba, prefixo, ou palavras que a compõem; a aplicação da teoria da distância; que o indeferimento do pedido de registro de sua marca é descabido, uma vez que atua especificamente com programas de computador para gerenciamento de drogarias, podendo, de acordo com o Manual de Marcas, limitar a especificação dos seus serviços para não causar colidência com marcas impeditivas; que o legislador, ao lado do princípio da atributividade, adotou o princípio da especialidade das marcas, o que implica dizer que as marcas que não possuam afinidade ou identidade de serviços podem conviver até mesmo dentro da mesma classe. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente (id 275274025). Verifico que o INPI (id 275274028) e a CT SERVIÇOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS LTDA (id 275274029) apresentaram contraminuta. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. jsg PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 45 - DES. FED. ANTONIO MORIMOTO Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, nessa extensão, nego-lhe provimento, observada a majoração recursal acima explicitada. É como voto. E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PELO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. - Cinge-se a controvérsia em analisar se o indeferimento do registro da marca do autor pelo INPI seria legítimo diante da conclusão de que o termo "MAGNO" reproduz ou imita o registro de "COLÉGIO MAGNO" e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO". - A alegação de que a marca, por ter tido origem em seu nome e patronímico, constituiria patrimônio apto a constituir inclusive fundo de comércio não subsiste, uma vez que o critério adotado pelo ordenamento jurídico é o da atributividade, segundo o qual a sua propriedade e o seu uso exclusivo são adquiridos pelo registro (art. 129 da LPI). - O C. STJ declarou que a preexistência de nomes empresariais registrados na Junta Comercial antes do registro da marca impõe a convivência desses direitos, de maneira que o nome empresarial deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade que se destina, e não com a função de marca. - Considerando que, nos termos do art. 129 da LPI, ao titular da marca é conferido o direito de usá-la de forma exclusiva em todo o território nacional, deve o recorrente se abster de utilizar a expressão "MAGNO" como marca, podendo, no entanto, continuar a utilizar, no Estado de Minas Gerais, tal expressão apenas como nome empresarial, acompanhado dos demais termos dela constantes ("SYSTEM"), exclusivamente para as finalidades a que se destina. - Não há associação entre os serviços de criação de softwares e o signo "MAGNO", a evidenciar o alto nível de proteção da marca, pois, quanto maior o nível de distintividade de determinado sinal, maior sua fixação na percepção do consumidor. - Dada a afinidade de serviços prestados pelo demandante e pela CT Serviços Didático-Pedagógicos LTDA, o indeferimento do pedido de registro da marca "MAGNO SYSTEM" se deu de maneira correta e traduz perfeita aplicação do princípio da especialidade. - A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. - A marca da apelante (“MAGNO SYSTEM”) reproduz parcialmente as marcas da apelada (“COLÉGIO MAGNO” e "INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO"), somente apresentado o acréscimo do termo "SYSTEM", fator este que não é suficiente para agregar elementos nominativos que claramente afastem dúvidas de que o "SYSTEM" constante da marca não tivesse relação com sistema educacional. - Não é possível aplicar a teoria da distância, porque a situação não permite a coexistência pacífica das marcas envolvidas. - O pleito de especificação dos serviços prestados trazido no apelo se consubstancia em inovação recursal, não admitida no ordenamento, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Nova proposta de registro da marca deve ser apresentada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a fim de que a autarquia analise tal possibilidade. - Os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%. - Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ANTONIO MORIMOTO DESEMBARGADOR FEDERAL

16/08/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA AUTOR: MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA Advogado do(a) AUTOR: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 REU: CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) REU: CLEIDE FERREIRA LOPES - SP236546 S E N T E N Ç A Intimação - TIPO A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5027126-50.2020.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Trata-se de Procedimento Comum movido por MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA em face da CT - SERVICOS DIDATICO-PEDAGOGICOS LTDA – ME e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL para que este Juízo declare a nulidade do ATO ADMINISTRATIVO praticado pelo 2º Réu (INPI) que indeferiu o processo nº 911.728.813, marca mista “MAGNO SYSTEM” – Classe NCL (10) 42. Aduz, em síntese, que é empresário individual, desenvolvendo atividade de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. Afirma que a expressão “Magno System” é o cerne do seu nome fantasia e detém a primazia temporal do direito relativo a esse nome e, portanto, está legitimado para registrar a marca composta a partir dos elementos característicos ou diferenciadores do referido sinal distintivo. Esclarece que essa marca tem como base o seu nome próprio e patronímico, MArcelo Guimarães NOgueira. Alega que utiliza a marca MAGNO SYSTEM desde 2005 e solicitou depósito marcário que foi indeferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com base no art. 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, pelas marcas apontadas como impeditivas, processo 200030540 (COLÉGIO MAGNO) e Processo 829374884 (INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO), de titularidade adquirida pela empresa CT - SERVIÇOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. Entende que o indeferimento é nulo, pois tem direito a utilizar o seu patronímico como marca, tratando-se, ainda, de evocativo para seu ramo de atividade. Alega que o direito de exclusividade é deferido para a marca em seu conjunto e que as marcas envolvidas não se confundem, devendo-se aplicar a teoria da distância entre as marcas e o princípio da especialidade de marcas. Com a inicial, vieram documentos. O comprovante de recolhimento das custas iniciais foi juntado no ID. 46844297 e anexos. O INPI requereu que fosse admitido como litisconsorte necessário especial (sui generis) e que fosse intimado para se manifestar após a apresentação da contestação do titular do direito de propriedade industrial (ID. 55777157). Devidamente citada, a CT – Serviços Didáticos – Pedagógicos Ltda contestou o feito, pugnando pela improcedência do pedido (ID. 166836332). O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI também apresentou contestação, requerendo o indeferimento do pedido inicial (ID. 244976138). Sem mais provas a produzir, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. De início, observo que a marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Por sua vez, a Lei n.º 9.279/96, que regula sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe em seu art. 129: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Assim, a partir da análise do dispositivo legal supracitado, conclui-se que a marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica. Compulsando os autos, constato que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), efetivamente, indeferiu o pedido de registro nº 911728813 (ID. 43789151), depositado em 05/10/2016, referente a marca mista MAGNO SYSTEM, para assinalar serviços da classe NCL(10) 42 (Elaboração [concepção] de software de computador), com fundamento na proibição legal contida no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, segundo o qual: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; O autor alega que é detentor da primazia temporal, pois a expressão Magno System compõe seu nome fantasia, sendo titular do nome de domínio perante o Registro.br www.magnosystem.com.br, home page em que divulga os seus serviços, identificados por sua marca, consistentes em sistemas de gerenciamento de drogarias, com clientes em praticamente todos os estados brasileiros. Todavia, verifico que o primeiro depósito efetivado pela corré CT-Serviços Didático-Pedagógicos Ltda foi realizado em 17/06/1997, portanto, antes do início das atividades desenvolvidas pelo autor, que se deu em 07/11/2005, conforme o documento de ID. 43788899. Anote-se, inclusive, que a data da concessão do registro ocorreu em 22/10/2002, com vigência até 22/10/2022, consoante ID. 43789152. É certo que, a rigor, o art. 129 da Lei n.º 9.279/96 adotou o sistema atributivo, pelo qual o registro confere a propriedade da marca, porém, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legislação prevê um sistema de contrapesos, de forma a se proteger outras situações geradoras do direito de preferência, adotando-se um modelo declarativo de proteção de marcas e patentes. Nesse sentido: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL. (...) 6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. (...) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0) - QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - DJE: 28/02/2014) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e V, DO CPC. MARCA NOTÓRIA “VIGOR”. REGISTRO DEFERIDO PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30). AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE, POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O REGISTRO DA MARCA "VIGOR" PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. (...) 3.- Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531 - RJ (2012/0239926-4) - TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI - DJE: 20/03/2014). Dessarte, caberia ao autor demonstrar que fazia uso da marca antes do registro promovido pela requerida e que, portanto, o seu direito deveria prevalecer; e isso não chegou os autos. O fato do requerente ter utilizado algumas letras do seu nome completo e patronímico (MArcelo Guimarães NOgueira) não é suficiente para afastar o direito de preferência decorrente do registro. O termo “MAGNO” não pode ser considerado “comum”, evocativo para o ramo de atividade de desenvolvimento de software, nos termos do inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96, a impedir o registro. Para tanto, deveria ter sido demostrado nos autos que o referido termo é comumente utilizado por outros empresários que se dedicam a tal atividade ou que aqueles que utilizam esse tipo de serviço são capazes de identificá-lo, ainda que em suas partes, por essa expressão. No tocante à análise em conjunto da marca apresentada pelo autor e a aplicação da teoria da distância entre as marcas da demanda, a questão se torna ainda mais tormentosa, pois só é dado ao Judiciário interferir na tomada de decisão administrativa quando evidenciado que o uso concomitante das marcas não será capaz de confundir os consumidores ou configurar concorrência desleal. Nessa seara, é preciso reconhecer que os órgãos de registro e reguladores de atividades econômicas estão mais capacitados para esse tipo de análise, pois, em sua maioria, são compostos por técnicos e especialistas aptos a realizar uma análise ex ante dos efeitos de uma deliberação que permita a utilização concomitante de marcas com potencial a gerar algum tipo de confusão entre os consumidores. Ora, o autor requereu o registro na classe NCL(10) 42 (Elaboração [concepção] de software de computador) e a requerida teve o registro deferido nas classes NCL(8) 42 e (9) 42 (Análise de Sistemas de Informática, Coleta, Análise e/ou Pro...). Como há o desenvolvimento de softwares por ambos, ainda que o requerente se dedique, exclusivamente, à produção de programas de computador para empresários do ramo farmacêutico, não se pode afirmar, aprioristicamente, que a utilização da marca MAGNO SYSTEM não será capaz de confundir os tomadores desse tipo de serviço/produto, já que existe a possibilidade do mercado compreender que se trata de uma ampliação das atividades desenvolvidas pelo detentor do registro no INPI; situação essa que a lei pretende evitar quando criou o sistema de registro de marca e desenho industrial. O termo “MAGNO” é suficiente para produzir essa confusão, já que os outros termos indicados na disposição das marcas colidentes não são capazes de fazer a devida diferenciação. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Custas ex lege. Condeno o autor a pagar a cada réu honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. P.R.I. SãO PAULO, data da assinatura eletrônica.

23/03/2023, 00:00

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Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

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