Procedimento Comum Cível 0016545-13.2010.4.03.6100 - TRF3

Procedimento Comum Cível 0016545-13.2010.4.03.6100 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Baixa Definitiva

23/02/2024, 10:38

Trânsito em julgado

23/02/2024, 10:37

Publicação

24/11/2023, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

23/11/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA EXEQUENTE: X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809-A EXECUTADO: BIG STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA - SP132818 S E N T E N Ç A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0016545-13.2010.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Trata-se de execução de sentença judicial com vistas à satisfação do direito acobertado pela coisa julgada. Da documentação juntada aos autos, documentos IDs. 267703093/ 269957123/ 273001329/ 276653330/ 277142613/ 280951807/ 285779904/ 290561971/ 293617476/ 296302714, conclui-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação, na qual se fundamenta o título executivo, o que enseja o encerramento do feito, por cumprido o objetivo fundamental do processo de execução. Instada a se manifestar, o INPI requereu a extinção do feito (ID. 299881376) e a X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA – ME nada requereu. Isto Posto, DECLARO EXTINTO o feito com julgamento de seu mérito específico, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas como de lei. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. São Paulo, 22 de novembro de 2023. JOSÉ HENRIQUE PRESCENDO Juiz Federal

23/11/2023, 00:00

Expedida/certificada

22/11/2023, 18:56

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

22/11/2023, 15:47

Conclusão (para julgamento)

22/11/2023, 11:46

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

10/10/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809-A EXECUTADO: BIG STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA - SP132818 D E S P A C H O Requeira a X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA - ME o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, venham os autos conclusos para a sentença de extinção. Int. SãO PAULO, na data da assinatura. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0016545-13.2010.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo

10/10/2023, 00:00

Expedida/certificada

09/10/2023, 17:00

Mero expediente

05/10/2023, 14:28

Conclusão (para despacho)

03/10/2023, 08:47

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

31/08/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809-A EXECUTADO: BIG STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA - SP132818 D E S P A C H O Considerando-se o pagamento, por parte da executada, de todas as parcelas do acordo, manifeste(m)-se a(s) parte(s) interessada(s) em prosseguimento, no prazo de quinze dias. SÃO PAULO, 25 de agosto de 2023. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0016545-13.2010.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo

31/08/2023, 00:00

Documentos

Sentença

•23/11/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - decisão DECISÃO AUTOR: BIG STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado do(a) AUTOR: RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA - SP132818 REU: X - PICANHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRANCHISING LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) REU: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809-A S E N T E N Ç A Intimação - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0016545-13.2010.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por BIG STAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de X PICANHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com pedido de tutela antecipada para que este Juízo determine a suspensão dos efeitos da concessão de uso da marca "X PICANHA" à requerida, até decisão definitiva. Ainda em preliminar, requer a suspensão do feito número 583.00.2007.177000-3 (ordem 1007/2007), em trâmite perante a colenda 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da São Paulo, até final julgamento da presente ação. Ao final requer: a manutenção do polo passivo na forma apresentada; que a liminar se torne definitiva; a suspensão do feito, autos n° 583.00.2007.177000-3, 17ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; o reconhecimento da legitimidade da requerente na utilização da marca "BIG X PICANHA", desde 2000, nos moldes do deferimento do INPI; o reconhecimento de que a Primeira Requerida passou a utilizar-se da marca “X Picanha" a partir de 28/08/2005; o reconhecimento de que a Primeira Requerida mudou a forma de uso do registro de sua marca, registrada sob o n° 81838466; a declaração de não registrabilidade da marca 'X PICANHA' de forma isolada, por se tratar de gênero, inclusive com fulcro no artigo 65, do Código de Propriedade Industrial - item 20 c/c artigo 125, VI; a anulação da marca "X PICANHA" e a cassação de seu uso pela Primeira Requerida; que o INPI, efetive o cancelamento da marca da Primeira Requerida; o reconhecimento de que a Primeira Requerida passou a utilizar-se da marca "X PICANHA" somente à partir de 28/08/05, após a alteração do seu contrato social; caso não se entenda pelo cancelamento, que seja declarado que a Primeira Requerida, nos termos do registro, somente poderá se utilizar da expressão “X PICANHA", de forma conjunta com a figura do boi, nos moldes do registro do INPI sob o n° 81838466; declaração de caducidade da marca "X PICANHA", por parte da Primeira Requerida, cassando-lhe a concessão outrora deferida pelo INPI; o reconhecimento de que a Primeira Requerida alterou suas configurações da marca outrora registrada: quer quanto a utilização em conjunto da marca que fora registrada perante o INPI, quer quanto as cores e, ainda, utilizando-se de expressão de forma divergente ao do efetivo registro; o reconhecimento de concorrência desleal praticada pela Primeira Requerida, na forma de utilização e divulgação da marca "X Picanha", inclusive conforme documentos em anexo c/c Artigo 195, II, da Lei Propriedade Industrial; a condenação da Primeira Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, despesas de advogados, custos, impostos e despesas acima demonstrados, acrescida de juros e correção monetária, desde o efetivo mês oriundo da despesa, até o pagamento final; a condenação da Primeira Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em valor a ser prudentemente arbitrado por Vossa Excelência; e a condenação quanto à responsabilidade pelos prejuízos de cunho moral suportados pela Requerente e conseqüente indenização e pagamento. Aduz, em síntese, a impossibilidade de deferimento da expressão "X PICANHA" de forma única e isolada como registro de marca, por apresentar caráter genérico, nos termos do art. 124, inciso VI, da Lei n.º 9.279/96. Alega que a referida expressão somente pode ser utilizada juntamente com a figura registrada, razão pela qual não há qualquer impedimento legal para que a autora utilize a marca "BIG X PICANHA". Acosta aos autos os documentos de fls. 96/183 do documento id n.º 13428702; documentos id’s n.º 13428703, 13428239, 13428241, 13428242, 13428243, 13428226, 13428227 e fls. 1/30 do documento id n.º 13428216. O pedido formulado para antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido, fls. 34/36 do documento id n.º 13428216. Foi também reconhecida a impossibilidade deste Juízo determinar a suspensão do processo autuado sob o n.º 583.00.2007.177000-3, em trâmite na 17ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O autor interpôs recurso de agravo por instrumento, fls. 59/82 do documento id n.º 13428216 O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI contestou o feito, fls. 84/116 do documento id n.º 13428216. Requereu sua integração no feito como terceiro interveniente, conforme artigo 175 da Lei 9179/96. Quanto ao mérito, alega a ocorrência da prescrição e pugna pela improcedência dos pedidos. X – Picanha Comércio de Produtos Alimentícios e Franchising Ltda-ME contestou o feito, fls. 143/153 do documento id n.º 13428216. Preliminarmente alega a inépcia da petição inicial pugnando, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição e improcedência dos pedidos. X-Picanha Comércio de Alimentos informou não ter provas a produzir, fl. 156 do documento id n.º 13428216. Réplicas às fls. 157/177 e do documento id n.º 13428216. A parte autora requereu o depoimento pessoal dos representantes legais da ré, fl. 177 do documento id n.º 13428216, qualificados às fls. 44/45 do documento id n.º 13428714, oitiva de testemunhas indicadas à fl. 37 do documento id n.º 13428714, e a juntada do laudo pericial produzido perante a 17ª Vara Cível do Fórum Central João Mendes nos autos do processo 583.00.2007.177000-3. Às fls. 46/122 do documento id n.º 13428714 e 1/5 do documento id n.º 13428715, a parte autora apresentou novos documentos acompanhados do mesmo laudo já juntado, às fls. 28/79 do documento id n.º 13428715. A corré X Picanha Comércio de Produtos Alimentícios LTDA requereu a juntada de documentos (fls. 218/235 do documento id n.º 13428216), o depoimento pessoal do representante legal da requerente e a oitiva de testemunhas. Instados a especificar e qualificar os representantes legais e testemunhas a serem ouvidas, a corré X Picanha Comércio de Produtos Alimentícios LTDA apresentou apenas o rol das últimas (fl. 9 do documento id n.º 13428712) e pugnou pela juntada de novos documentos (fls. 10/46 do documento id n.º 13428712 e 1/36 do documento id n.º 13428714). Para a oitiva das testemunhas arroladas, foram expedidas as seguintes Cartas Precatórias: * CP 05/2013 - São Luiz do Maranhão/MA, que, em virtude do caráter itinerante, foi remetida à Comarca de Paço do Lumiar/MA. A parte ré desistiu da sua oitiva, por isso, foi devolvida sem cumprimento (fls. 128/151 do documento id n.º 13468233); * CP 06/2013 - Teresina /PI, devolvida devidamente cumprida (fl. 95 do documento id n.º 13428715); * CP 07/2013 - Belém/PA, devidamente cumprida (fls. 64/65 do documento id n.º 13468233); * CP 08/2013 - Macaé/RJ, cumprida (fls. 98/99 do documento id n.º 13468233); e *CP127/2013 – São José do Rio Presto/SP, cumprida (fl. 214 do documento id n.º 13468233). O INPI manifestou-se, reiterou a prescrição arguida e o pedido de improcedência, informando não ter provas a produzir fls. 3/15 documento id n.º 13428726. As testemunhas arroladas por BIG ST AR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foram ouvidas, fls. 76/84 do documento id n.º 13428726. Deferida a produção e prova pericial, as partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos. O laudo pericial foi acostado aos autos em 18.11.2019, documento id n.º 24819363. BIG STAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. manifestou-se em 11.02.2020, documento id n.º 28217205. O INPI manifestou-se em 04.03.2020, documento id n.º 29179520. O perito judicial prestou esclarecimentos em 02.06.2020, documento id n.º 33141885. BIG STAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. manifestou-se em 23.06.2020, documento id n.º 28217205. Em 20.07.2021 o julgamento foi convertido em diligência para inserção nos autos eletrônicos das mídias acostadas aos autos físicos. Cumprida a diligência, documento id n.º 69767619. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. De início analiso as preliminares arguidas. X – Picanha Comércio de Produtos Alimentícios e Franchising Ltda-ME arguiu a inépcia da petição inicial. O art. 330 do Código de Processo Civil traz os casos de indeferimento da inicial, dentre eles a inépcia, cuja definição consta de seu parágrafo único: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso dos autos, verifico a presença de todos os requisitos apontados, a contrariu sensu, pela norma acima transcrita. Analisando os pedidos formulados pela autora, percebe-se uma gradação, na medida em que requer o reconhecimento da nulidade da marca, diante de sua não registrabilidade e, não sendo este pedido acolhido, pleiteia pelo reconhecimento de caducidade em seu uso, (diante da incompatibilidade da marca registrada com aquela de fato utilizada); e não sendo este acolhido, requer ao juízo declaração que delimite o uso da marca ao conjunto registrado, (expressão escrita e imagem). Ao final, requer o arbitramento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Observo que os pedidos formulados também em face do INPI referem-se apenas à nulidade e ao cancelamento da marca registrada, por implicarem diretamente no registro. Os demais requerimentos foram formulados apenas em face da outra corré, como restou suficientemente explicitado na petição inicial. Assim, não havendo qualquer incompatibilidade entre os pedidos formulados e estando todos coerentes com os fatos narrados na petição inicial, afasto a preliminar arguida. Quanto à prescrição, dispõe o artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279/1996: "Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão". A autora alegou em sua inicial que a Ré passou a efetivamente se utilizar da marca "X Picanha" em 29.08.2005, registro n.° 818484586, conforme doc. 35. Ocorre que, pela descrição de documentos juntados contidas na inicial, fl. 75 do documento id n.º 13428702, o mencionado documento 35 foi extraído dos autos em trâmite perante a 17ª Vara Cível do Foro Central, n.º 177000/2007, referindo-se a exemplos de marcas de outros produtos, no caso, Mega Mate e Rei do Mate. O registro de marca n° 818.484.586, de titularidade da Ré, foi concedido em data de 09/09/1997, fl. 123/124 do documento id n.º 13428702. Como a presente ação foi distribuída a 02.08.2010, infere-se o decurso de quase 13 (treze) anos contados de sua concessão, restando configurada nos autos a ocorrência de prescrição quinquenal, na forma disciplinada pelo artigo 174 da LPI e artigo 1° do Decreto n°20.910/32, em relação ao IPI. A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Por sua vez, a Lei n.º 9.279/96, que regula sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe em seu art. 129: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Assim, a partir da análise do dispositivo legal supracitado, conclui-se que a marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica. A marca da Ré foi depositada em 23/05/1995, concedida em 09/09/1997, com vigência até 09/09/2007 (prorrogado até 09/09/2017), (fls. 123/124 do documento id n.º 13428702). A marca da Autora foi depositada em 18/08/2000, concedida em 12/09/2006, com vigência até 12/09/2016 – processo INPI nº 822437538, fl. 125 do documento id n.º 13428702. Posteriormente, a marca da Autora foi depositada em 15/08/2008, concedida em 02/10/2018, com vigência até 02/10/2028, fl. 126 do documento id n.º 13428702. A autora argumenta não ser registrável a expressão "X PICANHA", que compõe a parte nominativa da marca mista em nome da Ré, por considerar que a mesma se trata de expressão de uso comum no segmento de alimentação, nos termos do inciso VI do art. 124 da LPI. O próprio perito judicial, em seu laudo, explicita de forma muito didática que a expressão “X Picanha” representa um sanduíche de carne bovina ( no caso dos autos corte da picanha), e queijo, já que a tradução para o inglês de queijo é cheese, cuja pronúncia se aproxima da letra “x”. O perito afirma categoricamente que já havia sido consignado quando da análise do pedido de tutela formulado pela autora, ou seja, que o nome “X Picanha” não poderia ser alvo de registro desassociado do logotipo, uma vez que se trata de marca genérica, a exemplo de “cachorro quente”, “misto quente”, “cheese burger”, “cheese salada” etc. De fato, a expressão “x-picanha” designa um tipo de sanduíche oferecido em diversos estabelecimentos do ramo de restaurantes e lanchonetes, composto basicamente por pão, corte de picanha e queijo, não sendo razoável admitir o uso exclusivo desta expressão por determinado estabelecimento. De fato, a palavra “cheese” ou simplesmente o “x” pode ser associado a qualquer outro elemento para designar prato, sanduíche ou alimento que tenha queijo em sua composição. Picanha, como já dito, designa corte de carne, expressão de uso consagrado em diversos estabelecimento, incluindo açougues e mercados. Justamente por esta razão o registro foi concedido às partes “NO CONJUNTO”, considerando, o INPI, que a letra "X" e o termo "PICANHA" isoladamente não mereciam proteção, mas que, juntamente com o elemento figurativo que compunha cada marca, formavam um conjunto revestido de suficiente cunho distintivo e, portanto, passível de registro com a referente apostila. O perito judicial descreve a marca mista registrada pela ré, (expressão e figura), como um logotipo formado por um boi com a letra “x” ao fundo. A marca registrada pela autora também é de apresentação mista (expressão e figura), estando o nome “Big X Picanha” associado ao logotipo da Autora, descrito pelo perito judicial como um maitre caricato ao fundo. O perito acrescenta que além da marca com o nome “Big X Picanha” com a figura do maitre, a autora também possui o registro da marca “Big X Picanha” – pratos e Lanches, deferida pelo INPI através do processo sob o nº 906457815. Explicita que neste, o nome “Big X Picanha” não é marca genérica, pois individualiza e diferencia o “X Picanha”, que passa a ser entendido como um “X Picanha” em tamanho grande ou aumentado, eis que big no idioma inglês é traduzido como grande. Analisando as expressões “X Picanha” e “Big X Picanha”, o perito judicial conclui que não são estas objeto de exclusividade de nenhuma das partes, vez que a apresentação é mista e, tais nomes estão atrelados às respectivas figuras. Adiante, fl. 8 do documento id n.º 24819363, explicita que: “(...) Por óbvio quando utilizadas de forma isolada, desacompanhadas de suas figuras, induzem o consumidor a erro, uma vez que até mesmo foneticamente as expressões “X Picanha” e “Big X Picanha” são bem próximas. No entanto, quando as marcas são visualizadas em seu conjunto, são inconfundíveis e não conflitam entre si, de forma que não poderiam induzir o consumidor a erro ou equívoco. Desta forma é inconteste que as marcas da Autora e Ré são distintas e inconfundíveis. (...)”. A resposta ao quinto e décimo segundo quesitos da autora, fls. 12/13 do documento id n.º 24819363, melhor explicita o ponto: “(...) O nome pode ser confundido, mas a marca como um todo não, eis que são diferentes em sua figura e no conjunto do depoimento deferido pelo INPI. Enquanto a Ré possui marca com a figura de um boi à frente de uma da letra X, com a expressão “X PICANHA” (folhas 275, 277, 998 e 1055 do processo digitalizado) a Autora possui marca com um maitre caricato sorrindo com a expressão “BIG X PICANHA” (folhas 278, 282, 1000 e 1056 do processo digitalizado). (grifei) (...) O logotipo utilizado pela Autora é semelhante ao da Ré? Caso positivo, por quais elementos? Favor descrever ambos os logotipos. Não, absolutamente não. Tais logotipos são distintos. (...)”. Pois bem, a testemunha LUCIANA MARIA DE ASSUNÇÃO LACERDA FORTES foi ouvida, documentos id’s n.º 70006613 e 70006614, tendo ciência da presente ação. Acrescenta que foi apresentada à X-Picanha e, pretendendo abrir uma franquia em um shopping em Teresina, Piauí, realizou pesquisas na “internet” utilizando sistema de buscas pela expressão “x-picanha”, obtendo resultados pertinentes à autora e não à ré. Afirma que no início pensou tratar-se da mesma empresa, mas foi esclarecida de que apesar da similitude dos nomes, eram empresas diferentes, mas nunca procurou pela franquia da autora “Big X-Picanha”. Acrescenta que foi apresentada à segunda marca registrada pela ré, que possui o boi com a x-picanha embaixo, desconhecendo a primeira. Declara que a seu ver há confusão entre as marcas pela similitude dos nomes. A testemunha MARCIO FRANCISCO CARDOSO PARANAGUA, contador da área comercial da Toyota, cunhado e sócio da testemunha Luciana na franquia da “X-picanha” a ser aberta em um shopping em Teresina, foi ouvido conforme documento id n.º 70006615. Afirma que, pretendendo abrir um negócio, foi até a administração do shopping em construção, tomando conhecimento das empresas interessadas em abrir lojas no estabelecimento. Conheceu a franquia “X-Picanha” e celebrou contrato com eles. Afirma que conheceu a autora Big X Picanha nas viagens que fez e que, apenas em um segundo momento percebeu que poderia haver confusão entre ambas. Narra que pela expressão x-picanha, as ferramentas de busca apontam em primeiro lugar o endereço eletrônico da autora e depois a ré. Mas que tendo o endereço correto do sítio eletrônico da ré a confusão se desfez. Reconhece como marca da requerida a figura do boi com a expressão x-picanha embaixo, As declarações das testemunhas nada mais fazem do que corroborar o que já restou consignado. Claro que se a pesquisa na rede mundial de computadores for realizada unicamente pela expressão “x-picanha”, os resultados serão dados pelas ocorrências mais frequentes, que estão associadas à autora, até por possuir número maior de estabelecimentos. Como já restou consignado, contudo, a expressão “x-picanha” não é objeto de uso exclusivo por referenciar tipo de sanduíche bastante comum no ramo da alimentação. O objeto do registro e, portanto, do uso exclusivo, foram as marcas registradas, no caso da autora, a expressão “x-picanha” associada a palavra inglesa “big” e a figura do mestre cuca estilizada e a expressão “x-picanha”, associada à figura de um boi. Em momento algum, foi negado que o uso exclusivo da expressão “x-picanha” pode causar confusão, não apenas com as partes da presente ação, mas com qualquer estabelecimento que sirva sanduíche de picanha com queijo e se utilize da expressão em seu estabelecimento. O que foi assegurado às partes foi o uso da marca mista, ou seja, do logotipo registrado composto por palavras e imagens, capazes de distinguir suficientemente autora e ré. A testemunha Fábio Campos Pinheiro, franqueado da “X-Picanha” desde 2008, foi ouvida, fls. 98/99 do documento id n.º 13468233. Narra que a requerida possui 5 ou 6 franquias e que já foi questionado se a sua loja fazia parte da mesma rede do Big X-Picanha, indagação bastante comum feita de forma pejorativa na comparação com o Big-X-Picanha. Acrescenta que desde a contratação o símbolo da marca permanece o mesmo, um touro vermelho com o X-PICANHA. Acrescenta que as cores utilizadas no símbolo do estabelecimento no início do contrato eram preto, vermelho e branco. O uniforme era composto por calça preta e blusa de cores diferentes conforme o setor, mas todas contendo a logomarca do X-Picanha na frente. Acrescenta que não houve modificação no uniforme e que há poucas alterações no cardápio, quanto ao design. Dário Serrão da Silva Neto Administrador de franquia da X-Picanha desde 2008, loja inaugurada em 2009, foi ouvido conforme documento id n.º 70006646. Afirma que desde o início a logomarca apresenta-se com a figura de um boi, com a expressão x-picanha abaixo. Conheço a loja “Big X-Picanha” e afirma que há confusão entre ambas, autora e ré, tanto entre consumidores, quanto na área de negócios, pois perdeu a oportunidade de abrir nova franquia em outro shopping vez que a loja que lhe seria destinada foi negociada a franquia da autora, Big x-Picanha. Acrescenta que há muita confusão entre os consumidores, quanto a lojas e produtos Já restou suficientemente consignado que os nomes “Big X-Picanha” e “X-Picanha” não se confundem com as marcas registradas pelas franquias, as quais associam imagens, cores e fontes ao texto escrito, bastante diferentes conforme consignado pelo perito e como se pode auferir por simples observação. As questões colocadas pelas testemunhas deixam claro que a confusão existente não se dá em razão das marcas por elas registradas, bastante distintas como exaustivamente consignado, mas sim pelo nome que designa os estabelecimentos, uma vez que na língua falada e na escrita corrente não há como associar o logotipo das marcas registradas aos nomes “Big X Picanha” e “X Picanha”. Neste contexto, as considerações das testemunhas, franqueados da ré, acerca do desvio de clientela, da adoção pela autora de cardápio de pratos similar e o aproveitamento da divulgação, toca muito mais ao aspecto comercial das redes de franquia, objeto de ação em trâmite na esfera cível, do que a questão da marca tratada nestes autos. Elizabeth Mirtes Henriques da Silva, ouvida conforme documento id n.º 70007213, representou a X-Picanha, loja de São José do Rio Preto adquirida em 1997 até por volta de 2008, fechada em 2009. Afirma que até 2004 o logo era um boi com um X sobreposto, modificada para um boi com a escrita “x-picanha” embaixo, mas o logo sempre conteve a expressão “x-picanha” e as cores originais, preto e vermelho foram mantidas. Tinha como objeto sanduíches e grelhados Acrescenta que em razão da confusão existente nos meios virtuais, notadamente nas ferramentas de busca pela similaridade das expressões “x-picanha” e “big x-picanha”, a requerida alterou seu endereço eletrônico para “o verdadeiro x picanha”, mas que a marca e o logo permaneceram os mesmos. Silas Martins Garrido foi ouvido conforme documento id n.º 70007214. Afirma que adquiriu a empresa em 2004, após a realização de pesquisa comercial e, em 2006, a empresa foi transformada em franquia. Á época em que o depoimento foi prestado, afirma que havia 11 lojas franqueadas em funcionamento Narra que ingressou no INPI e em juízo em defesa de sua marca, em face de diversas empresas. Afirma que a marca sempre foi utilizada na forma do conjunto registrado, não sendo utilizada a expressão x-picanha isolada, com as cores vermelho e preto, com poucas variações por questões gráficas de estenotipia. Em razão das confusões causadas pela concorrência com o nome “X-picanha”, foi orientado pela agência de publicidade, por estratégia de marketing, a alterar o nome de domínio para o verdadeiro x-picanha no registro. Os depoimentos destas duas testemunhas corroboram o que foi anteriormente consignado, a confusão se dá pelo uso dos nomes “Big X-Picanha” e “X-Picanha”, desacompanhados dos signos figurativos, muito mais do que pela marca registrada. Subsidiariamente, a Autora requer, ainda, que o INPI proceda a declaração da caducidade do registro ora atacado, fundamentando este pleito na afirmação de que a Ré passou a utilizar-se da citada marca apenas a partir de 28/08/2005, após a alteração do seu contrato social. Nesse ponto cabe consignar que a Autora poderia, na qualidade de pessoa com legítimo interesse, ter se amparado no art. 143 da LPI, para requerer, em sede administrativa, a caducidade do registro em questão. No entanto, até a presente data, não consta ter protocolada qualquer petição que tenha por objeto o pedido de caducidade do registro da Ré. Ademais não há impedimento legal quanto à concessão de registro de marcas constituídas pela variação de outra (s) semelhante(s), pertencente (s) ao mesmo titular, desde que sejam resguardados os direitos de terceiros e da empresa Ré ter depositado uma nova marca mista "X PICANHA" não pode ser considerado como prova de que a marca ora atacada, depositada e concedida anteriormente, não está sendo devidamente utilizada. No segundo e terceiro quesitos da autora, fls. 9/11 do documento id n.º 34819363, a autora questionou o perito acerca das datas em que ela e a ré iniciaram a divulgação e utilização da Marca "X-Picanha", inclusive em documentos, formulários, cardápio, fotografias, similares etc., levando-se em conta toda a sua documentação existente, inclusive confecção de panfletos, etc. e se seria possível precisar e detalhar como foi o início da utilização da marca em litígio, com detalhes sobre quem passou a utilizá-la, inclusive levando-se em conta os documentos existentes nos arquivos das empresas. A resposta dada pelo perito aos dois quesitos foi a mesma: “(...) Os documentos juntados aos autos tais como panfletos, banners e cardápio da Requerida não informam datas que possibilitem à perícia afirmar - de fato - quando se deu o início da utilização da Marca "X -Picanha". De direito, conforme noticiam as folhas 673 - 684, 684 – 689 do processo digitalizado, à partir de 23 de janeiro de 2004, em decorrência da 2ª. Alteração Contratual da Requerida (folhas 691-695 do processo digitalizado), esta passou a denominar-se "X -Picanha Comércio de Produtos Alimentícios Ltda". Com a alteração da razão social da Ré, anteriormente denominada LUWA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, a Requerida passou a utilizar-se da expressão "XPICANHA" em seu nome comercial, cláusula primeira (folhas 693 do processo digitalizado). Não se perca de vista que o pedido de depósito da marca se deu em 23/05/1995. A marca foi concedida em 09/09/1997 e, em 29/08/2005, a Requerida protocolou petição de alteração de nome. Assim, sob o ponto de vista legal, conforme noticiam os autos, a partir de 23 de janeiro de 2004, em decorrência da 2ª Alteração Contratual da Ré, esta passou a denominar-se "X-Picanha Comércio de Produtos Alimentícios Ltda". Às folhas 925 do processo digitalizado, há Parecer do INPI que informa que a Requerida realizou novo depósito de marca sob o Processo nº 900914050, para “auto serviço (restaurantes de -); restaurantes de auto-serviços; churrascaria (restaurante). Lanchonetes; restaurantes; cantinas; bar (serviço de -), com a marca mista composta pelo mesmo elemento nominativo do registro ora atacado, porém acompanhado por outro elemento figurativo – apenas uma variação da marca já registrada em nome da Ré. Ainda, o pedido de depósito da marca se deu em 23/05/1995. A marca foi concedida em 09/09/1997 e, em 29/08/2005, a Requerente protocolou petição de alteração de nome. De acordo com os autos, especialmente o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Por Cotas de Responsabilidade Limitada (folhas 249 e seguintes do processo digitalizado), a Autora "Big Star Comércio de Alimentos Ltda." teve seu contrato social inicialmente arquivado em 17/04/2000. Neste documento a Autora adotou como nome de fantasia a expressão “BIG X PICANHA”, desde a sua constituição (folhas 249 do processo digitalizado) (cláusula primeira do contrato social). O depósito do pedido da marca da Autora junto ao INPI deu-se em 18/08/2000, e a concessão do registro da marca em 12/09/2006 e renovado com a validade até 02/10/2018 (folhas 1704 do processo digitalizado. (...).” Mais uma vez, resta demonstrado que confusão se dá muito mais em função dos nomes do que das marcas registradas. A seguir ao responder ao quarto da autora, fl. 11 do documento id n.º 24819363, o perito judicial afirma que não há nos autos elementos que comprovem a caducidade face ao desuso da marca da Autora. Sobre esse ponto, as testemunhas ouvidas foram unânimes ao afirmar que a figura do boi acompanhada da expressão “x-picanha” e as cores base preta e vermelha, (constantes tanto do logo, quanto dos uniformes), são utilizadas pela ré há longa data, desde a sua constituição, não sofrendo alterações significativas que descaracterizassem a marca o que, por óbvio não seria de seu interesse comercial. De fato, a utilização ou não do elemento característico no nome da empresa não resulta na demonstração de uso ou desuso do sinal, uma vez que o contexto em que se manifestam o nome da empresa e a marca são diversos, de sorte que a utilização de sinais em um deles não satisfaz, obrigatoriamente, a hipótese de incidência das regras legais de uso e proteção previstas para o outro. Em suma, em que pese a similitude dos nomes, dos ramos de atuação e dos produtos do comercializados pelas rés, as marcas mistas registradas são distintas e inconfundíveis, e vem sendo utilizada pelas duas empresas há longo tempo, não havendo óbice à sua convivência. Eventuais disputas comerciais envolvendo os nomes de fantasia das partes, desvio de clientela ou mesmo concorrência desleal que causem prejuízos passíveis de indenização são questões comerciais a serem dirimidas na esfera cível estadual, que não se confundem com o objeto da presente ação. Isto posto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas “ex lege”. Honorários advocatícios devidos pela parte autora, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Int. SãO PAULO, 23 de fevereiro de 2022.

04/03/2022, 00:00