Petição Cível 5000230-51.2022.4.03.6115 - TRF3

Petição Cível 5000230-51.2022.4.03.6115 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Baixa Definitiva

07/04/2025, 10:33

Publicação

13/03/2025, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

12/03/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO EXEQUENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335, BIANCA CARNEIRO - SP319607 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645 A T O O R D I N A T Ó R I O Certifico e dou fé que, nos termos da Portaria nº 49/2021 deste Juízo, remeto o seguinte texto para intimação: (...) No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo, observado o prazo prescricional para a execução do julgado. Int. São Carlos, 11 de março de 2025. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 - 2ª Vara Federal de São Carlos-SP

12/03/2025, 00:00

Expedida/certificada

11/03/2025, 11:33

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

20/12/2024, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335, BIANCA CARNEIRO - SP319607 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645 DESPACHO Requeira a parte vencedora o quê de direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo, observado o prazo prescricional para a execução do julgado. Int. São Carlos, data da assinatura eletrônica GUILHERME REGUEIRA PITTA Juiz Federal Substituto (assinado eletronicamente) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 - 2ª Vara Federal de São Carlos-SP

20/12/2024, 00:00

Expedida/certificada

19/12/2024, 15:37

Mero expediente

18/12/2024, 15:44

Conclusão (para despacho)

18/12/2024, 15:32

Julgamento em Diligência

18/12/2024, 15:31

Conclusão (para despacho)

18/12/2024, 15:28

Publicação

25/10/2024, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

24/10/2024, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA EXEQUENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335, BIANCA CARNEIRO - SP319607 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645 A T O O R D I N A T Ó R I O Certifico e dou fé que, nos termos da Portaria nº 49/2021 deste Juízo, remeto o seguinte texto para intimação: Fica a parte autora ciente e intimada sobre o cumprimento da obrigação contida no título executivo judicial informada pela parte ré no ID 343209725. Int. São Carlos, 23 de outubro de 2024. Intimação - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 - 2ª Vara Federal de São Carlos-SP

24/10/2024, 00:00

Documentos

Ato ordinatório

•12/03/2025, 01:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645-A, FABIO EDUARDO BERTI - SP168279-A Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645-A, FABIO EDUARDO BERTI - SP168279-A Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645-A, FABIO EDUARDO BERTI - SP168279-A Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): O caso em apreço Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de São Carlos que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente pleito formulado pela parte autora, para anular ato administrativo, o qual indeferiu pedido de registro da marca “Shield Controle de Pragas”, determinando o respectivo registro pelo INPI. A sentença condenou a autarquia federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de cada processo, devidamente corrigido. Isenta a corré PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA) do pagamento do ônus de sucumbência, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação (ID 284753660). Sentença não sujeita ao exame necessário. Em suas razões recursais, o INPI aduz que o Poder Judiciário não possui competência funcional para substituir a administração pública em matéria de sua atribuição discricionária exclusiva. Destaca não ter havido qualquer ilegalidade na atuação da autarquia. Afirma que a competência para análise do requerimento administrativo decorre do art. 2º da Lei 5.648/1970. Esclarece que o pedido de concessão de marca foi indeferido com fundamento no art. 124, inciso XIX da LPI, já que o sinal para o qual a parte autora pretende obter o registro reproduz o termo shied, vocábulo previamente registrado. Informa que a expressão “controle de pragas” usado para formar o conjunto marcário possui caráter descritivo/qualificativo associado aos serviços prestados, não contribuindo para distinguir tal marca da previamente registrada. Aponta que as empresas litigantes atuam em idêntico ramo mercadológico. Pugna pelo provimento da apelação, com a reforma da sentença recorrida, ou, subsidiariamente, anulação da decisão recorrida, determinando-se a realização de prova técnica (ID 284753661). Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO cuida-se de demanda ajuizada por SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA), objetivando anulação do ato administrativo, o qual indeferiu pedido de registro da expressão “Shield Controle de Pragas” e, por conseguinte, determinando-se o registro da marca. Narra a parte autora, ora apelada, haver depositado em 01/10/2019 pedido de registro de marca nº 918.353.483 junto ao INPI, para a classe NCL (11)37. Relata que tal pleito foi indeferido na esfera administrativa sob o argumento de que o seu conjunto marcário reproduziria/imitaria signo distintivo de titularidade da segunda corré, não sendo registrável nos termos do art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. Aponta que a manutenção do seu conjunto marcário é indispensável para continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa. Esclarece que a PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA) atua em segmento comercial distinto ao explorado pela demandante. Prossigo com o julgamento do mérito: Compulsando os autos, noto que em sede recursal o INPI manteve o indeferimento de pedido administrativo do registro da marca mista de serviços “Shield Controle de Pragas” (registro n° 918.353.483), depositada em 01/10/2019, para a classe NCL (11) 37 que diz respeito aos serviços de construção civil; reparos; serviços de instalação, com especificação para as atividades de: Imunização e controle de pragas urbanas, serviços relacionados a controle de pragas [exceto para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura]; dedetização (ID 284753467 – p. 28). Em contestação, a autarquia federal, em preliminar, sustentou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa proprietária da marca apontada como impeditiva ao registro pleiteado pela parte autora. No mérito destacou manifestação da área técnica do INPI no seguinte sentido: ‘evidente que o termo “SHIELD” possui destaque gráfico em relação aos demais elementos do conjunto marcário da marca da autora, na medida em que se encontra centralizado neste conjunto e escrito com letras maiores do que os demais termos verbais. Conclui-se que esta expressão consiste do elemento principal de identificação da marca depositada pela empresa autora perante o público consumidor. Repare-se ainda que, em virtude de possuir caráter passível de verbalização, tal elemento terá preponderância sobre os demais elementos componentes destes signos, pois será aquele pelo qual o público-alvo se referirá quando relacionar os serviços ao seu provedor. Também é evidente que o termo “SHIELD” é reproduzido com acréscimo na marca “PROSHIELD”, sem que o prefixo “PRO” desvirtue o significado ou pronúncia do termo “SHIELD”’. Alegou que o emprego do termo “controle de pragas” não é suficiente para diferenciar a marca “Shield Controle de Pragas” do signo “Pro Shield”, pois tal expressão qualifica os serviços prestados. Informa haver afinidade entre os serviços prestados pelas empresas litigantes, podendo a coexistência dos sinais gerar perigo de confusão no mercado consumidor (ID 284753464). O Juízo de primeiro grau, acolhendo manifestação do INPI, determinou a emenda da petição inicial, havendo integração à lide da sociedade empresária PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA) (ID 284753475). Por sua vez, em contestação, a PROSHIELD (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA), alegando semelhança entre o sinal de sua propriedade e o da parte autora pugnou pelo reconhecimento da improcedência do pedido (ID 284753644). Cumpre ressaltar que o artigo 122 da Lei n° 9.279/96 dispõe que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não proibidos nas proibições legais.” Por sua vez, o artigo 123, inciso I da lei em tela, ao versar sobre marca de produto ou serviço, estabelece que se trata de sinal ou símbolo utilizado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Nesse sentido, confira-se: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; De outro lado, oportuno consignar que o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial impõe diversas proibições para o registro de um sinal ou símbolo como marca. Nesse aspecto, destaque-se que o inciso XIX da legislação em comento dispõe que não é passível de registro: Art. 124. Não são registráveis como marca: (....) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Acerca da vedação insculpida na legislação supra, insta frisar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 949.514/RJ, estabeleceu três requisitos cumulativos que devem ser observados, afim de obstar o registro de uma marca, nos termos do voto proferido pelo Ministro Relator Humberto Gomes de Barros: “a) – imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) – semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) – possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida ao consumidor” Nessa oportunidade restou consignado, que afastado o risco de confusão, seria possível o registro e, por conseguinte, a coexistência harmônica de marcas. Outrossim, em julgado mais recente, a 3ª Turma do STJ (REsp n° 1.799.164/RJ), ao analisar os elementos caracterizadores da violação dos sinais marcários reafirmou que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao titular do registro da marca, com fundamento no artigo 129 da Lei 9.279/96 possui dupla finalidade: Proteger o proprietário da marca contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela; e evitar que o consumidor seja confundido no que concerne a procedência do produto ou serviço prestado. Destacou-se que não obstante o proprietário da marca possuir direito sobre o seu uso exclusivo, bem como de exigir que terceiros se abstenham de usar signos idênticos ou semelhantes, tal prerrogativa não é absoluta e irrestrita, já que se condicionam “às exceções do art.132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa” Ademais, registrou-se que os seguintes elementos devem ser analisados, afim de verificar a ocorrência ou não da violação ao direito do uso da marca: “i) grau de distintividade da marca paradigma, (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito, (iii) tempo de convivência, (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos e (v) diluição do poder distintivo do sinal previamente registrado.” Outrossim, para constatação da ocorrência de confusão ou associação indevida entre elementos componentes do conjunto marcário, indispensável ter-se como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, considerando o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos. Com efeito, da análise da legislação que versa sobre o assunto, bem com da jurisprudência supra, depreende-se que a violação do direito de exclusividade atribuído pelo registro de marca resta caracterizado, quando para se designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, sobretudo, são utilizados sinais, os quais possam causar confusão no consumidor ou que permita, a indevida associação com marca alheia anteriormente registrada. A corroborar a tese versada, cito precedente deste E. TRF-3ª Região: APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)”, em 30.04.2016, perante o INPI, nas classes 35 e 41, respectivamente, n. 910970653 e n. 910970645, objetivando o registro da marca “JOIA EVENTOS ESTRATEGICOS”, para identificação dos serviços de consultoria em gestão pessoal, negócios, marketing e organização de eventos no geral. Relata que os dois pedidos de registro restaram indeferidos(inciso XIX do Art. 124 da LPI). 5. O INPI alegou que o indeferimento dos registros decorreu da inexistência de distinção entre o sinal (que possui o termo “Joia” em destaque) e serviços assinalados pela marca da autora em relação a marcas “JÓIA BRASIL” e “JÓIA ENTERTAINMENT”, cujos registros estão em vigor e se enquadram em segmento mercadológicos idênticos. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Em relação a marca “JÓIA BRASIL’, verifica-se que o registro relaciona-se a ramo mercadológico específico de jóias e bijuterias, além do seu sinal marcário ser completamente distinto do da parte autora. Neste contexto, entendo que, embora haja colidência em relação à fração da marca, correspondente à palavra “joia”, não vislumbro possibilidade confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Há que destacar que a marca “JÓIA ENTERTAINMENT” possui apenas elementos nominativos, enquanto a marca da autora é mista e traz, também, elementos figurativos, o que por si só, já determina a distinção entre elas. Outrossim, é fato que não há direito ao uso exclusivo do elemento nominativo "JOIA" por parte de nenhum dos registros indicados como impeditivos pela autarquia, assim como não se verifica reprodução ou imitação das marcas confrontadas. Considero, ainda, que as expressões “EVENTOS ESTRATÉGICOS” e “ ENTERTAINEMNT” são aptas para distinguir os fornecedores de serviço. 10. Logo, embora inafastável a colidência de parte dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento d e registro da marca “JOIA EVENTOS ESTRATÉGICOS”” com fundamento nos registros anteriores das marcas ““JÓIA ENTERTAINMENT” e “JÓIA BRAZIL” posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 11. Apelo não provido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/03/2023, DJEN DATA: 13/04/2023) Ademais, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.582.179/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.) Pois bem, inicialmente vale lembrar ser indispensável a deferência ao entendimento exarado pelo INPI na via administrativa, já que a autarquia federal é responsável por analisar aspectos técnicos relativos à propriedade industrial, devendo a atuação do Poder Judiciário restringir-se a reanálise de tais aspectos em hipóteses excepcionais, quando haja uma clara incongruência entre a opinião manejada pelo INPI e a realidade fática ou senso comum, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, cito o precedente n° 5004504-79.2017.4.03.6100 deste E. TRF-3ª Região (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004504-79.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 03/08/2023, DJEN DATA: 08/08/2023). Dessa forma, cotejando as marcas “Pro Shield” e “Shield Controle de Pragas”, verifica-se que, não obstante os signos utilizarem a expressão shield na composição dos conjuntos marcários, diante da combinação de imagens e palavras efetuadas pelas partes da demanda, observa-se que os sinais em apreço não se revestem de qualquer semelhança (ID 284753466 – p. 03). Nesse aspecto, saliento que o sinal anteriormente registrado pela PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA) é composto por um símbolo nas cores cinza e preto, com o termo pro shield escrito no centro da imagem. De outro lado, a marca “Shield Controle de Pragas” é formada por símbolo na coloração cinza e verde, possuindo o elemento nominativo escrito de forma centralizada ao lado de tal figura. Não obstante o apelante alegar que as duas empresas atuam em ramo mercadológico afim, a prova documental acostada aos autos aponta em direção diversa. Em que pese restar demonstrado que a PROSHIELD (AAS GESTÃO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA) tenha o obtido o registro da marca “Pro Shield” para assinalar a atividade de desratização, da análise do instrumento de alteração contratual, nota-se que o objeto social de tal empresa é a exploração de serviços de monitoramento, controle de acesso, instalação de câmeras e alarmes de segurança, fornecimento de mão-de-obra efetiva de portaria, recepção, jardinagem, limpeza, zeladoria, manobrista, copeiro, motorista e conservação patrimonial (ID 284753652 – 03). Outrossim, infere-se da Cláusula Segunda de tal documento que a sede do empreendimento está localizada em São Paulo (ID 284753652 – p.02). Por sua vez, a SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA (parte autora) pretende utilizar a sua marca para caracterizar os serviços de: Imunização e controle de pragas urbanas, serviços relacionados a controle de pragas [exceto para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura]; dedetização, como se vê do pedido de registro nº 918.353.483 junto ao INPI. Frise-se que do exame do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas disponível no sítio eletrônico da Receita Federal observa-se que a sociedade empresária supra está situada no município de São Carlos, podendo-se depreender que desenvolve suas atividades especialmente nessa localidade. Vale destacar o seguinte trecho da r. sentença recorrida (ID 284753660): “Assim, em que pesem as empresas atuarem no ramo de prestação de serviços e haver um ponto em comum (controle de pragas urbanas e desratização), é do senso comum que o mercado consumidor desse tipo de serviço tem um grau de atenção elevado. Ora, não são serviços contratados pelos consumidores diariamente. Os serviços exigem um grau de atenção elevado, vez que envolvem valores, de certa maneira consideráveis, e envolve riscos, de modo que o público alvo padrão sempre busca informações adicionais sobre os produtos e serviços que serão realizados. É um mercado bem específico. Ademais, o mercado relevante para as empresas se mostra notoriamente distinto. A empresa autora tem nítida atuação centrada neste urbe e a empresa ré na cidade de São Paulo.” Diante disso, consigno que o conjunto probatório dos autos não permite inferir que há risco de vinculação indevida entre os serviços assinalados pela marca “Shield Controle de Pragas” e conjunto marcário registrado anteriormente “Pro Shield” de titularidade da PRO SHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI, podendo as duas marcas coexistir no mercado, já que notadamente oferecem serviços em diferentes segmentos mercadológicos. No que concerne ao pedido subsidiário formulado nas razões recursais, anoto que o INPI não explicou o motivo pelo qual requer a anulação da sentença para a produção de prova técnica. Além disso, destaco que o presente feito encontra-se instruído com documentos, os quais permitem concluir pelo direito da parte autora, ora apelada. Assim, entendo que o acolhimento de tal pleito seria ineficaz, não merecendo prosperar tal pedido. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2°, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a serem pagos pelo INPI. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do INPI. É como voto. E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. INDEFERIMENTO DE REGISTRO. ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. - Trata-se de recurso de apelação do INPI em face de sentença que julgando procedente pedido formulado pela parte autora, determinou o registro da marca “Shield Controle de Pragas”. - O art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96 dispõe que não é registrável como marca o sinal que reproduza ou imite, ainda que com acréscimo, conjunto marcário alheio anteriormente registrado, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, capaz de causar confusão ou associação com signo alheio. - Ausente qualquer semelhança entre os conjuntos marcários, que impeça a coexistência das marcas, pois inexiste o perigo de indevida associação de marca de titularidade da empresa corré com o signo pleiteado pela parte autora. - Apelação desprovida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação do INPI, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. RENATA LOTUFO DESEMBARGADORA FEDERAL

26/08/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335, BIANCA CARNEIRO - SP319607 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AAS GESTAO FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA Advogado do(a) REU: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - SP397645 SENTENÇA I - RELATÓRIO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 / 2ª Vara Federal de São Carlos Trata-se de ação pelo procedimento comum movida por SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 26.384.215/0001-47, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), objetivando, em resumo, obtenção de ordem judicial para os fins se declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca “SHIELD Controle de Pragas”, com consequente ordem ao INPI para seja procedido ao registro do nome da marca da autora sem qualquer embaraço, limitação ou restrição. A autora, em relação à situação fática, aduz que é empresa constituída no ano de 2017, com sede na cidade e comarca de São Carlos/SP na rua Marechal Deodoro, n. 2898, inscrita no CNPJ sob o n. 26.384.215/0001-47, e tem por objeto o “controle e gestão de vetores de pragas urbanas em ambientes residenciais, comerciais, rurais, industriais, silos e containers”, bem como “prestação de serviços de tratamentos fitossanitários e quarentenários em embalagens de madeira e produtos agrícolas em geral, serviços de limpeza e tratamento de piso e desinfecção de caixas d´água e também efetua limpeza geral no interior de prédios, manutenção, disposição de lixo e serviços relacionados à conservação de instalações em geral”. Relata que, em 20/10/2019, solicitou perante o INPI o reconhecimento e registro de sua marca, mas foi surpreendida com o indeferimento do pedido ao fundamento de que “a marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do artigo 124 da LPI”, indicando a empresa ProShield Serviços e Monitoramento EIRELI como exemplo. Alega que a manutenção da marca “Shield Controle de Pragas Ltda.”, no caso em tela, é crucial para a perenização do negócio da autora, eis que eventual troca de nome neste momento lhe seria bastante nociva por já ser conhecida no mercado em que atua. Sustenta que o radical “Shield” já foi considerado pelo próprio INPI como elemento nominativo de uso comum, e, em consequência, vedada a exclusividade de uso para qualquer titular. Refere que, conforme pesquisa no site do INPI, o radical “Shield” já foi deferido 37 (trinta e sete) outras vezes. Alega que o nome Shield Controle de Pragas Ltda. é conjunto formado por elementos de uso comum “Shield”, aliado a outros signos distintivos e originais, o que afasta a possibilidade de confusão com outra marca que eventualmente possua este mesmo radical em seu nome. Sustenta, portanto, a ilegalidade da decisão administrativa, eis que, já tendo sido deferido o uso de tal radical outras 37 vezes, não se revela legítimo o indeferimento de seu pleito em afronta à equidade, além de não ter sido observado o princípio da especificidade, que possibilita convivência harmoniosa com outras marcas que possuam o mesmo radical, especialmente porque operam em mercados completamente diversos. Relata que a empresa ProShield Serviços e Monitoramento Eireli tem mercado explorado completamente diverso e é localizada em São Paulo. Entende que o princípio da anterioridade, quando aplicado indiscriminadamente, gera privilégio não legítimo. À inicial, juntou documentos (ID 243574638 e anexos). Citado, o INPI apresentou defesa. Sustentou, em preliminar, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a empresa ProShield Serviços e Monitoramento Ltda., CNPJ 17.708.216/0001-09, e, no mérito, defendeu o ato administrativo negatório proferido, pugnando pela improcedência da demanda (ID 252557885). Réplica (ID 256168468). A decisão de ID 269381907, acolhendo solicitação do INPI, determinou a emenda da petição inicial para integrar à lide, em litisconsórcio passivo necessário, a parte titular do registro anterior, o que foi feito pela autora (ID 275904221). Citada (ID 284168532), a empresa com registro anterior ofertou contestação (ID 286630562). Em preliminar, sustentou a incompetência relativa deste Juízo em razão de seu domicílio. Rogou pela declinação da competência para uma das Varas Federais da cidade de São Paulo/Capital. Quanto ao mérito, em síntese, defendeu a correção da decisão do INPI, alegando que pelo princípio da anterioridade sua marca deve ser respeitada; que o nome e estrutura visual das marcas se assemelham e que há serviços em comum prestados por ambas as empresas, o que recomenda o indeferimento do registro solicitado pela autora. Intimada a se manifestar em réplica sobre a contestação da empresa litisconsorte, a autora quedou-se inerte, cf. certificado no ID 289999460. Vieram os autos conclusos para sentença/decisão. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. II – FUNDAMENTAÇÃO 1. Da preliminar de incompetência relativa em razão da sede da empresa corré A empresa ré entende que, por ter sede fixada na Cidade de São Paulo/SP, o feito deve ser encaminhado para a Subseção Judiciária de São Paulo/Capital. Pois bem. Teria razão a empresa ré caso estivessem no litígio apenas a autora e ela ré. Contudo, está também no polo passivo o INPI. Desse modo, há dois réus no polo passivo. Dispõe o CPC, art. 46, §4º, que “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”. (grifei) No caso, a parte autora optou, quando da distribuição da ação, por ingressar com a demanda perante esta Subseção Judiciária, sede da autora, notadamente por ser o INPI uma autarquia federal, aplicando o entendimento pacificado pelos Tribunais Pátrios acerca da aplicação do art. 109, §2º da CF. Tal dispositivo constitucional refere que “As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”. Nessa linha, estatuiu o CPC/2015: “Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal” (art. 51, parágrafo único, CPC). Outrossim, como se sabe, desde 2014, o Plenário do STF, em decisão tomada em sede de repercussão geral, entendeu pela extensão do § 2º do art. 109 às autarquias federais (RE 627.709, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Dessa maneira, conjugando a possibilidade do autor, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, optar por propor a demanda no foro de sua escolha e, atentando-se que a ação contra o INPI, nos termos acima referidos pode ser proposta na sede do domicílio do autor (esta Subseção), entendo que a ação proposta perante este Juízo, por opção do autor, deve aqui prosseguir, descabendo falar-se em declinação da competência na forma postulada pela empresa ré. Assim, fixo a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da demanda pelas razões acima expostas. 2. Do mérito propriamente dito O julgamento antecipado do mérito se mostra de rigor, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, além das documentais já juntadas aos autos, tudo na forma do art. 355, inciso I do CPC. Busca a parte autora decisão judicial para declarar a nulidade das decisões administrativas proferidas pelo INPI que indeferiram o pedido de registro da marca “SHIELD Controle de Pragas” com a consequente determinação do registro marcário, diante dos evidentes graus de distinção com a marca anterior “PROSHIELD”, motivo do indeferimento do INPI. A seu turno, o INPI e a empresa detentora da marca anterior se opuseram ao pedido da parte autora, tudo nos termos do relatório supra. Pois bem. A propriedade industrial, espécie do gênero propriedade intelectual, tem previsão expressa no rol de direitos fundamentais (art. 5º, XXIX, da CF), sendo regulamentada pela Lei nº 9.279/96, que dispõe: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] III - concessão de registro de marca; Outrossim, nos termos da Lei n. 9.279/96, “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Conforme Manual de Marcas do INPI (acesso em 21/09/2023 – site: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca ) - “Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Quanto à forma de apresentação, as marcas podem ser classificadas como nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Eis as definições constantes do Manual citado: Marca Nominativa Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Marca Figurativa Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por: Desenho, imagem, figura e/ou símbolo; Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc; Ideogramas, tais como o japonês e o chinês. Marca Mista Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada. Marca Tridimensional Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico. Quanto aos princípios que regem o direito de marcas, o Manual lista três: territorialidade, especialidade e sistema atributivo. 2.4.1 Territorialidade O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada. Para marcas notoriamente conhecidas, há exceção a esse princípio, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris, conforme norma contida no art. 126 da LPI. 2.4.2 Especialidade A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. Como exceção a esse princípio, temos a regra disposta no art. 125 da LPI (marcas de alto renome). 2.4.3 Sistema atributivo O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade. Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior Como exceção a esse princípio, há a norma estatuída pelo art. 129, §1º da LPI. (usuário anterior) Quanto a essas questões, cabe mencionar que as formas de proteção conferidas ao nome empresarial e à marca não se confundem. O nome empresarial é a identificação do empresário ou da sociedade empresária; o seu registro é feito na Junta Comercial e garante o uso exclusivo do nome dentro do respectivo Estado, salvo registro nas Juntas dos demais Estados. Já a marca é a identificação de um produto ou serviço. O seu registro é feito no INPI e ele confere a sua propriedade, dentro dos limites temporais previstos, e assegura o seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos explicitados (Lei e Manual citados). No caso presente, o pedido de registro de marca foi depositado perante o INPI, sob o n. 918353483 – SHIELD CONTROLE DE PRAGAS. Esse pedido foi indeferido, sob as seguintes fundamentações (v. ID 243575461): Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 910074283 (PROSHIELD). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Inserida na especificação a ressalva ?exceto para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura?, para melhor adequação à classe reivindicada.; O INPI, em síntese, sustentou que o ato administrativo negatório está correto, vez que o sinal marcário “SHIELD CONTROLE DE PRAGAS” segundo sua área técnica, é “evidente que o termo SHIELD” possui destaque gráfico em relação aos demais elementos do conjunto marcário da marca da autora, na medida em que se encontra centralizado neste conjunto e escrito com letras maiores do que os demais termos verbais. Assim, essa expressão consiste no elemento principal de identificação da marca depositada pela empresa autora perante o público consumidor. Que esse elemento terá preponderância sobre os demais elementos componentes do signo, pois será por ele que o público consumidor se referirá quando relacionar os serviços ao seu provedor. Aduziu, ainda, que é evidente que o termo “SHIELD” é reproduzido com acréscimo na marca “PROSHIELD”, sem que o prefixo PRO desvirtue o significado ou pronúncia do termo SHIELD. Referiu que os aspectos fonéticos e ideológicos são fundamentais no exame marcário e que não há significativa distintividade entre a marca júnior – SHIELD Controle de Pragas frente à marca sênior – PROSHIELD. Mencionou, ainda, certo grau de afinidade entre os serviços assinalados pelos signos conflitantes. A empresa com a marca anterior referendou as insurgências do INPI. Pois bem. O ato negatório se baseou na seguinte fundamentação legal – art. 124, XIX da LPI. Referido dispositivo legal traz a seguinte regra: “Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (grifei) Antes de mais nada, cabe, neste momento, reapresentar as marcas da autora e da empresa com marca anterior a fim de se perquirir a efetiva existência de identidade/semelhança para se averiguar a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas. Reproduzo o quanto trazido aos autos: O Manual do INPI, já citado nesta decisão, nos dá um norte para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, no tocante ao cotejo de sinais/signos. Devem-se observar os seguintes quesitos: A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto; e (destaquei) Se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo, ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos. Outrossim, a fim de aferir afinidade mercadológica, segundo o Manual do INPI, devem-se observar as seguintes características: a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.). b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação. c) Complementariedade: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro. d) Concorrência ou permutabilidade: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo. e) Canais de distribuição: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si. f) Público-alvo: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral. g) Grau de atenção: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento. O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado. h) Origem habitual: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico. O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram. Analisando todos esses requisitos e, também, a legislação, bem como a jurisprudência em relação a marcas, tenho que a mera semelhança fonética e gráfica entre os sinais não é bastante, por si só, para configurar a impossibilidade de registro. É imprescindível que as semelhanças sejam capazes de GERAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDAS (nos termos do art. 124, XIX, parte final), corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu público-alvo pela associação com a marca anterior. No caso em tela, com todas as venias aos técnicos do INPI e à empresa com a marca anterior, não me parece que a marca da empresa autora possa gerar qualquer dúvida/confusão ou associação indevida. Primeiro, ainda que ambas as marcas utilizem a palavra SHIELD, os conjuntos marcários/signos, levando-se em consideração a junção dos elementos nominativos e figurativos das marcas mistas, NÃO se confundem. Ao contrário, visualmente são bem díspares, notadamente quanto aos aspectos figurativos. No tocante à descrição das atividades da empresa, a autora descreveu o seguinte: “Imunização e controle de pragas urbanas, serviços relacionados a controle de pragas (exceto para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura); dedetização”. A empresa corré descreveu suas atividades: “Desratização; Instalação e reparo de alarme antifurto; Instalação e reparo de alarmes de incêndio; Instalação e reparo de aparelhos elétricos; Limpeza de fachada de edificações; Limpeza de interiores de edifícios; Manutenção de piscinas; Conservação de campo de esporte; Conservação de piscina para a prática de esporte; Desinfecção e limpeza de piscina; Manutenção de equipamentos elétricos; Zelador; Reparo de linhas de transmissão de energia; Reparo de fechaduras de segurança”. Assim, em que pesem as empresas atuarem no ramo de prestação de serviços e haver um ponto em comum (controle de pragas urbanas e desratização), é do senso comum que o mercado consumidor desse tipo de serviço tem um grau de atenção elevado. Ora, não são serviços contratados pelos consumidores diariamente. Os serviços exigem um grau de atenção elevado, vez que envolvem valores, de certa maneira consideráveis, e envolve riscos, de modo que o público alvo padrão sempre busca informações adicionais sobre os produtos e serviços que serão realizados. É um mercado bem específico. Ademais, o mercado relevante para as empresas se mostra notoriamente distinto. A empresa autora tem nítida atuação centrada neste urbe e a empresa ré na cidade de São Paulo. Assim, embora seja, de fato, inafastável a colidência de parte dos elementos nominativos (ambas as empresas utilizam a palavra SHIELD), confrontados os conjuntos marcários, em seu contexto, bem como analisados os sinais marcários do ponto de vista mercadológico, sob os influxos dos elementos dos canais de distribuição (verificação, no caso, da região em que situados os estabelecimentos), público-alvo e grau de atenção do consumidor (quando da aquisição dos serviços, no caso concreto, não é crível que o consumidor seja levado à confusão ao contratar os serviços da empresa SHIELD Controle de Pragas, sediada em São Carlos/SP, dos serviços da empresa PROSHIELD, sediada em São Paulo/Capital, vez que quando da contratação desses serviços não há se falar em baixo grau de atenção do público-alvo porque não são serviços utilizados diariamente, notadamente pelo fato de exigirem certo grau de planejamento). Além disso, é notória a diferença gráfica e fonética das marcas. Vê-se, por fim, que a marca da autora foi posta na Classe de Nice Versão 11-0, enquanto a da empresa ré na Versão 10-0, cf. demonstram imagens coladas na contestação. Por tudo isso, tenho que desrazoável o indeferimento do registro da marca “SHIELD Controle de Pragas apenas pelo fundamento da existência da marca anterior “PROSHIELD”. A meu ver não há suscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos exigidos pelo art. 124, inciso XIX da Lei n. 9.279/96, com aplicação dos critérios acima transcritos. No sentido do quanto decidido, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor. 2. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 4. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz do princípio da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Por fim, não pode passar despercebido pelo Juízo o quanto informado pela autora de que atua no mercado desde 2017, ou seja, sua marca convive com a marca da corré há mais de 6 anos e a empresa corré não trouxe nenhum fato ou evento a demonstrar a impossibilidade de coexistência entre os registros durante esse período. Em sendo assim, esse fato TAMBÉM corrobora o entendimento da desrazoabilidade da decisão administrativa referente ao indeferimento do pedido da autora. De todo o explanado, entendo que o pedido de registro de marca “SHIELD Controle de Pragas” têm elementos e características que permitem suficientemente a distinção da marca “PROSHIELD”, de modo que há nítida possibilidade de convivência harmônica entre as marcas, não havendo risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor. Assim, a procedência do pedido da parte autora é medida que se impõe. III – Dispositivo Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pela parte autora SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a nulidade da decisão de indeferimento do registro da marca “SHIELD Controle de Pragas”, referente ao processo de registro n. 918353483, ficando o INPI CONDENADO em promover os atos necessários ao registro da marca, nos termos solicitados, publicando na Revista de Propriedade Industrial (RPI) a concessão do pedido de marca realizado pela autora, abrindo, se o caso, prazo legal para o pagamento das taxas para a expedição de certificado de registro e proteção, se ainda não pago. Em razão da sucumbência, CONDENO o INPI e restituir à autora as custas despendidas em ambos os processos, devidamente corrigidas, bem como honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de cada processo, devidamente corrigido. Isento a PROSHIELD SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. Ainda que esta sentença não tenha como condenação valor certo e líquido, é certo que, por estimativa, o valor do proveito econômico a ser obtido pelo quanto julgado não ultrapassará o parâmetro de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, ante este contexto fático processual, não há que se falar em remessa necessária dos autos à instância superior. Havendo interposição de apelação pelas partes, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal (art. 1010 do CPC). Caso suscitadas questões preliminares em contrarrazões, intime-se a parte contrária para manifestar-se a respeito, nos termos do artigo 1009, parágrafo 2º CPC. Após, remetam-se os autos eletrônicos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Por fim, embargos de declaração que fujam das estreitas hipóteses legais e pedido de reconsideração, por não ter previsão legal, poderão ser sancionados. O entendimento motivado do magistrado pode ser questionado, mas o meio adequado é outro. Multa processual não é isentada pelo manto da gratuidade ou imunidade. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada no PJe. São Carlos, data registrada no sistema. (assinado eletronicamente) Juíza Federal

25/10/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO REQUERENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO SASSO GARCIA FILHO - SP115335, ELAINE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - SP268918 REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DECISÃO PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 5000230-51.2022.4.03.6115 - 2ª Vara Federal de São Carlos-SP Trata-se de ação pelo procedimento comum movida por SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 26.384.215/0001-47, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), objetivando, em resumo, obtenção de ordem judicial para os fins se declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca “Shield Controle de Pragas Ltda”, com consequente ordem ao INPI para seja procedido ao registro do nome da marca da autora sem qualquer embaraço, limitação ou restrição A autora, em relação à situação fática, aduz que é empresa constituída no ano de 2017, com sede na cidade e comarca de São Carlos/SP na rua Marechal Deodoro, n. 2898, inscrita no CNPJ sob o n. 26.384.215/0001-47, e tem por objeto o “controle e gestão de vetores de pragas urbanas em ambientes residenciais, comerciais, rurais, industriais, silos e containers”, bem como “prestação de serviços de tratamentos fitossanitários e quarentenários em embalagens de madeira e produtos agrícolas em geral, serviços de limpeza e tratamento de piso e desinfecção de caixas d´água e também efetua limpeza geral no interior de prédios, manutenção, disposição de lixo e serviços relacionados à conservação de instalações em geral”. Relata que, em 20/10/2019, solicitou perante o INPE o reconhecimento e registro de sua marca mas foi surpreendida com o indeferimento do pedido ao fundamento de que “a marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do artigo 124 da LPI”, indicando a empresa ProShield Serviços e Monitoramento EIRELI como exemplo. Alega que a manutenção da marca “Shield Controle de Pragas Ltda.”, no caso em tela, é crucial para a perenização do negócio da autora, eis que eventual troca de nome neste momento lhe seria bastante nociva por já ser conhecida no mercado em que atua. Sustenta que o radical “Shield” já foi considerado pelo próprio INPI como elemento nominativo de uso comum, e, em consequência, vedada a exclusividade de uso para qualquer titular. Refere que, conforme pesquisa no site do INPI, o radical “Shield” já foi deferido 37 (trinta e sete) outras vezes. Alega que o nome Shield Controle de Pragas Ltda. é conjunto formado por elementos de uso comum “Shield”, aliado a outros signos distintivos e originais, o que afasta a possibilidade de confusão com outra marca que eventualmente possua este mesmo radical em seu nome. Sustenta, portanto, a ilegalidade da decisão administrativa, eis que, já tendo sido deferido o uso de tal radical outras 37 vezes, não se revela legítimo o indeferimento de seu pleito em afronta à equidade, além de não ter sido observado o princípio da especificidade, que possibilita convivência harmoniosa com outras marcas que possuam o mesmo radical, especialmente porque operam em mercados completamente diversos. Relata que a empresa ProShield Serviços e Monitoramento Eireli tem mercado explorado completamente diverso e é localizada em São Paulo. Entende que o princípio da anterioridade, quando aplicado indiscriminadamente, gera privilégio não legítimo. À inicial, juntou documentos (ID 243574638 e anexos). Citado, o INPI apresentou defesa. Sustenta, em preliminar, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Pro Shield Serviços e Monitoramento Ltda., CNPJ 17.708.216/0001-09, e, no mérito, defendeu o ato administrativo negatório proferido, pugnando pela improcedência da demanda (ID 252558375). Réplica (ID 256168468). Vieram os autos conclusos para sentença. DECIDO. Converto o julgamento em diligência. Os autos não se encontram maduros para julgamento. Discute a parte autora a anulação da decisão administrativa que indeferiu seu pedido de registro de marca. Outrossim, o âmago da decisão administrativa faz referência de haver risco de confusão ou associação indevida com outra marca já registrada anteriormente dentro do segmento mercadológico indicado nos autos. Nesses termos, a despeito de se tratar de um interesse jurídico eventual, ou seja, uma possibilidade e não uma certeza, o titular do registro tido como impeditivo deve, obrigatoriamente, figurar no polo passivo da demanda, pois é litisconsorte necessário, uma vez que há inequívoca possibilidade de que eventual decisão a ser proferida nos autos, ainda que por via reflexa, possa vir a atingir o direito do titular da marca registrada anteriormente. Aliás, na III Jornada de Direito Comercial do CJF foi emitido o enunciado n. 111, com o seguinte teor: Número 111 Enunciado Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC. A justifica do enunciado foi assim resumida: “Justificativa A inclusão do titular do registro tido pelo INPI como anterioridade impeditiva ao registro de uma marca, no polo passivo da demanda que questiona o ato de indeferimento, decorre da possibilidade inequívoca de que eventual decisão a ser proferida no processo judicial, ainda que por via reflexa, possa vir a atingir o direito do titular daquela anterioridade. A presença do titular da anterioridade impeditiva, como réu, desde o início da demanda, ou por meio de inclusão posterior determinada judicialmente, na qualidade de partícipe processual, tem o condão, de um lado, de permitir sua proteção, ao dar-lhe ciência da demanda proposta, sob pena de nulidade da sentença, e, ao mesmo tempo, de traçar os contornos e os limites da propriedade imaterial expressa em seu registro marcário. Há, portanto, manifesto interesse jurídico na integração do titular da anterioridade mencionada como impeditiva pelo INPI de integrar o polo passivo da demanda.” Logo, havendo possibilidade de a decisão judicial influenciar na esfera jurídica do titular da marca anteriormente registrada, tenho que ele deve ser formalmente citado para figurar no polo passivo da relação processual, na condição de litisconsorte passivo necessário. Nesses termos, com fulcro no art. 115, parágrafo único do CPC, tendo em vista tratar-se de caso de litisconsórcio passivo necessário, determino que a parte autora emende a inicial na forma supra, requerendo a citação do titular da marca anteriormente registrada, qualificando-o devidamente, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Com a indicação, promova-se a devida citação para os termos da demanda. Intimem-se. São Carlos, data registrada no sistema. (assinado eletronicamente)

28/11/2022, 00:00

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Baixa Definitiva

Publicação

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Julgamento em Diligência

Conclusão (para despacho)

Publicação

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